Las visiones contrapuestas de las autoridades estadounidenses sobre patent holdup y el derecho de competencia

Carl Shapiro y Mark A. Lemley son dos reconocidos expertos en materia de competencia y propiedad intelectual. Shapiro es profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley y Lemley es profesor de Derecho en la Universidad de Stanford. Ambos autores cuentan con múltiples publicaciones sobre libre competencia en relación a mercados tecnológicos, innovación y propiedad intelectual. En esta última área, ambos han escrito varios papers en co-autoría sobre el derecho de patentes y el rol del derecho de la competencia en su limitación: Probabilistic Patents (2005), Patent Holdup and Royalty Stacking (2007), y A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents (2013) son algunos ejemplos.

En su más reciente paper titulado The Role Of Antitrust In Preventing Patent Holdup (2020), los autores volvieron a trabajar juntos para analizar qué lugar le cabe al derecho de competencia en la solución de casos de patent holdup. El trabajo presenta una crítica importante a la postura que ha adoptado últimamente el Department of Justice en Estados Unidos (DoJ) sobre esta materia, en comparación al enfoque asumido por el otro organismo antimonopolio estadounidense, la Federal Trade Commission (FTC), sobre el mismo asunto.

En esta nota reseñamos brevemente las principales ideas expuestas por Shapiro y Lemley en su artículo.

¿Qué es el patent holdup?

En nuestro idioma, esta expresión no tiene una traducción específica y no existe una definición única en la literatura económica. Sin embargo, en términos sencillos, para Shapiro y Lemley el patent holdup da cuenta de aquellos casos en que el titular de una patente puede obtener royalties (pagos) excesivamente altos al hacer valer su patente contra los productos de otra compañía porque la forma más eficiente de esa compañía para desarrollar, fabricar y vender esos productos implica inversiones que no se pueden reasignar fácilmente a productos que no infrinjan la mencionada patente.

Es decir, el valor del holdup equivale al valor adicional del royalty que el titular de la patente puede cobrar a una empresa después de que esta ha realizado inversiones irreversibles para implementar la tecnología patentada.

El patent hodlup es una aplicación específica dentro de una teoría económica más general sobre el problema del holdup. Esta propone que la parte de un negocio o contrato que realiza inversiones con un alto costo hundido que son específicas respecto de un negocio con otra empresa, queda vulnerable frente a la explotación o actitud oportunista de esta última, al no poder reasignar dichas inversiones a otros negocios.

Este tipo de relación cambia entonces el escenario competitivo: la competencia ex ante puede ser remplazada por una posición monopólica ex post surgida justamente a partir de estas inversiones inflexibles. Un ejemplo clásico de esta situación se da cuando un cliente importante de un proveedor de insumos especializados que invirtió en una maquinaria específica para atender a ese cliente, es capaz de asumir una actitud oportunista (por ejemplo, pagar menos por esos insumos) debido a las inversiones irreversibles realizadas por su proveedor.

El problema del holdup, indican Shapiro y Lemley, es que, en teoría, podría conllevar variados costos sociales. Por ejemplo, los costos asociados a las vías de protección jurídica para limitar el holdup (comúnmente a través de contratos a largo plazo). Pero, de mayor relevancia, serían los costos implicados en relaciones donde la parte sujeta al holdup no se ha protegido completamente y por tanto pueden surgir actitudes oportunistas de la otra parte para obtener rentas excesivas y disminuir los incentivos para la innovación e inversión.

En la medida en que la parte más vulnerable tiene incentivos para protegerse a sí misma de la explotación ex post a la que se podría ver sometida, la ciencia económica ha logrado identificar, con el paso de los años, aquellos mecanismos que facilitan dicha protección. La integración vertical que fusione los intereses de ambas partes en una sola empresa, el diseño y uso de contratos a largo plazo que protejan a la parte vulnerable y realizar inversiones más flexibles son tres vías que podrían resultar útiles para tales efectos.

El problema es que cada uno de estos mecanismos implica costos importantes. Por lo demás, para casos de patent holdup muchas de estas vías simplemente no son una alternativa.

Siguiendo la teoría general del holdup, los casos específicos de patent holdup aumentan su riesgo cuando una de las partes desarrolla un producto que podría más tarde infringir la patente del licenciante, y cuando el desarrollo eficiente de ese nuevo producto requiere realizar inversiones sustanciales que son específicas respecto a esa patente.

El riesgo, más que el licenciante busque una orden judicial para bloquear el desarrollo del producto por infracción de la patente, es el pago de royalties excesivamente altos por parte del licenciatario, que no se correspondan con el valor intrínseco de la patente sino con una explotación de las inversiones irreversibles hechas por el licenciatario.

El patent holdup en mercados tecnológicos

Para Shapiro y Lemley, prevenir el patent holdup es fundamental para promover el crecimiento económico, especialmente en industrias que experimentan progresos tecnológicos rápidos –como las de tecnologías de la información y telecomunicaciones-.

En dichos sectores, usualmente se crean Standard-Essential Patents (SEPs), es decir, patentes que cubren una invención que debe utilizarse para cumplir con un determinado estándar técnico exigido dentro de una industria. Un ejemplo son las patentes sobre tecnologías que se incorporan a dispositivos de telefonía móvil para compatibilizarlos con un determinado protocolo estandarizado de transmisión de datos y voz (3G, 4G o 5G), como las que detenta la empresa Qualcomm.

Las SEPs normalmente implican la presencia de grandes inversiones específicas de ciertas empresas respecto de dicho estándar patentado (así, en el ejemplo señalado, las empresas de dispositivos móviles deben realizar inversiones para adquirir o fabricar chips compatibles con los estándares patentados de la industria), y, por lo tanto, los riesgos de patent holdup son particularmente altos.

En estos contextos, explican Shapiro y Lemley, la gran mayoría de los casos de holdup involucran patentes descubiertas solo después de que se realiza la inversión (las que en industrias tecnológicas existen en cantidades considerables). Allí, el hecho de que el titular pueda argumentar que su patente cubre la inversión específica ya realizada es lo que da lugar al problema del holdup.

La imposibilidad de detectar patentes claras y específicas ex ante explicaría por qué en este tipo de industrias (a diferencia de otros sectores) los mecanismos que usualmente sirven a las empresas para protegerse del holdup (como sería, por ejemplo, adquirir la patente en cuestión, firmar contratos de largo plazo con el licenciante o mantener cierto grado de flexibilidad sobre los productos) no funcionan bien o son demasiado onerosos.

De hecho, en las industrias de high-tech donde abundan las SEPs, las empresas han tenido que recurrir a las Standar Settting Organizations (SSOs) -alianzas nacionales e internacionales entre los miembros de una industria para promover y desarrollar el uso de estándares técnicos- para prevenir casos de holdup. Al alero de estas asociaciones, los titulares de patentes declaradas esenciales se han obligado a otorgar licencias en términos y condiciones “justas, razonables y no discriminatorias” (FRAND).

Según explican Shapiro y Lemley, existiría un amplio consenso en que el propósito principal de estos compromisos es prevenir el patent holdup, al garantizar que las partes que buscan fabricar, usar o vender productos bajo el estándar patentado puedan hacerlo, siempre que paguen royalties razonables.

En este contexto, los autores destacan los considerables avances que han realizado las cortes y organismos antimonopolios en EE.UU. en los últimos años para prevenir el patent holdup y entender el rol crítico que juegan los compromisos FRAND para dicho propósito. Entre ellos, se encuentra la decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre el caso eBay Inc. v. MercExchange (2006) (que revirtió el precedente que otorgaba órdenes judiciales automáticas en favor de titulares de patentes que alegaban una infracción) y la sentencia del Circuito Federal en el caso Ericsson v. D-Link Systems, Inc. (2014) (cuando el titular de una patente SEP ha prometido licenciar en términos FRAND, los “royalties razonables» deben reflejar el valor incremental de la invención patentada antes de su inclusión en un estándar de la industria y no el valor asociado con la estandarización).

¿Qué rol le cabe a la libre competencia?

Shapiro y Lemley no postulan al derecho de la competencia como la primera opción para hacer frente a casos de holdup en general y de patent holdup en específico. De hecho, afirman enfáticamente que el derecho de contratos y de propiedad intelectual deberían ser los métodos primarios para resolver este tipo de asuntos.

A la normativa de competencia sólo le correspondería complementar estas otras áreas del derecho y no sustituirlas: “la legislación antimonopolio debe tener cuidado de no obstaculizar las soluciones privadas al problema del holdup”, afirman los expertos.

Sin embargo, cuando el holdup tiene efectos en el mercado que causan daños a terceros (incluidos los consumidores), para Shapiro y Lemley, la normativa de competencia tendría un papel que desempeñar en su prevención. En casos de patent holdup, esto podría ocurrir particularmente cuando el titular de la patente incumple sus compromisos previos (por ejemplo, de licenciar sus patentes en términos FRAND) o utiliza SEPs para restringir la competencia en mercados adyacentes.

La crítica al DoJ

Para Shapiro y Lemley, desafortunadamente, la aplicación de las leyes antimonopolio para prevenir casos de patent holdup actualmente correría el riesgo de volverse menos efectiva debido a las posiciones políticas que actualmente ha adoptado el DoJ.

Durante muchos años el DoJ y la FTC respaldaron el rol que cumplen las SSOs para compatibilizar estándares y hacer cumplir políticas de patentes razonables dentro de las industrias, dado que, en último término, estas promoverían la competencia y beneficiarían a los consumidores.

Sin embargo, al poco tiempo de asumir su cargo en 2017, el actual jefe de la división antimonopolios del DoJ, Makan Delrahim, anunció un giro en sentido contrario a la opinión del DoJ sobre esta materia: no sólo debiera abandonarse la aplicación del derecho de competencia contra los propietarios de SEPs que incumplen sus compromisos FRAND, sino que, además, existiría un riesgo antimonopolio cuando los SSOs hacen valer dichos compromisos en contra de los titulares de patentes. Los autores recalcan y critican este punto fuertemente en su trabajo.

Efectivamente, Delrahim ha manifestado en diferentes discursos esta postura. En primer lugar, para Delrahim, el problema del patent holdout (cuando los propietarios de patentes se ven privados de los frutos de sus inversiones por las empresas que copian su tecnología, pero se niegan a pagar) presenta una amenaza más seria que el patent holdup.

A juicio de Shapiro y Lemley, esta idea no tendría sustento empírico: entre el 95% y el 99% de los demandados por patentes en industrias tecnológicas no están copiando nada, sino que son meros inventores independientes. Además, la recompensa para un inventor debería estar basada en el valor incremental de su innovación y no en la cantidad de dinero gastado o el riesgo involucrado en su creación.

Delrahim también ha afirmado que el derecho de competencia no debería usarse para fiscalizar los compromisos FRAND asumidos por los titulares de patentes frente a sus respectivas SSOs. La posición del DoJ contempla intervenir desde el derecho de competencia en esta materia, pero, según recalcan los autores, para apoyar a aquellos titulares de patentes que no cumplen sus compromisos FRAND. Según Delrahim, las SSOs no deberían convertirse en vehículos para acciones concertadas de los participantes del mercado para incorporar un estándar a favor de los implementadores de esas patentes, porque esto puede reducir los incentivos para innovar y fomentar el patent holdout.

Esto no se ha quedado en meras declaraciones de intención. De hecho, los autores reseñan una serie de acciones positivas que ha tomado el DoJ en dicho sentido.  Por ejemplo, en 2018 el DoJ envió una carta al Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) comunicando su escepticismo ante reglas o compromisos FRAND que impongan las SSOs sobre los titulares de patentes.

Pero el ejemplo más notable para los autores son los escritos que presentó el DoJ atacando la postura de su agencia hermana, la FTC, en su acusación contra la empresa Qualcomm por, entre otras cosas, incumplir sus compromisos FRAND para con sus licenciatarios (un análisis de la controversia entre ambas autoridades y de la sentencia de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito que finalmente le dio la razón a Qualcomm, aquí).

Como demuestra el caso Qualcomm, la FTC ha mantenido su opinión favorable sobre el rol que cumplen las SSOs y los compromisos FRAND para prevenir casos patent holdup.  Así, afirman Shapiro y Lemley “ahora hay una enorme brecha entre el Departamento de Justicia y la FTC en estos temas”.

Según los autores, la nueva posición del DoJ parece sustentarse en la literatura errada sobre el patent holdout y aquella que ha sostenido que el patent holdup no es un problema real o significativo (esta última, severamente descartada por ambos expertos al basarse en evidencia empírica errada y estar financiada en buena parte por el mismo Qualcomm y otros titulares de patentes). “Las nuevas políticas de la División Antimonopolio corren el riesgo de deshacer el progreso que los tribunales y los SSOs han logrado respecto al holdup de SEPs” afirman Shapiro y Lemley.

A juicio de los autores, no se necesitaría el derecho de competencia si el derecho de patentes o de contratos hicieran cumplir efectivamente las soluciones privadas (compromisos FRAND) que han desarrollado las SSOs para prevenir el problema del holdup. El derecho de competencia tendría que intervenir, sin embargo, en la medida en que estas otras áreas no sean capaces de resolver el problema y que el incumplimiento de los compromisos FRAND (que permita a los titulares de patentes cobrar royalties excesivamente altos) pueda afectar en último término a los consumidores.

En este sentido, Shapiro y Lemley relevan la incoherencia tras el hecho de que al amenazar con perseguir a las SSOs que intenten hacer cumplir los compromisos FRAND contra los titulares de patentes, el DoJ estaría menoscabando las soluciones contractuales que resolverían el problema sin recurrir al derecho antitrust.

Irónicamente, señalan los autores, esta postura contra las SSOs y las políticas FRAND en realidad podrían requerir más (y no menos) intervención antimonopolio para proteger a los mercados del patent holdup.

Enlaces relacionados:

The Role of Antitrust in Preventing Patent Holdup – Carl Shapiro y Mark A. Lemley. Ver aquí