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Primero, un spoiler: mi respuesta a la pregunta del título de la columna es que el TDLC debería poder (y sostengo que puede) realizar un análisis más sustantivo para evaluar la verosimilitud técnica de un claim asociado a una patente (i.e., carta, acción judicial), en comparación al meramente lógico-formal aplicado en el caso PMP. Esto pues, desde un punto de vista sistémico, el riesgo de no conducir este tipo de análisis es tolerar más errores tipo II, es decir, dejar de sancionar casos de abuso de posición dominante consistentes en la “instrumentalización” de patentes (patent misuse).
Segundo, un disclaimer: nada de lo dicho en esta columna busca prejuzgar o dar una opinión sobre el resultado del caso PMP (ni su futuro procesal). En cambio, lo que se busca es tomar como ejemplo dicho caso para reflexionar acerca de una cuestión más abstracta: la forma en que el TDLC debería lidiar con los casos de patentes (y la propiedad intelectual en general).
Veamos ahora las premisas de esta conclusión.
«El “ancho camino del medio” es que el TDLC, sin entrar a analizar derechamente la infracción, sí pueda revisar el contenido de una patente para efectos de realizar un examen de verosimilitud técnica de las aseveraciones contenidas en una carta de advertencia o el fundamento de una acción judicial de PI. Dicho examen, que sobrepasa el meramente lógico-formal (…), permitiría que el sistema de libre competencia capture aquellos casos en que existe cierto grado de claridad de que el demandado está instrumentalizando su patente para excluir productos no competidores».
El caso “típico” de libre competencia sobre propiedad intelectual/industrial (“PI”) consiste en que una empresa demanda a otra ante la autoridad de competencia, alegando que ha abusado de su derecho de PI. Estos abusos pueden consistir en tratar de eliminar del mercado a un producto sustituto no-infractor a través de cartas de advertencia o acciones judiciales (fin exclusorio), o bien, cobrar royalties excesivos por otorgar su licenciamiento (fin explotativo) (First, 2016).
Desde un punto de vista conceptual, para resolver estos casos, la autoridad de competencia debería realizar un análisis sustantivo del alcance del derecho de PI. Este análisis estaría orientado a determinar si acaso la conducta del demandado: (i) se enmarca en la órbita de dicho derecho (tratándose así de un uso legítimo del poder de mercado que confiere la PI), o bien, (ii) excede dicha órbita y, en consecuencia, constituye un abuso de poder de mercado.
Pero esta solución conceptual entra en tensión con la actual distribución de competencias entre tribunales. En general, los tribunales de competencia no son los órganos competentes para declarar la infracción civil de una patente. En el caso de Chile, dichos órganos son los tribunales ordinarios (y no porque una norma así lo declare expresamente, sino porque es la regla procesal-orgánica por default). Esto ha llevado a una parte de la jurisprudencia a concluir que la autoridad de libre competencia se encuentra impedida de realizar juicios que supongan un examen jurídico-técnico del alcance de una patente. Ello en el entendido de que la realización de dicho examen implicaría inmiscuirse en la competencia de otro órgano (además del riesgo de terminar en sentencias contradictorias).
El precedente más representativo (y, en mi opinión, desafortunado) de este criterio es la sentencia dictada por la Corte Suprema (“CS”) en el caso “Trefimet”, que revocó la Sentencia N°164/2018 del TDLC (ver nota CeCo). Cabe recordar que, en su sentencia, el TDLC sí realizó un análisis -aunque sea superficial- del contenido de la patente del demandado, con el fin de examinar si acaso las aseveraciones hechas en una carta de advertencia tenían o no sustento. Así, por ejemplo, contrastó dichas aseveraciones con ciertos informes técnicos que analizaban el producto supuestamente infractor (Cs. 18-20). Pues bien, la CS revocó reprochando que los argumentos del TDLC “recaen en un asunto jurídico, de derecho, no fáctico, alejándose del ámbito de su competencia e idoneidad, al referirse a la plausibilidad de la infracción a la Ley Nº 19.039 que fue imputada a don Oscar Morales, asunto entregado por el legislador al conocimiento y resolución de un órgano jurisdiccional especial e independiente, consistente en el Tribunal de Propiedad Industrial” (C. 16).
Por lo pronto, cabe advertir que el razonamiento de la CS adolece de un claro error de derecho, pues el órgano competente para conocer de la infracción de un derecho de PI son los tribunales ordinarios. Me parece que este error no es baladí, pues de alguna forma la (falsa) creencia de que el conocimiento de las infracciones de PI se encuentra entregado a una judicatura especializada en parte podría haber inspirado el ánimo de la CS de construir una zanja para separar la libre competencia de la PI.
Lo cierto es que los tribunales civiles no tienen conocimientos especializados en PI, de modo tal que no existe ninguna diferencia de know-how entre ellos y el TDLC en esta materia. Otra cosa cierta es que los tribunales civiles, en su rol de resolver casos de infracción de PI, no velan -ni deben velar- por la libre competencia. Por ejemplo, no miden el poder de mercado del titular del derecho ni tampoco consideran la “responsabilidad especial” (más exigente) que pesaría sobre la empresa que cuenta con una posición dominante (estándar expresamente reconocido en el C. 105 de la sentencia de PMP). Esto significa, entre otras cosas, que una sentencia que rechaza una demanda de infracción de patente no lleva aparejada ninguna sanción para el demandante (solo las eventuales -e inusuales- costas del juicio), aun cuando su conducta bien podría haber afectado el proceso competitivo y el bienestar del consumidor (p. ej., obstaculizando la entrada o la innovación).
Entonces, bajo el esquema del fallo Trefimet de la CS, cabe preguntarse ¿quién controla los efectos anticompetitivos de los casos de instrumentalización de patentes?
Lo ya explicado es el contexto para opinar sobre la sentencia más reciente dictada por el TDLC en este tipo de casos (la N°192), de fecha 23 de mayo de 2024 (“caso PMP”). En ella, al TDLC le tocó analizar una carta de advertencia enviada a CODELCO (potencial cliente del demandante y demandado), junto con un entramado de acciones judiciales fundadas en infracciones de patentes y marcas presentadas por el demandado contra el demandante.
Acaso por el reproche formulado por la CS en la revocación de Trefimet, el TDLC advirtió una y otra vez que no era su competencia analizar el mérito de las patentes involucradas (p. ej., Cs. 15, 108, 113, 134). Así, según el propio tribunal, el análisis a realizar “no se referirá al conflicto de patentes suscitado entre las partes, ya sea respecto de su mérito o eventual infracción, al tratarse de una materia que no es competencia de este Tribunal, sino que se centrará en si las prácticas cuestionadas por PMP son o no ilícitas, esto es, si ellas limitan o impiden la entrada de competidores por la vía de acciones judiciales o administrativas que trascienden aquellas razonables para un monopolio que pudiera estar lícitamente protegido por una o varias patentes” (C. 15).
Como se observa, se trata de una tarea difícil. En efecto, ¿cómo se puede determinar si la conducta del titular de una patente es o no lícita (es decir, si se enmarca o no en su derecho de patente), sin siquiera echar un vistazo el ámbito técnico que protege dicha patente?
La aproximación del TDLC en el caso PMP fue aplicar un examen de naturaleza (meramente) lógica-formal. Por ejemplo, evaluó si acaso el conjunto de acciones infraccionales intentadas por el demandado (Geobrugg) se contradecían o no entre ellas (C. 108); si las palabras utilizadas en las cartas de advertencia eran asertivas o condicionales (C. 114); y si existían o no sentencias de infracción de patentes ya dictadas (C. 115). De esta forma, el TDLC evitó involucrarse en un examen técnico de la patente (como se lo pidió la CS en el caso Trefimet), a la vez que pudo realizar algún control sobre el actuar del demandado.
En mi opinión este control es insuficiente. Para proteger tanto la innovación como la competencia es conveniente que el TDLC (y la CS) pueda ir un paso más allá, analizando a lo menos la verosimilitud técnica de un claim de patente (i.e., carta o acción judicial). Para ello y tal como lo haría un tribunal civil, puede hacerse de prueba documental (informes privados), o bien, de informes de peritos designados por el mismo tribunal (para esto podría servir la nómina de peritos de INAPI). Esto, no con el fin de declarar si existe o no infracción, sino que determinar si el demandado ha ejercido su poder de mercado de forma lícita o ilícita, afectando legítima o ilegítimamente la competencia.
Volvamos a lo básico. En términos económicos, las patentes son un mecanismo legal para eliminar productos sustitutos del mercado (aquellos que infringen la patente) para así poder cobrar un precio supra-competitivo. En este sentido, el fin de una patente es siempre “anticompetitivo”, pues busca reducir la intensidad competitiva mientras está vigente. Aceptamos este fin anticompetitivo por una cuestión de eficiencia dinámica: en el largo plazo, la patente permite al agente innovador obtener un retorno a su inversión en I+D, y genera transferencia tecnológica (cuando el conocimiento patentado llega al dominio público).
Ahora bien, cuando una patente se instrumentaliza por parte de un agente con posición dominante, para eliminar productos sustitutos no-infractores (i.e., productos que no implementan las reivindicaciones de la patente), entonces estamos en presencia de una conducta anticompetitiva que debe ser sancionada por el sistema de libre competencia. La pregunta es cómo y en qué momento debería intervenir el sistema de libre competencia.
Esta pregunta abre tres posibles caminos de respuesta: el largo, el corto, y el intermedio (otro spoiler: el que me parece correcto -sorpresa- es el intermedio).
El camino largo es el propuesto por la sentencia de la CS en Trefimet (seguido por el TDLC en PMP). Dado que el TDLC no podría examinar técnicamente una patente, aquel cuya actividad económica es obstaculizada por una carta enviada a su cliente o por una acción judicial abusiva, debería acudir primero a los tribunales civiles (¿a través una demanda de jactancia?; ¿de mera certeza?) para que se declare que no infringe las patentes del demandado. Luego de los 3-5 años que dure el proceso civil (más si se llega hasta la CS), recién ahí podrá ir al TDLC e iniciar una nueva demanda (otros 2-3 años) para que se sancione a la empresa que instrumentalizó su patente. Por supuesto, en este camino la empresa que recibió la carta o la acción judicial no podría desistirse ni llegar a un acuerdo con el demandado en el proceso, pues ello afectaría su pretensión posterior ante el TDLC. Este supuesto es relativamente irreal, pues normalmente las empresas que reciben estas cartas y acciones no son las más grandes ni tienen las espaldas para contratar un equipo de abogados durante 5-6 años.
El camino corto es que el TDLC pueda pronunciarse directamente sobre la infracción de una patente, como premisa para luego sancionar la conducta anticompetitiva. Este camino sería improcedente pues el TDLC no tendría la competencia para resolver las demandas de infracción de patentes según la ley vigente.
El “ancho camino del medio” es que el TDLC, sin entrar a analizar derechamente la infracción, sí pueda revisar el contenido de una patente para efectos de realizar un examen de verosimilitud técnica de las aseveraciones contenidas en una carta de advertencia o el fundamento de una acción judicial de PI. Dicho examen, que sobrepasa el meramente lógico-formal (aplicado en el caso PMP), permitiría que el sistema de libre competencia capture aquellos casos en que existe cierto grado de claridad de que el demandado está instrumentalizando su patente para excluir productos no competidores. Un ejemplo de la aplicación de este estándar de revisión es la sanción de la autoridad de competencia española (CNMC) en contra de Merck por abuso de posición dominante (ver párrs. 114 – 122) (ver nota CeCo).
Ojo: este examen de verosimilitud técnica no podrá capturar los casos difíciles de instrumentalización (que requerirán un análisis más profundo, propio de la sede infraccional), pero sí podrá capturar casos fáciles y de mediana dificultad (que son más de los que puede capturar el estándar del fallo PMP). Esta idea se puede ilustrar con la siguiente matriz:
| Estándar de revisión | Casos de instrumentalización de patente que se detectan | ¿Puede hacerlo el TDLC? |
|---|---|---|
| Lógico-formal | Casos de evidente contradicción lógica (alto nivel de error tipo II) | Sí |
| Verosimilitud técnica | Casos de evidente instrumentalización de la patente (razonable nivel de error tipo II) | Sí |
| Propiamente infraccional | Casos difíciles (no-evidentes) de instrumentalización de la patente (bajo error tipo II) | No |
En primer lugar, un argumento de texto. La misma Ley de Propiedad Industrial (“LPI”) admite que el TDLC pueda declarar licencias no-voluntarias de derechos de PI, cuando el titular de dichos derechos “haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente” (art. 51). Esta norma reconoce que el TDLC puede sancionar directamente a un agente por una práctica anticompetitiva relacionada con una patente (como podría ser una carta de advertencia o una acción judicial sin sustento), sin que para ello se requiera una sentencia civil de infracción previa.
La LPI va aún más lejos: le encarga al TDLC, al momento de declarar la licencia no-voluntaria, fijar: (i) la duración de la licencia, (ii) su alcance, y (iii) la remuneración que debe pagar el licenciatario. Luego, ¿cómo puede el TDLC fijar el alcance y royalty de la licencia de una patente sin realizar un examen técnico de la misma?
En segundo lugar, imagine un caso de abuso de posición dominante de tipo explotativo, consistente en que el titular de la patente está cobrando un royalty demasiado alto por la licencia (ojo: no alto en relación al costo marginal, sino que alto incluso considerando el legítimo retorno de la inversión que promete la patente). Esto típicamente ocurre en casos de “patentes esenciales” que no se sujetan al compromiso “FRAND”, y que son instrumentalizadas por la vía de cobrar royalties que no solo internalizan el costo de la innovación, sino además el mero hecho de que la tecnología protegida por la patente se haya adoptado como un estándar técnico de la industria por razones de compatibilidad e interoperabilidad. En estos casos la autoridad de competencia deberá necesariamente realizar un análisis técnico de la patente para determinar hasta dónde llega el valor de la tecnología y donde comienza el valor de la estandarización (p. ej., Comisión Europea, 2007).
En tercer lugar, en materia de conductas anticompetitivas que constituyen actos de competencia desleal, el TDLC no espera a que los tribunales civiles resuelvan la controversia primero para luego resolver. En cambio, el TDLC suele considerar el concepto de acto de competencia desleal del art. 3° de la Ley 20.169 como insumo para determinar si hay o no un acto que infringe el DL 211 (a pesar de que la aplicación de la Ley 20.169 se encuentra entregada a los jueces civiles). ¿Por qué entonces el TDLC no podría hacer lo mismo con los conceptos jurídicos sobre patentes de la LPI (p. ej., arts. 31 y 49, que se refieren al ámbito de protección de una patente)?
Es cierto que el DL 211 ocupa la expresión “competencia desleal” en su art. 3 inc. 2° letra ‘c’ y, en cambio, no ocupa la palabra “patente”. Sin embargo, no parece sensato que la interfaz entre el sistema de libre competencia y las normativas sectoriales se construya únicamente en base a este paradigma literal. El criterio debería ser más amplio: que el TDLC pueda “navegar” sobre la normativa sectorial en cualquier caso en que su consideración sea necesaria para evaluar la forma en que el demandado ha ejercido su poder de mercado. Por supuesto, esta navegación debe ser cuidadosa y deferente respecto a la especialidad sectorial. Es por eso que el estándar de análisis de patente que se sugiere en esta columna es el de “verosimilitud técnica” y no de “infracción”.
Por último, que el TDLC aplique un análisis de verosimilitud técnica no produce cosa juzgada en una posterior (o paralela) acción de infracción de PI. Esto, por la sencilla razón de que una acción de libre competencia (infracción al DL 211) y una de infracción de patente tienen distinta “cosa pedida” y “causa de pedir” (en los términos del art. 177 del CPC).
*Para un análisis más detallado acerca de los casos (anteriores a PMP) en que el TDLC se ha enfrentado al dilema del que trata esta columna, ver Iglesias y Torres, 2022.
