CeCo | Pacific Mining Parts Chile SpA c. Geobrugg

Decisión íntegra

Decisión TDLC

RESOLUCIÓN Nº192/2024

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A. DEMANDA DE PACIFIC MINING PARTS CHILE SPA

1. A folio 4, el 9 de marzo de 2022, comparece Rodrigo Zarhi Hernández, abogado, en representación de Pacific Mining Parts Chile SpA (“PMP” o la “Demandante”), ambas domiciliadas para estos efectos en Isidora Goyenechea 2939, piso 5, Las Condes, quien deduce demanda por infracción a los incisos primero y segundo letras b) y c) del artículo tercero del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”) contra Geobrugg AG (“Geobrugg Suiza”), representada por Andrea Roth, cuya profesión u oficio se ignora, ambas domiciliadas para estos efectos en Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, Suiza, y su filial Geobrugg Andina SpA (“Geobrugg Chile” y, en conjunto con Geobrugg Suiza, “Geobrugg”), representada por Germán Fischer Díaz, ingeniero civil, ambas domiciliadas para estos efectos en Coronel Pereira 72, Las Condes, solicitando sea acogida la demanda, con costas.

1.1. Indica que en abril de 2018 sostuvo las primeras reuniones con ejecutivos de la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”), en las que esta última le requirió explorar el desarrollo de una cadena de suministro para elementos de fortificación para túneles de minería subterránea, en particular, mallas tejidas de acero de alta resistencia. A esa fecha, el único proveedor de estas mallas para Codelco era Geobrugg, por cuanto existía una patente que restringía su producción, la cual expiró el 2 de febrero de 2019.

1.2. En mayo de 2018, ejecutivos de PMP viajaron a China para evaluar potenciales fabricantes, sosteniendo además reuniones con el equipo de Codelco Shanghai a fin de coordinar el proceso de auditoría y certificación de las fábricas seleccionadas, siendo certificada exitosamente en junio de 2018 la fábrica “Anping County SANQIANG Metal Mesh Products Co., Ltd.”, a partir de lo cual se inició el proceso de ensayos para validar las mallas de PMP, conforme era requerido por Codelco.

1.3. La Demandante afirma que en esta instancia comenzaron a surgir dificultades puesto que, de acuerdo con los protocolos de Codelco, los ensayos solo podían realizarse con el Western Australian School of Mines de Australia (“WASM”), que habría tenido una relación de larga data con Geobrugg y no se mostró colaborativa frente a los intentos de PMP de coordinar ensayos.

1.4. Frente a lo anterior, PMP sugirió evaluar un diseño y metodología nueva de ensayos con la University of Queensland (“UQ”), logrando resultados exitosos en los ensayos de sus mallas.

1.5. La Demandante continúa señalando que en octubre de 2018 Codelco llamó a licitación para los ensayos dinámicos de las mallas de PMP, resultando adjudicado la UQ. Indica que estos fueron financiados por Codelco y se llevaron a cabo en mayo de 2019. En julio del mismo año, la UQ emitió un reporte con resultados exitosos, que permitió que en septiembre de 2019 se certificaran sus mallas. La referida certificación permitió que, en enero de 2020, PMP fuera invitado por primera vez a participar en una licitación de mallas para la División El Teniente, resultando adjudicataria para la provisión de 3.391 rollos de estas mallas. Agrega que, desde entonces a la fecha de interposición de la demanda, ha participado de cuatro licitaciones de Codelco, resultando adjudicataria por un monto aproximado de $5,8 millones de dólares estadounidenses.

1.6. Sin embargo, afirma que dicho proceso se ha visto dificultado por la estrategia exclusoria desplegada por Geobrugg con el objeto de impedir que PMP ingrese al mercado o que, luego de adjudicarse estas licitaciones, pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones para con Codelco.

1.7. Hace presente que, en abril de 2020, durante el proceso de licitación iniciado por Codelco en enero del mismo año, Geobrugg decidió comenzar un plan de despliegue de una batería de conductas estratégicas para mantener su posición de dominio en el mercado nacional de estas mallas, eliminando o restringiendo la competencia.

1.8. En primer lugar, señala que el 20 de abril de 2020 Geobrugg Chile envió una comunicación a Codelco con el objeto de disuadirle de adjudicar la licitación a PMP, aludiendo a la existencia de una o más empresas que estarían ofreciendo mallas de acero similares, de origen chino, las que si bien podrían tener certificados de resistencia similares, emitidos en alguna universidad o instituto, no serían fabricadas por Geobrugg y estarían infringiendo algunas de sus patentes, concedidas y actualmente vigentes como también otras en proceso de concesión, ya sea en el país de origen, en algún país intermediario que comercializa o en Chile. Indica que, pese a que no se alude explícitamente a PMP, sólo las mallas de ésta y de Geobrugg satisfacen los requerimientos técnicos para El Teniente. En 22 de abril de 2020, Codelco respondió la carta antes referida.

1.9. La Demandante sostiene que las patentes que Geobrugg ha alegado como infringidas en múltiples acciones judiciales deducidas en su contra (N° 60797, N° 60798 y N° 62532) tienen fecha de registro, las dos primeras el 22 de octubre de 2020 y la tercera el 13 de julio de 2021, todas posteriores al envío de la carta a Codelco.

1.10. En consecuencia, estima que dicha comunicación se revela como un acto anticompetitivo, al afirmar falsamente que se estarían infringiendo derechos inexistentes al momento de su envío, buscando engañar a Codelco y afectar el resultado de una licitación, eliminando al oferente más económico.

1.11. Añade que esta conducta se reitera toda vez que Geobrugg envió a Codelco una nueva carta en el mismo sentido en junio de 2021, en medio de procesos licitatorios iniciados en abril y mayo del mismo año.

1.12. En segundo lugar, acusa que Geobrugg ha llevado a cabo acciones para impedir la importación de mallas de PMP desde China, invocando patentes que luego fueron anuladas.

1.13. En octubre de 2020, Geobrugg solicitó en China la retención de 679 mallas de PMP por una supuesta infracción de dos patentes, lo que fue concedido. Posteriormente, el caso se trasladó a sede judicial, donde la Demandada habría utilizado maniobras dilatorias para impedir la liberación de las mallas.

1.14. Frente a lo anterior, PMP solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de China la anulación de los dos registros de Geobrugg que motivaron el requerimiento de retención, lo que se tradujo en decisiones de anulación de las referidas patentes en el mes de octubre de 2021, fundadas en la “falta de actividad inventiva” y, en consecuencia, se dispuso la liberación de las mallas retenidas por más de 12 meses, situación que generó atrasos a PMP en la entrega de los productos comprometidos con Codelco. A raíz de lo anterior, la Demandante señala que debió volver a encargar la fabricación y envío de mallas para mantener una buena calificación como proveedor de Codelco.

1.15. En tercer lugar, acusa que Geobrugg ha incurrido en la conducta de forum shopping y, en general, abuso de procedimientos judiciales. Especifica que la estrategia de forum shopping consiste en la búsqueda de la jurisdicción más favorable con miras a obtener el resultado buscado a partir de una misma causa de pedir.

1.16. La Demandante indica que de manera evidentemente abusiva Geobrugg impetró una serie de medidas en frontera, en conformidad a los artículos 6 y siguientes de la Ley N° 19.912, sobre la base de antecedentes contradictorios, inexactos o derechamente falsos, con el propósito de retener en las aduanas nacionales los cargamentos de mallas de PMP, impidiendo su entrega a Codelco.

1.17. Señala que Geobrugg presentó simultáneamente dos solicitudes de medidas en frontera con fecha 11 de noviembre de 2020: (i) causa Rol C 2471- 2020, seguida ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio, en que se fijó una caución de $300 millones de pesos chilenos; y (ii) causa Rol C 2554-2020, seguida ante el 4° Juzgado de letras de Valparaíso, en que se fijó una caución de $80 millones de pesos chilenos. Añade que el 17 de noviembre de 2020, Geobrugg repuso de la caución fijada en San Antonio y al confirmarse el monto, dejó sin movimiento tal causa y continuó con la tramitación ante el 4° Juzgado de Letras de Valparaíso. De esta forma, PMP aduce que Geobrugg desechó la causa del tribunal más exigente.

1.18. PMP afirma que es demostrativo del carácter abusivo y de búsqueda del tribunal más favorable la circunstancia que jurídicamente no resulta necesario impetrar estas medidas en todos los puertos en que se presume puede producirse el ingreso de la mercadería supuestamente infractora, atendido lo dispuesto en el artículo 10 de la referida Ley N° 19.912.

1.19. Agrega que esta conducta se repitió en 2021, ocasión en que Geobrugg presentó dos causas a la misma hora, roles C 984-2021 y C 955-2021, tramitadas en Valparaíso y San Antonio, respectivamente.

1.20. PMP indica que Geobrugg también ha iniciado acciones civiles y penales en contra suya y de sus representantes.

1.21. La Demandante resume la totalidad de las acciones judiciales deducidas por Geobrugg en contra de PMP o sus representantes, a la fecha de interposición de la demanda, en una tabla contenida en las páginas 13 a 15 de su presentación.

1.22. Continúa indicando que no pretende exportar la discusión de fondo de patentes ante este Tribunal, por ser una materia de conocimiento y resolución de los tribunales correspondientes. Con todo, hace presente ciertos antecedentes que a su juicio dan cuenta del uso estratégico y abusivo de las acciones referidas, que forman parte de un plan más general de actividades que tiene por objetivo excluirle del mercado o al menos, obstruir y dilatar su ingreso.

1.23. En cuarto lugar, PMP recalca que para fundar la solicitud de retención de sus mallas en la aduana de China, Geobrugg invocó como supuestamente infringidas las patentes CN20188008827.3 y CN20188008832.4, las que son equivalentes con las presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) en Chile el 9 de julio de 2019 bajo los números 1909-2019 (hoy concedida bajo el N° 62532) y 1910-2019, respectivamente. La Demandante destaca que dichas solicitudes no son las que Geobrugg alegó como supuestamente infringidas al solicitar las medidas en frontera en Chile en noviembre de 2020. En dichas presentaciones solo se alude a las patentes N° 60797 y N° 60798, cuyo equivalente en China corresponde a las denominadas CN20180083574A y CN20180084319A (correspondientes a las patentes CN108372260 y CN108372261, concedidas en febrero de 2020 y marzo de 2021, respectivamente) y que nunca fueron alegadas como infringidas por Geobrugg en China.

1.24. A continuación, señala que existiría una incongruencia en el relato de Geobrugg acerca de la supuesta infracción de patentes en Chile.

1.25. La Demandante asevera que Geobrugg, sin un análisis riguroso, sostuvo que las mallas de PMP “infringen las referidas patentes” solo por el hecho de ser “similares” a las suyas. En este aspecto, destaca que las mallas son bienes bastante homogéneos que no exhiben características que permitan diferenciarlas a simple vista.

1.26. De esta forma, la quinta conducta acusada consiste en la interposición de una serie de acciones en que se formulan graves imputaciones y se solicitan gravosas medidas, sólo en base a la mera observación.

1.27. En sexto lugar, PMP sostiene que se ha efectuado una imputación de una inexistente infracción de marcas en Chile con el objeto de obtener medidas de frontera. Señala que Geobrugg afirma que PMP ha utilizado su marca sin autorización en la guía de despacho para vender mallas a Codelco, pero omite que esta situación se produjo debido a que el Código SAP interno de Codelco para sus mallas contiene el vocablo “Geobrugg”. Agrega que las mallas internadas por PMP no incorporan esta expresión, sino que el nombre de producto indica “PMP-R80/4”.

1.28. A partir de lo anterior, concluye que el uso de esta expresión está instruido en el procedimiento de Codelco, no siendo reprochable a PMP y que demuestra la posición de dominio de las Demandadas en el mercado, relacionándolo a la asociación de un producto con la marca del agente incumbente y dominante en el mercado.

1.29. Agrega que en el recurso de reposición que Geobrugg presentó contra el rechazo de la medida en frontera solicitada en los autos C 955-2021, seguidos ante el 1er Juzgado Civil de San Antonio, reconoció expresamente que no obstante haber alegado una infracción de marca en su presentación, su solicitud no está motivada por una infracción marcaria, sino que solo hace referencia a una supuesta vulneración de sus patentes de invención.

1.30. En séptimo lugar, acusa la desproporción de las medidas en frontera solicitadas por Geobrugg. Así, relata que en la causa Rol C 984-2021, seguida ante el 1er Juzgado Civil de Valparaíso, Geobrugg solicitó la medida de suspensión de despacho respecto de “8.000 rollos de mallas de acero, identificadas con el código arancelario 73144900 o 7314.41.90, ya sea que como importador figure John Alexander Napier Scott Macnab, rut 6.264.266-1, Pacific Mining Parts Chile Spa, rut 76.882.696-K, Scott Agri Trade SpA, rut 77.116.442-0, o cualquier otra empresa que aparezca como consignataria de las mallas especificadas”. PMP destaca que el código 73144900 es amplísimo, abarcando “las demás telas metálicas, redes y rejas, de alambre de hierro o acero”.

1.31. En octavo lugar, acusa un procedimiento doloso de Geobrugg por cuanto las medidas de protección en frontera cuando se solicitan como prejudiciales, siguen el régimen general de las precautorias, esto es, el interesado dispone de un plazo para interponer la acción o demanda que anunció al pedir la cautelar. En este caso, alega que Geobrugg no interpuso la correspondiente demanda o querella dentro del plazo legal, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”). Esto dejaría de manifiesto que el objetivo de Geobrugg era obtener la medida para bloquear o perjudicar a PMP.

1.32. La Demandante sostiene que las acciones y conductas desplegadas por Geobrugg sin perjuicio de ser distintas y susceptibles de ser objeto de sanción en su propio mérito, analizadas en su conjunto califican el actuar de Geobrugg, por cuanto se observa un plan preconcebido y ejecutado en forma progresiva y concatenada, a través de distintas conductas anticompetitivas, con el evidente objeto de excluir a PMP del mercado, ya sea evitando o dilatando su ingreso a este, o dificultando su entrada.

1.33. En conclusión, afirma que la batería de conductas anticompetitivas de las demandadas ha tenido como efecto demorar y entorpecer el ingreso de PMP al mercado de mallas, además de poner en serio riesgo el cumplimiento de sus obligaciones para con Codelco. Además, la estrategia de Geobrugg habría implicado altos costos para la Demandante, debilitando su capacidad para competir. Añade que las medidas cautelares y en frontera obtenidas por Geobrugg amenazan con excluirla del mercado.

1.34. Luego, se refiere al mercado relevante, indicando que las mallas son un producto desarrollado para precaver derrumbes en minas subterráneas o túneles. La única actividad productiva en Chile que utiliza masivamente estas mallas es la minería de explotación subterránea, en particular, actualmente sólo Codelco –en concreto, su División El Teniente–. Se espera que en el corto plazo la demanda de Codelco se incremente sustancialmente, cuando comience a operar el proyecto Chuquicamata Subterránea.

1.35. De esta forma, postula como una primera aproximación al mercado relevante de producto la provisión de mallas para la minería subterránea de Chile, lo que en la práctica se identifica con la actividad extractiva subterránea de la División El Teniente de Codelco y, en el futuro, de Chuquicamata Subterránea.

1.36. Afirma que la forma de ingresar a este mercado es a través de las licitaciones que Codelco hace para sus proveedores. En base a la jurisprudencia del Tribunal sostiene que, en este caso, el mercado correspondería a las licitaciones de mallas de Codelco.

1.37. Señala que si bien con la irrupción de PMP, Geobrugg dejó de tener el 100% de las licitaciones de Codelco, sigue teniendo una participación de alrededor de un 65% ya sea directamente o a través de la intermediación de su distribuidor “Strabag”. Añade que Geobrugg reconoce que a 2021, ella y PMP serían los únicos oferentes de estas mallas.

1.38. En consecuencia, sostiene que el mercado relevante de producto corresponde a la producción, distribución y comercialización de mallas para las licitaciones que realiza Codelco y que el mercado relevante geográfico se circunscribe al mercado nacional.

1.39. A continuación, refiere a que Geobrugg ha abusado de su posición de dominio, en tanto actor incumbente en el mercado de licitaciones de mallas para Codelco, al concebir y ejecutar un plan compuesto por una serie de conductas que en su conjunto tienen como efecto el entorpecer la competencia por parte de PMP, a lo menos de tres formas distintas: (i) creando barreras artificiales a la entrada, para impedir que PMP pueda concurrir a las licitaciones y le dispute el mercado; (ii) respecto de aquellas licitaciones en que pudo participar PMP y ser adjudicataria, establecer barreras a su cadena logística con el objeto de evitar que pueda dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones contractuales que asumió con Codelco; y, (iii) en relación con lo anterior, afectar la reputación de PMP frente a Codelco, para reducir su calificación frente a licitaciones futuras.

1.40. Señala que para que esta conducta sea sancionada deben concurrir dos elementos, uno estructural –posición de dominio– y otro conductual –comportamiento abusivo–.

1.41. En cuanto al primer elemento, sostiene que se verifica por cuanto hasta 2019, Geobrugg era el único proveedor de Codelco en atención a una patente de invención, y pese a la aparición de PMP, mantiene una participación de 65% aproximadamente. Lo anterior da lugar a una presunción legal de dominancia, a lo que se suma las barreras a la entrada existentes.

1.42. Indica que para poder entrar al mercado se requiere de una certificación exigida por Codelco. Este proceso demoró mucho más de lo presupuestado, al haber intentado realizar por meses la certificación con el WASM, sin éxito.

1.43. Además de la certificación, PMP se enfrentó a la barrera a la entrada artificial que configuró las conductas que en su conjunto forman el plan exclusorio de Geobrugg.

1.44. En cuanto al elemento conductual, manifiesta que Geobrugg en su calidad de actor monopólico o dominante del mercado, ha restringido y entorpecido o tendido a causar dichos efectos contrarios a la libre competencia, mediante el diseño y ejecución de un plan o estrategia abusiva exclusoria. Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la utilización instrumental del sistema de propiedad industrial.

1.45. Sostiene que no busca realizar un cuestionamiento a derechos de patentes, por cuanto es un asunto entregado al conocimiento de INAPI y al H. Tribunal de Propiedad Industrial, sino que Geobrugg se ha valido y ha invocado patentes o marcas que tiene o afirma que tendría.

1.46. Por otro lado, las conductas desplegadas por Geobrugg, de acuerdo con la Demandante, conforman prácticas de competencia desleal. Para configurar dicha conducta esgrime que se deben cumplir dos requisitos copulativos: (i) que se acredite que la Demandada cometió algún acto de competencia desleal; y (ii) que dicho acto tenga por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado. Así, reitera que en abril de 2020, Geobrugg envió una carta a Codelco con una aseveración falsa consistente en que habría productos que estarían infringiendo patentes concedidas. El envío de estas cartas amenazando con eventuales daños al licitante es un acto contrario a las buenas costumbres.

1.47. Agrega que el ejercicio abusivo de las acciones judiciales interpuestas por Geobrugg tanto en China como en Chile constituye igualmente una conducta de competencia desleal. Afirma que la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que la mantención simultánea de intereses contradictorios en el conjunto de acciones interpuestas evidencia su objetivo de emplear los respectivos procedimientos como una herramienta anticompetitiva. En este sentido, reitera la manifiesta contradicción que se observa cuando Geobrugg invoca en Chile como supuestamente infringidas patentes que son distintas a las que utiliza en China como fundamento para obtener una medida en frontera, y que luego terminan siendo anuladas por carecer de carácter inventivo y, no obstante ello, sigue argumentando tanto la retención en China como las patentes anuladas en dicho país como sustento de sus acciones.

1.48. Sostiene que otra manifestación del actuar desleal y anticompetitivo de Geobrugg corresponde a la solicitud de decretar la medida de despacho respecto de PMP y de “cualquier otra empresa que aparezca como consignataria de las mallas que correspondan al código arancelario 73144900 o 7314.41.90”, con lo que no solo impide el ingreso a Chile de mallas de PMP sino que también se impide la entrada sus propios productos o de aquellos adquiridos por Strabag para su posterior comercialización.

1.49. Por último, manifiesta que incluso si se considera que el plan de Geobrugg y las conductas que lo componen no pueden ser subsumidos en los literales b) y c) del inciso segundo del artículo 3 del D.L. N° 211 resulta incuestionable que este plan infringe el inciso primero del artículo 3 del D.L. N° 211, ya que ha impedido, restringido o entorpecido la libre competencia, o al menos ha tendido a producir dichos efectos, buscando excluir a PMP del mercado de licitaciones de mallas para Codelco.

1.50. Continúa revisando los efectos negativos que habrían tenido las conductas de Geobrugg, respecto de ella, Codelco y del mercado relevante.

1.51. Así, postula que además de afectar el ejercicio de una libre actividad económica, las conductas desplegadas han implicado una afectación a su patrimonio por cuanto ha debido incurrir en costos adicionales para certificar sus productos y así ingresar al mercado. Además, las conductas dirigidas a evitar la entrada de mallas de PMP y la consiguiente demora en el cumplimiento de la entrega a Codelco generan multas importantes para la demandante.

1.52. Agrega que ha incurrido en costos para defenderse ante las múltiples acciones presentadas por Geobrugg, tanto en Chile como en China, además de tener que pagar multas de Codelco por atrasos debido a la retención de las mallas en China.

1.53. En relación con Codelco y el mercado relevante, hace presente que su entrada al mercado implicó una rebaja en los precios a los que la primera adquiría mallas. A raíz de las conductas acusadas, PMP se ve dificultado para seguir ofreciendo a Codelco sus mallas a un menor precio, con lo cual se elimina un agente desafiante, que presionará mejores precios y mejor calidad de servicio.

1.54. Por último, se refiere a la multa solicitada, indicando que las conductas acusadas son especialmente graves al haberse realizado por el actor monopólico y que detenta una posición de dominio en el mercado. Adicionalmente, señala que la conducta no sólo perjudica a PMP sino que perjudica directamente a una empresa del Estado y a todo eventual competidor. Otro elemento agravante es la concepción, diseño y ejecución del plan acusado.

1.55. Considerando la calidad de multinacional de Geobrugg y su grupo empresarial, junto con la necesidad de una multa disuasiva, solicita que se imponga a cada una de las demandadas una multa equivalente al 30% de sus ventas de mallas durante el período en que se ejecutaron las conductas imputadas o hasta el doble del beneficio económico reportado por las infracciones. En subsidio, solicita una multa de 60.000 Unidades Tributarias Anuales (“UTA”) para cada una de las demandadas, además de la declaración de la infracción al artículo 3 inciso primero e inciso segundo letras b) y c) del D.L. N° 211, junto con ordenar a las demandadas el cese inmediato de las conductas anticompetitivas.

1.56. Finalmente, PMP solicita tener por interpuesta la demanda en contra de Geobrugg Suiza y Geobrugg Chile, darle tramitación legal y en definitiva (i) declarar que las demandadas han ejecutado los actos contrarios a la libre competencia descritos en el cuerpo de esta presentación, infringiendo el artículo 3 inciso primero e inciso segundo letras b) y c) del D.L. N° 211; (ii) ordenar el cese inmediato de las conductas anticompetitivas y disponer su prohibición hacia el futuro; (iii) imponer a cada una de las demandadas una multa en beneficio fiscal equivalente al 30% de sus ventas de mallas durante el período en que se ejecutaron las conductas imputadas o hasta el doble del beneficio económico reportado por estas infracciones o, en subsidio, en el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por los infractores, una multa a beneficio fiscal de 60.000 UTA para cada una de las demandadas o, en subsidio, la suma que este Tribunal determine con acuerdo al mérito de autos; (iv) todo lo anterior, con expresa condena en costas.

B. CONTESTACIÓN

B.1. Contestación de Geobrugg AG

2. El 27 de mayo de 2022, a folio 39, Geobrugg AG contestó la demanda, solicitando su total rechazo, con expresa condena en costas. Señala que le es relevante la protección de sus activos de propiedad industrial y por ello las marcas y patentes de invención de que es titular son el principal activo y materia prima de la compañía.

2.1. Luego, describe sus productos, patentes y certificaciones, señalando que en relación con mallas de acero para estabilización y fortificación, fabrica muchos modelos. Agrega que los modelos de mallas más comúnmente adquiridas por la minería son “DELTAX 80/2”, “MINAX 80/3”, “MINAX 80/4”, “TECCO 65/3” y “TECCO 65/4”; las que también se conocen en forma abreviada como “G80/2”, “G80/3”, “G80/4” y G65/4, pero que estos también son demandados por otros sectores productivos, por diversos clientes tanto públicos como privados.

2.2. Así, indica que la malla MINAX 80/3 se encuentra enfocada en la fortificación general o tradicional. Alternativas a este tipo de malla son ofrecidas masivamente por otros proveedores que compiten con los productos comercializados por la filial de Geobrugg Suiza representada en Chile. Por ejemplo, Inchalam (modelo MFI), DSI Underground (modelos MFI), RGM (modelos tipo 100-06, Maccaferri, Trumer y Pfifer, entre otros). Hace presente que son ampliamente utilizadas por varios sectores.

2.3. Respecto de la malla MINAX 80/4 y TECCO 65/4, afirma que son más robustas y que la malla de Geobrugg Suiza tiene una alternativa directa del proveedor Inchalam, denominada MFI 5000 NR, certificada por el WASM, y que utiliza una geometría y una calidad de acero distinta, equivalente en resistencia.

2.4. Sostiene que tampoco es efectivo que sean exclusivamente empleadas en el rubro de la minería subterránea por parte de Codelco. Por ejemplo, la Central Hidroeléctrica de Alto Maipo demandó importantes cantidades de mallas MINAX 80/4 para los sectores que tenían estallidos de roca dentro de túneles. Indica que también han sido demandados por el rubro civil y otras minas en Chile.

2.5. Luego, hace referencia a las patentes de invención que protegen sus mallas de alta resistencia: (i) Patente N° 60797, con fecha de solicitud 26 de enero de 2018, cuya concesión se produjo el 25 de agosto de 2020 y con asignación de número de registro el 22 de octubre de 2020; (ii) Patente N° 60798, con los mismos hitos; (iii) Patente N° 62532, con fecha de solicitud 9 de julio de 2019 cuya concesión se produjo el 22 de junio de 2021 y con asignación de número de registro el 13 de julio de 2021.

2.6. En los primeros dos casos, en virtud del artículo 39 de la Ley N° 19.039, la protección comenzó el 26 de enero de 2018, con una duración de 20 años. En el tercer caso, la vigencia de esta patente inició con fecha 16 de enero de 2018 y se extiende por 20 años.

2.7. Agrega que la discusión sustantiva referida a la vulneración de sus patentes por parte de PMP está sometida a la competencia especial de los tribunales designados por la Ley N° 19.039 y que, a la fecha de la contestación, continúan en curso las acciones ejercidas en las sedes respectivas (tanto civiles como penales), razón por lo cual este Tribunal no puede entrar a pronunciarse acerca de estas materias.

2.8. Con todo, se refiere a antecedentes que constituyen manifestaciones graves acerca de la vulneración de patentes.

2.9. Indica que de las fichas técnicas de las mallas 80/4 y 65/4 ofrecidas por PMP se demuestra la identidad entre estas y las mallas fabricadas conforme a los procesos inventivos de Geobrugg Suiza, modelo MINAX 80/4. Lo mismo ocurre respecto de la malla modelo TECCO 65/4 comparada con la malla 65/4 de PMP.

2.10. Añade que de las guías de despacho de Codelco se desprende la vulneración de sus patentes, puesto que PMP describe sus productos incluyendo al final la palabra “Geobrugg”.

2.11. En otro apartado, afirma que desde 2020 y con el único y exclusivo fin de resguardar los derechos de propiedad industrial de que es titular la sociedad Geobrugg AG, se han ejercido distintas acciones judiciales y administrativas en contra de PMP. Lo anterior, a efectos de concretar la protección y exclusividad que se le otorga en el artículo 49 de la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial en calidad de dueño de patentes de invención, así como de la normativa sectorial vigente en otras jurisdicciones en las que posee derechos análogos.

2.12. En lo referido a la carta enviada a Codelco el 21 de abril de 2020, destaca que el artículo 39 de la Ley N° 19.039 entrega a los titulares de patentes de invención, protección desde la fecha de ingreso de la solicitud. Con todo, señala que dicho envío, de acuerdo con lo que fluye de la misma demanda, no fue realizado por Geobrugg Suiza.

2.13. A continuación, se refiere al ejercicio de acciones judiciales y medidas en frontera. 2.14. Respecto a los hechos ocurridos fuera del territorio de la república –en China–, afirma que el Tribunal no puede conocerlos pues carece de jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, expone que las patentes chinas invocadas en tales medidas en frontera se encontraban vigentes al tiempo de interponerse la medida.

2.15. Expone que la demanda contiene gravísimas y falsas acusaciones y luego analiza el ejercicio de medidas en frontera, junto a razones de fondo y forma que explican su procedencia. En primer lugar, se refiere a la medida en frontera Rol C 2554-2020 seguida ante el 4° Juzgado de Letras de Valparaíso para obtener la suspensión/retención de 663 mallas metálicas importadas por PMP. La razón por la cual se dedujo al mismo tiempo una medida en Valparaíso y otra en San Antonio se debe a que a tal fecha, no existía plena certeza de que las mallas ingresarían por uno u otro puerto.

2.16. De esta manera, teniendo a la vista que el artículo 7° de la Ley N° 19.912 establece la competencia de los tribunales para conocer de las medidas, y ante el riesgo de que la demora en la tramitación ante cualquiera de estos tribunales pusiere en riesgo el resguardo por los derechos de propiedad industrial de Geobrugg Suiza, es que se interpuso la acción ante ambos tribunales, por lo que no existe abuso o forum shopping.

2.17. Teniendo presente que las mallas finalmente ingresaron por el Puerto de San Antonio, se tuvo por terminada la medida solicitada, por presentación de Geobrugg Suiza de fecha 22 de marzo de 2021.

2.18. En segundo lugar, hace referencia a la medida de frontera Rol C 2471- 2020 seguida ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio para obtener la suspensión/retención de 663 mallas metálicas importadas por PMP, por las mismas razones expuestas precedentemente.

2.19. Posteriormente, con fecha 1° de abril de 2021, Geobrugg Suiza amplió la medida, al solicitar la prejudicial precautoria de suspensión de despacho de otras 400 mallas metálicas que fueron importadas por la sociedad Scott Agri Trade SpA, del mismo representante legal que PMP y que se encontrarían en poder de Codelco. PMP acusa que Geobrugg habría “desechado” esta causa, por haberse impuesto una fianza más cuantiosa que en el tribunal de Valparaíso, lo que es falso por cuanto continuó con la tramitación de la causa. A mayor abundamiento, se constituyó dicha garantía e incluso se rindió fianza por otros $180.000.000 de pesos chilenos ante acciones de PMP por burlar la medida. El tribunal, con fecha 11 de marzo de 2021, dio lugar a la medida de suspensión solicitada, lo que fue ocultado por PMP.

2.20. En el marco de dicha solicitud, interpuso ante el Juzgado Civil de San Antonio demanda por infracción de patentes en contra de la Demandante y del importador Scott Agri Trade (del mismo representante legal de PMP). No obstante, PMP alegó en dicha causa la excepción de incompetencia, indicando que el tribunal competente era el de su domicilio, esto es, el juez de letras en lo civil de Santiago. Para avanzar en el resguardo de los derechos de propiedad industrial, Geobrugg Suiza interpuso demanda en Santiago, la cual se conoce por el 16° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C 9064-2021.

2.21. Luego, continúa refiriéndose a las medidas en frontera interpuestas en julio de 2021.

2.22. El 23 de julio de 2021, Geobrugg Suiza solicitó ante el 1° juzgado civil de Valparaíso una medida de frontera, a tener lugar sobre 8.000 mallas metálicas importadas por PMP (causa Rol C 984-2021), las que vulnerarían las patentes de su titularidad. Indica que, el tribunal concedió la medida pero no indicó cuál sería su plazo de duración, por lo que solicitó una complementación de la resolución para que se mantuviera vigente a lo menos hasta 10 días después de su ingreso. Ante la demora en la resolución por parte del tribunal, la medida no tuvo efecto y las mallas pudieron ingresar. Con todo, posteriormente el juez resolvió a favor, concediendo y manteniendo la medida vigente hasta la fecha de presentación de la contestación.

2.23. Respecto a esta medida, hace presente que en atención a que la mercancía sobre la cual se había solicitado la medida de frontera aun no llega al puerto de Valparaíso, el plazo previsto en la Ley N° 19.912 no ha comenzado aun a regir, pues solo una vez que llega a aduanas comienza a contarse el plazo.

2.24. Añade, respecto de la medida de frontera rol C 955-2021 tramitada ante el 1er Juzgado Civil de San Antonio que esta se solicitó el 23 de julio de 2021, con el objeto de suspender el despacho de 8.000 mallas importadas por PMP; medida que luego fue acotada a 520 mallas metálicas adicionales. Señala que el desarrollo de la presente medida derivó en tardanzas por parte del juzgado de San Antonio, permitiendo que las mallas respectivas pudieren ingresar. Por tal motivo, interpuso directamente una demanda ante el 30° juzgado civil de Santiago (Rol C 9085-2021).

2.25. Sostiene que PMP ha realizado alegaciones similares ante los juzgados competentes, que en todos los casos han sido desestimadas.

2.26. A continuación, se refiere a las medidas prejudiciales impetradas.

2.27. Expone que interpuso en el 1er Juzgado Civil de Rancagua una medida prejudicial de exhibición de documentos y de las mallas, Rol C 7361-2020, accediendo el tribunal a la exhibición de los primeros. PMP opuso la excepción de incompetencia, incidente que fue acogido.

2.28. Posteriormente, Geobrugg Suiza interpuso la medida prejudicial de exhibición de documentos ante el 12° Juzgado Civil de Santiago (rol C 749- 2021). Destaca que lo que a su juicio constituye mala fe de PMP, quien indica que Geobrugg ingresó una medida prejudicial prácticamente idéntica a la interpuesta en Rancagua, toda vez que ello se debió a la excepción de incompetencia opuesta por PMP y solicita que esta conducta sea reprochada.

2.29. En tercer lugar, hace referencia a las acciones civiles para la protección de su propiedad industrial. Señala que contrario a lo sostenido por PMP, el ejercicio de esta se explica por los siguientes antecedentes.

2.30. En cuanto a la demanda civil en relación con la importación por parte de PMP de 520 mallas metálicas vendidas a Codelco, retenidas el 24 de agosto de 2021 en Aduanas de San Antonio, tramitada ante el 30° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C 9085-2021, señala que esta se interpuso en Santiago debido a la incompetencia alegada por PMP en los procesos de medida de frontera. El objeto de la demanda fue el obtener la retención de las mallas y el resguardo de los derechos de propiedad industrial respecto de Geobrugg Suiza.

2.31. Por otro lado, la demanda civil tramitada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C 9064-2021 fue dirigida contra PMP y una sociedad denominada Scott Agri Trade, del mismo representante legal de PMP, tiene por objeto obtener de parte del Tribunal Civil la protección y resguardo de los derechos de propiedad industrial de Geobrugg Suiza, correspondientes a las patentes N° 60798, N° 60797 y N° 62532, todas registradas ante el INAPI. Esta se presentó en Santiago por las mismas razones señaladas precedentemente.

2.32. Así, la demandada manifiesta que el objeto de ambos procedimientos no es idéntico pues persiguen partidas de importación distintas.

2.33. En cuarto lugar, hace mención a las querellas penales en contra del representante de PMP, sosteniendo que se han interpuesto dos acciones distintas, sin que exista una “identidad fáctica” entre ambas.

2.34. La querella actualmente tramitada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio (RIT O-6428-21) para perseguir la responsabilidad de John Schott Macnab por el delito sancionado por el artículo 52 letra a) de la Ley N° 19.039 (delito de uso indebido de invento), dice relación con la importación de 520 mallas metálicas retenidas por orden del 1er Juzgado Civil de Valparaíso, y que tras la inspección realizada por Geobrugg Suiza en terreno, se comprobó que tales mallas infringían sus patentes. Señala haber solicitado la medida precautoria especial del artículo 112 e) de la Ley 19.039 respecto de toda malla metálica identificada con el código arancelario 73144900 o 7314.41.90, que el imputado John Alexander Napier Scott Macnab pretenda importar a Chile a través de su sociedad PMP o a través de cualquier otra sociedad, estimándose el número de mallas a ingresarse por su parte en 6.000.

2.35. Por su parte, la querella tramitada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso (RIT O-8719-21) para perseguir la responsabilidad de John Schott Macnab por el delito sancionado por el artículo 52 letra a) de la Ley N° 19.039, dice relación con la importación de 270 mallas metálicas identificadas con el código arancelario 73144900 y cuyo número de container era el CSNU 604264- 1 y su Bill of Landing era el COSU6309092100, todas ingresadas a través del puerto de Valparaíso.

2.36. En conclusión, sostiene que todos y cada uno de los procesos judiciales iniciados, se encuentran plenamente justificados. En muchos casos, como se vio, la “multiplicidad de procesos y sedes” se debe más bien a los propios actos de PMP (alegando la incompetencia de los tribunales) y no al fin de “conveniencia del foro” que se denuncia.

2.37. Luego, afirma que el ejercicio de acciones judiciales se presume legítimo y el conocimiento sobre el fondo es de competencia de tribunales especiales, citando jurisprudencia al efecto. Para determinar la razonabilidad de las acciones o, por el contrario, su ejercicio abusivo, no cabe entrar a conocer el fondo de las acciones, sino que lo que ha de analizarse es si existió un motivo o duda razonable para su interposición.

2.38. Añade que, existiendo demandas en curso conocidas por los tribunales competentes, cualquier pronunciamiento por parte del Tribunal puede derivar, en caso de adentrarse al fondo del asunto, en una sentencia contradictoria.

2.39. A continuación, analiza el mercado relevante, controvirtiendo la definición realizada por PMP. Postula que la correcta definición de éste es el mercado de mallas metálicas para uso industrial (producto) en el territorio nacional (geográfico), afirmando que la referencia a las licitaciones de Codelco es improcedente para limitar su definición, por cuanto de acuerdo con criterios establecidos por este Tribunal, el mercado relevante es aquel en que inciden los bienes respectivos y no la licitación propiamente tal.

2.40. Además, Codelco no es el único cliente que adquiere mallas de acero de sostenimiento.

2.41. Hace presente que no participa en el mercado relevante, en cualquiera de las concepciones propuestas. Quien vende a clientes es su filial, Geobrugg Andina SpA, cuya participación resulta menor a la que PMP señala.

2.42. Continúa describiendo que el mercado de mallas metálicas para uso industrial puede caracterizarse en distintos niveles de detalle o especificidad.

En el ámbito minero, estos niveles son tres y que el mercado puede describirse a partir de la comercialización de mallas metálicas para cualquier uso de carácter industrial en el territorio chileno, lo que responde a la versatilidad de distintos productos disponibles y la posibilidad de sustituirlos entre sí. Este mercado sería altamente competitivo, sin barreras a la entrada y atomizado desde el punto de vista de la oferta y de la demanda.

2.43. Señala que, si incluso se caracteriza el mercado relevante como aquel referido a las mallas de sostenimiento en el ámbito de la minería, no se verifican las conclusiones presentadas por PMP. A este respecto, afirma que la demanda por mallas de sostenimiento para la minería se compone de diversos productos, que no pueden ser analizados de forma independiente, por cuanto todos ellos se encuentran íntimamente relacionados entre sí y resultan fundamentales para la operación completa de una mina y que las mallas para la minería cumplen diversas funciones.

2.44. Las mallas pueden ser confeccionadas a partir de distintos materiales y fabricadas con distintas geometrías y métodos de producción. Agrega que se trata de un mercado altamente competitivo, sin barreras a la entrada sustanciales y con presencia de diversos oferentes.

2.45. Indica que aun restringiendo más el mercado relevante como aquel referido a las mallas de fortalecimiento de túneles en la minería –la forma más restringida en que podría definirse–, tampoco se verifican las conclusiones presentadas por PMP.

2.46. Señala que, si bien se pueden elegir mallas de fortificación para un diseño de ingeniería basándose en clasificaciones hechas según sus resistencias, éstas siempre se instalan en combinación con otros elementos formando un sistema, y por lo tanto pueden existir distintas combinaciones de los elementos para lograr iguales o distintos propósitos.

2.47. Expone que las mallas o tipos de mallas no pueden analizarse de forma independiente, y todos los tipos de mallas son fundamentales para la operación de una mina y que una adecuada conceptualización del mercado relevante debe comprender la totalidad del mercado de mallas de sostenimiento demandadas por la minería.

2.48. Así, no es efectivo que Codelco sea el único cliente, existiendo otros que son clientes de Geobrugg Chile, tales como el Ministerio de Obras Públicas (“MOP”), contratistas de éste, contratistas de empresas mineras, entre otros. Asimismo, tratándose específicamente de las mallas de alta resistencia, su filial chilena ha comercializado tales mallas ante requerimientos específicos de otros clientes distintos de Codelco.

2.49. Con todo, afirma que en el improbable caso de que se estime que el mercado relevante se encuentra restringido a un tipo de malla de sostenimiento en particular, estas cuentan con sustitutos efectivos y expresamente admitidos por clientes.

2.50. Adicionalmente, el empleo de mallas de fortificación general o estándar en formato doble malla o con mayor cantidad de pernos de anclaje, también puede ser sustituto de las mallas de Geobrugg Suiza.

2.51. Luego, manifiesta que Strabag no es un distribuidor de Geobrugg Suiza o de Geobrugg Chile, sino que es un contratista en obras civiles y mineras que simplemente adquiere productos de la filial chilena. Por tanto, PMP no puede pretender asignarle una cuota de mercado incluyendo a Strabag.

2.52. Continúa refiriéndose a inexistencia de barreras a la entrada, señalando que no se vislumbra cómo las certificaciones exigidas por Codelco podrían considerarse una barrera a la entrada, ni mucho menos, como Geobrugg Chile podría haberse valido de dicha circunstancia. En primer lugar, la Demandante reconoce que Codelco incluyó una nueva entidad certificadora, lo que demuestra que nada obsta a que nuevas entidades sean certificadas por ella.

2.53. En segundo lugar, la exigencia de una certificación no reúne las características para poder ser considerada como una barrera que impida la entrada o expansión probable, oportuna y suficiente en un determinado mercado, especialmente cuando la Demandante pudo ingresar a este y obtener la certificación.

2.54. Agrega que los eventuales costos asociados al proceso de certificación no pueden estimarse como “relevantes costos hundidos que no pueden ser recuperados” o que lleguen a cifras significativas que operen como barreras o desincentivos a la entrada.

2.55. En cuanto a la supuesta creación de “barreras artificiales” por parte de Geobrugg Suiza, hace presente lo siguiente: (i) en relación a las patentes de invención, si bien es efectivo que aquellas ofrecen derechos exclusivos a sus titulares, y que ellas puedan explicar la existencia de eficiencias a favor de determinados actores del mercado, lo cierto es que son manifestación legítima y reconocida de la protección de nuestro ordenamiento hacia la inventiva y el desarrollo creativo; (ii) su existencia no impide que se inventen productos sustitutos; (iii) el ejercicio legítimo de acciones destinadas a cautelar y proteger los derechos de propiedad industrial, en caso alguno pueden ser considerados como conductas estratégicas, anticompetitivas o barreras artificiales a la entrada; y, (iv) si la demandante alega que sus productos no vulneran los derechos de propiedad industrial de Geobrugg, no se vislumbra cómo el envío de cartas o el ejercicio de acciones en tal materia podría impedir o amenazar su entrada o permanencia en el mercado.

2.56. Añade que, cualquiera sea la definición de mercado relevante, este se caracteriza por la presencia de grandes competidores, con evidente poder de compra, capaces de disciplinar a los oferentes. Codelco actúa como un cliente con capacidad disciplinadora.

2.57. En subsidio de lo anterior, afirma que la existencia de una patente puede derivar en monopolios de eficiencia lícitos y deseables.

2.58. Sostiene que el problema de PMP es que para integrarse a dicho mercado, ha decidido utilizar el mismo producto que se encuentra legítimamente protegido por la propiedad industrial de Geobrugg Suiza.

2.59. Por último, señala que incluso adoptando el criterio de PMP, esta ha reconocido que (i) el mercado ha podido ser desafiado, por cuanto en un corto período de tiempo la Demandante “desafió” la posición de mercado de Geobrugg y se ha adjudicado todas las licitaciones en las que ha participado y se autoatribuye una participación de 35%, obtenida en poco más de un año; y (ii) que se trata de un mercado con una demanda creciente, lo que opera a la inversa que una barrera a la entrada pues es un relevante incentivo para la participación de nuevos agentes competidores.

2.60. A continuación, expone sus excepciones y defensas.

2.61. En primer lugar, plantea que no ha incurrido en ninguna infracción a la libre competencia. Explica que no se configuran en autos los supuestos de abuso de posición dominante a su respecto, pues no participa del mercado chileno, no pudiendo atribuírsele una posición dominante y, en cuanto a su filial, su participación es muchísimo menor a la que PMP pretende atribuir.

2.62. Añade que no se configuran en autos los supuestos de la competencia desleal, pues, además de no ejercer posición de dominio, Geobrugg Suiza no ha transmitido información falsa sobre productos de PMP, no ha existido un ejercicio abusivo de acciones o incurrido en forum shopping.

2.63. Sostiene que no ha realizado declaraciones que contengan información falsa o incorrecta sobre los bienes de PMP y que no es posible estimar que enviar información relativa al ejercicio futuro de acciones judiciales pueda ser considerado como una práctica ilegítima.

2.64. Agrega que su ejercicio de acciones administrativas y judiciales ha sido legítimo, proporcionado y coherente. Además, las solicitudes ante INAPI son anteriores a los hechos que denuncia PMP, lo que demuestra que la protección hacia la propiedad industrial de Geobrugg Suiza no pudo –cronológicamente– tener como fin el excluirlo del mercado.

2.65. Señala que la jurisprudencia en la materia está conteste en que el ejercicio de acciones solo podrá ser considerado como abusivo y anticompetitivo, cuando se reúnan los siguientes requisitos copulativos: (i) que se aclare toda duda sobre quien inicia las acciones (debe ser el competidor acusado); (ii) que se acredite que las mismas han tenido la inequívoca finalidad de restringir o entorpecer la entrada de competidores al mercado; (iii) que en el caso de que se ejerciten dos o más acciones, sean contradictorias y (iv) que tengan un efecto anticompetitivo, es decir, que se acredite que las mismas en los hechos han impedido o retardado la entrada de competidores o han tendido a producir dichos efectos.

2.66. Indica que todas las acciones que ha ejercido tienen por fin resguardar sus derechos de propiedad industrial sin que entre ellas existan intereses contrapuestos o finalidades contradictorias.

2.67. Respecto a la desproporción de las medidas en frontera que acusa PMP, hace presente que la amplitud de dicha solicitud se explica en la naturaleza de los códigos arancelarios bajo los cuales se importan las mallas de acero, siendo necesario en cualquier solicitud de aduanas indicar el código respectivo para poder ser ubicadas.

2.68. Adiciona que el hecho de haber tenido que ampliar la medida a efectos de incluir a otras empresas que pudieren aparecer como consignatarias de las mallas se explica toda vez que la Demandante, sin perjuicio de que se ordenó la suspensión del despacho de las mercaderías, utilizó otra sociedad bajo su control para importar las mallas en la declaración de ingreso, burlando así las resoluciones judiciales.

2.69. Sobre la supuesta contradicción de argumentos entre lo alegado en China versus las presentaciones en Chile, indica que tal argumento debe ser desechado por criterio de territorialidad.

2.70. Luego, se refiere al forum shopping, aduciendo que la elección del foro encuentra su justificación en los hechos que las motivaron. Sostiene que es PMP quien habría incurrido en conductas que podrían ser sancionadas de acuerdo con la Ley de Competencia Desleal.

2.71. Indica que tampoco se configura la infracción al artículo 3 inciso primero del D.L. N° 211, y no se han aportado antecedentes que acrediten efectos perjudiciales en la libre competencia.

2.72. Procede a sostener que no cabe aplicar multas en su contra pues no ha incurrido en ninguna de las conductas anticompetitivas denunciadas por PMP. Señala que a pesar de que PMP no ha distinguido claramente cuál sería la participación de cada demandada en los hechos denunciados, solicita la imposición del máximo de multas para cada una de ellas, por separado.

2.73. En subsidio, plantea que las multas solicitadas deben ser reducidas significativamente, pues resultan desproporcionadas y excesivas y contradicen los criterios establecidos por el D.L. N° 211 y se oponen a la constante resolución del Tribunal en cuanto a determinación de multas.

2.74. Afirma que, además que la demanda no contiene ningún fundamento o cálculo por el cual se requiere el máximo legal, concurren múltiples circunstancias atenuantes.

2.75. Hace presente que la demandante solicita una multa equivalente al 30% de las ventas de mallas respecto de cada una de las Demandadas, aun cuando Geobrugg Suiza no tiene ventas en Chile, resultando inaplicable este criterio en su contra. Este punto representa una contradicción de la Demandante, pues al solicitar la aplicación de la multa por ventas en la línea de productos asociada a la infracción, está reconociendo que el mercado relevante es mucho más extenso que el que define en su demanda.

2.76. Agrega que debe descartarse la obtención de cualquier tipo de beneficio económico de su parte con motivo de las presuntas infracciones ya que de la demanda se desprende que desde su ingreso al mercado, PMP ha participado y ganado cuatro licitaciones con Codelco y habría alcanzado un 35% de participación en el mercado en un poco más de un año.

2.77. Expone que no ha sido reincidente en esta sede por las conductas acusadas.

2.78. Otra circunstancia que debería tenerse presente, en línea con lo resuelto por este Tribunal y lo expresado por la Fiscalía Nacional Económica en su Guía Interna para Solicitudes de Multa, es que la conducta no produjo efectos en el mercado, lo que es reconocido por la Demandante en relación a la carta enviada a Codelco.

B.2. Contestación de Geobrugg Andina SPA

3. El 27 de mayo de 2022, a folio 43, Geobrugg Andina SpA contestó la demanda, solicitando su total rechazo, con expresa condena en costas.

3.1. Señala que Geobrugg Andina SpA es la filial chilena de la matriz suiza Geobrugg AG. Destaca que no es titular de los derechos de propiedad industrial respecto de sus productos en Chile, sin perjuicio del interés que pueda tener en su protección.

3.2. Expone que la sociedad se especializa en la fabricación y comercialización de sistemas de protección en contra de riesgos naturales a base de mallas de acero de alta resistencia, los que en Chile incluyen sistemas de estabilización de taludes, barreras dinámicas, fortificaciones subterráneas, barreras superficiales flexibles, entre otros (con excepción de barreras de protección para circuitos automovilísticos). Muchos de ellos actualmente son fabricados por la planta de Geobrugg Chile ubicada en Rancagua. Los principales requerimientos que recibe provienen de la minería y el rubro vial y ferroviario.

3.3. Afirma que no ha participado en ninguna de las conductas denunciadas.

3.4. Indica que el 21 de abril de 2020 el gerente general de Geobrugg Chile, Germán Fischer, envió por correo electrónico una carta conductora a la Gerencia de Abastecimiento de Codelco, por medio del cual se informaron una serie de circunstancias relevantes que afectaban a la sociedad.

3.5. Plantea que en dicha comunicación le indicó diversos hechos, todos ciertos, y que se explica que ella haya enviado la referida comunicación debido a que es quien mantiene la relación contractual con Codelco y los demás clientes.

3.6. Sostiene que la carta no contiene ningún antecedente falso o inexacto, o que haya tenido por objeto desprestigiar a su competidor. Su única finalidad era informar a un cliente relevante acerca de posibles infracciones a derechos de propiedad industrial. Además, con posterioridad al ejercicio de acciones por parte de Geobrugg Suiza, Geobrugg Chile mantuvo informados a sus clientes por medio de cartas.

3.7. Asimismo, en la comunicación no existe ninguna mención al nombre de la sociedad Pacific Mining Parts por lo que el argumento de que se buscaba dañar su reputación resulta inadmisible.

3.8. Luego, expone que en un caso similar la Excma. Corte Suprema resolvió que el envío de cartas en las que un proveedor pone en conocimiento de sus clientes una situación que afecta su propiedad industrial es legítimo pues ninguna norma lo prohíbe y es un intento autocompositivo previo al sometimiento del conflicto a la decisión jurisdiccional (resolución de 8 de junio de 2020, Rol 26.525-2018).

3.9. En otro orden de ideas, advierte no ser titular de derechos de propiedad industrial en Chile y no haber ejercido ninguna acción, ni en Chile ni en el extranjero, de aquellas descritas por PMP en su demanda por lo que no pudo haber incurrido en las conductas acusadas.

3.10. Posteriormente, se refiere al mercado relevante, indicando que la forma en que la Demandante lo entiende es incorrecta, evidenciando un intento por restringirlo en la mayor medida posible. Afirma que una correcta definición es el mercado de las mallas metálicas de uso industrial (producto) en el territorio nacional (geográfico).

3.11. Señala que es ella quien participa en el mercado y que su matriz suiza no tiene participación alguna en el mercado relevante chileno.

3.12. Indica que incluso si se asumiera que el mercado relevante es el de la fortificación de túneles, las características de las mallas en cuestión determinan que Geobrugg Suiza o Geobrugg Chile tampoco podrían tener ni alcanzar la posición dominante que PMP les atribuye, lo que se acredita con las características de la demanda de mallas metálicas para uso industrial.

3.13. Expone que el mercado de mallas metálicas para uso industrial puede caracterizarse en distintos niveles de especificidad, y que, enfocándose en el ámbito minero, esos niveles son tres: (i) comercialización de mallas metálicas para cualquier uso de carácter industrial en territorio chileno, por sus diversos usos. En este sentido es normal que un mismo proveedor cubra industrias diversas. Destaca que esta forma de caracterizar el mercado responde a un elemento objetivo, cual es la versatilidad de distintos productos disponibles y, en consecuencia, la posibilidad de sustituirlos entre sí; (ii) mercado de mallas de sostenimiento para la minería en el territorio nacional, definición que deja de lado la versatilidad indicada, pero con todo, las distintas opciones de uso, diseños y características vuelven a ser variadas e intercambiables. Las mallas para la minería cumplen diversas funciones y pueden ser confeccionadas con distintos materiales y fabricadas con distintas geometrías y métodos de producción; y, (iii) en un tercer nivel, reduciéndolo únicamente al uso de mallas metálicas de alta resistencia en el fortalecimiento de túneles subterráneos en el ámbito minero, sigue existiendo una sustituibilidad próxima entre los diferentes productos. Las mallas pueden ser combinadas con otros elementos y aun cuando se pueden elegir mallas de fortificación para un diseño de ingeniería basándose en clasificaciones hechas según sus resistencias, éstas siempre se instalan en combinación con otros elementos, formando un sistema y, por lo tanto, pueden existir distintas combinaciones de los elementos para lograr iguales o distintos propósitos.

3.14. Por lo anterior, sostiene que las mallas o tipos de mallas no pueden analizarse de forma independiente, y que todos ellos son fundamentales para la operación de una mina.

3.15. Agrega que no es efectivo que existan sólo dos actores que provean mallas en el mercado relevante y que todas las mallas cuentan con sustitutos. Así, menciona que, tratándose de mallas enfocadas hacia la fortificación general, existen proveedores como Maccaferri, Trumer Schutzbauten, Phifer, Paramassi, Inchalam, RGM Mallas de Alambre, DSI Underground, entre otros.

3.16. En cuanto a las mallas de alta resistencia, afirma que no es efectivo que no hayan sustitutos puesto que existen otras mallas que, sin ser idénticas en cuanto al diseño y fabricación, sí resultan productos alternativos a las mallas de marca Geobrugg. En específico, se refiere al producto MFI 5000 NR de Inchalam, en relación con el producto MINAX 80/4. Una diferencia entre ambas es que las mallas de Geobrugg Suiza facilitan su instalación automatizada.

3.17. Expone que distintos tipos de mallas (tradicionales y de alta resistencia) pueden operar entre sí como sustitutos para los requerimientos de resistencia, capacidad dinámica y estática en un diseño de sostenimiento.

3.18. Continúa señalando que la referencia a las licitaciones de Codelco es improcedente. El criterio consistente de este Tribunal en el contexto de una licitación pública es que la delimitación del mercado relevante supone distinguir la forma en que actuó la entidad pública. La cita que invoca PMP para afirmar que “los mercados relevantes de las licitaciones corresponden a la licitación en sí misma”, es aplicable exclusivamente cuando la licitación tenga por objeto asignar un servicio a un adjudicatario que lo prestará en condiciones monopólicas. Por el contrario, si el Estado actúa como comprador de bienes o servicios, “el mercado relevante involucrado será aquel en el que inciden los bienes o servicios licitados”.

3.19. En este caso se produce la segunda situación pues Codelco licita las mallas en la misma calidad en que lo haría cualquier compañía minera o comprador privado.

3.20. Añade que Strabag no es su distribuidor, sino que un contratista que adquiere productos en calidad de cliente. Por tanto, no se puede asignar una cuota de mercado incluyéndole o invocar como argumento para justificar la supuesta “desproporción de las medidas solicitadas” el hecho de afectarse supuestamente las importaciones de Strabag.

3.21. En otro apartado, refiere a que su participación en el mercado relevante de mallas metálicas para uso industrial dista mucho de ser mayoritaria, incluso siendo ínfima. Aun definiendo el mercado a partir del ámbito minero, su participación fluctuaría entre un 10% a 20%.

3.22. Señala que en el mercado no existen barreras a la entrada.

3.23. Agrega que el mercado relevante se caracteriza por la presencia de grandes clientes con poder de contrapeso.

3.24. En subsidio de lo anterior, para el evento que el Tribunal estime que la participación de Geobrugg Chile es preponderante o que en el mercado solo participan dos actores, sostiene que la existencia de una patente puede derivar en la verificación de un monopolio de eficiencia lícito y deseable.

3.25. En subsidio de lo anterior, plantea que aun de adoptarse el criterio de PMP, ésta reconoce que el mercado ha podido ser desafiado y que es un mercado con una demanda creciente.

3.26. Luego, se refiere a sus excepciones y defensas.

3.27. En primer lugar, opone falta de legitimidad pasiva, señalando que PMP busca que se sancione una serie de conductas supuestamente anticompetitivas en las que habrían incurrido genéricamente Geobrugg Suiza y Geobrugg Chile, como parte de un plan para excluirle del mercado.

3.28. De las ocho conductas imputadas, solo una habría sido ejecutada por Geobrugg Chile. Así, de acuerdo con Geobrugg Chile, PMP le demandó por hechos en los que no tuvo más participación que el envío de una carta.

3.29. En segundo lugar, plantea que no existen conductas anticompetitivas.

3.30. Comienza señalando que no tiene una posición dominante y que bajo ningún respecto posee una participación de mercado de 65%. Aun en el improbable caso de estimar que la participación de Geobrugg Chile es la indicada por PMP, es un criterio asentado en la jurisprudencia de este Tribunal que ese dato no basta para determinar la existencia de posición de dominio, sino que se requiere de un examen comprensivo de las condiciones competitivas del mercado.

3.31. En cuanto a barreras a la entrada, señala que estas no existen, lo que es reconocido por la Demandante.

3.32. Por otro lado, los clientes son grandes empresas que definen las condiciones comerciales y contractuales, ejerciendo poder de compra, lo que es evidente en el caso de Codelco. Además, la demanda por mallas es creciente.

3.33. En consecuencia, no existiendo poder de mercado, no procede efectuar un reproche en esta sede a las conductas acusadas.

3.34. En cualquier caso, bajo ningún respecto puede estimarse que ha existido abuso. Afirma que no cuenta con posición de dominio incluso aceptando la definición de mercado relevante de PMP, pero de estimarse que posee o puede alcanzar poder de mercado, su ejercicio no ha podido ser abusivo, por lo que el elemento conductual no se satisface.

3.35. Añade que tampoco se producen los supuestos de competencia desleal, conducta que requiere configurar una conducta en los términos del artículo tercero de la Ley de Competencia Desleal y acreditarse que acto tuvo por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado, en la medida que quien las haya cometido tenga una posición dominante o pueda razonablemente adquirirla en virtud de dichos comportamientos desleales.

3.36. Plantea las razones por las que las alegaciones de PMP deben ser rechazadas en el caso de que se le atribuya un poder de mercado o que a través de las conductas denunciadas podría llegar a obtenerlo.

3.37. Reitera que no ha realizado declaraciones que contengan información falsa o incorrecta sobre los bienes de PMP. Señala que de acuerdo con la Demandante la información falsa correspondería al hecho de invocar patentes supuestamente inexistentes. Debido al tenor literal de la norma, la falsedad que se exige debe recaer sobre productos de un competidor y no sobre los propios.

No obstante, los antecedentes de la correspondencia tampoco pueden ser considerados como información falsa respecto de Geobrugg Chile. El contenido refiere no solo a patentes otorgadas, sino que también a otras en proceso de concesión, ya sea en el país de origen en algún país intermediario que comercializa o en Chile, y que se habrían podido ver afectadas por la conducta de un tercero en la importación de bienes desde China. Esa circunstancia es efectiva, y fue a su respecto que luego Geobrugg Suiza ejerció acciones en China, donde se encontraban las mallas fabricadas antes de ser importadas a nuestro país.

3.38. Además, indica que también es cierto que las patentes otorgadas en China, al tiempo de ejercerse las medidas en dicho país se encontraban vigentes y registradas. Con todo, este Tribunal por principio de territorialidad de la ley no puede pronunciarse sobre acciones ejercidas en el extranjero, referidas a derechos también extraterritoriales.

3.39. Añade que es PMP quien ha incurrido en conductas que podrían ser sancionadas de acuerdo con la Ley de Competencia Desleal.

3.40. Asimismo, sostiene que no se configura la infracción al artículo 3° inciso primero del D.L. N° 211 ni PMP ha aportado antecedentes que acrediten efectos en la libre competencia.

3.41. Arguye que no cabe aplicarle una multa por lo expuesto precedentemente y que la forma en que ha sido planteada la solicitud sancionatoria de PMP es improcedente e injustificada. Hace presente que en la demanda no se distingue cual sería la supuesta participación de ambas demandadas en los hechos denunciados, hablando genéricamente de “Geobrugg” como grupo empresarial. En abierta contradicción a lo anterior, resulta improcedente y contrario a los principios más fundamentales de derecho sancionador que luego requiera la imposición de multas separadas para matriz y filial por los mismos hechos y fundamentos.

3.42. En subsidio de todo lo anterior, solicita que las multas sean reducidas significativamente pues son desproporcionadas y excesivas. Indica que la demanda no contiene ningún fundamento o cálculo por el cual se requiere el máximo legal y en el caso concurren circunstancias atenuantes que consideradas conjuntamente obligan a reducir la cifra requerida.

3.43. Sostiene que no es un actor monopólico, no tiene poder de mercado y no ha desarrollado una estrategia o plan premeditado con fines exclusorios. Asimismo, debe descartarse la obtención de beneficio económico puesto que desde el ingreso al mercado de PMP, esta ha participado y ganado cuatro licitaciones con Codelco y ha obtenido según sus propias estimaciones, a lo menos un 35% de participación de mercado en poco más de un año.

3.44. Por otro lado, aduce que no es reincidente por las conductas denunciadas por PMP.

3.45. Plantea que otra circunstancia que concurre en este caso es que la conducta no produjo efectos en el mercado, lo que es reconocido por la Demandante respecto a la comunicación dirigida a Codelco.

C. LLAMADO A CONCILIACIÓN

4. A folio 48 se citó a audiencia de conciliación, trámite que no prosperó por cuanto las partes manifestaron que no existía ánimo para conciliar, según consta en el acta de folio 58.

D. RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

5. El 26 de julio de 2022 a folio 59 se dictó la resolución que recibió la causa a prueba, la que fue modificada a folio 72, fijándose como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: (1) Estructura, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos, entre abril de 2018 y la fecha de interposición de la demanda, esto es, el 9 de marzo de 2022. En particular: (a) Características de el o los productos demandados por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”) en las licitaciones de mallas de acero referidas en la demanda y sus eventuales sustitutos. (b) Proveedores y compradores de el o los productos indicados en la letra a) precedente y evolución de sus participaciones. (c) Existencia de costos o requisitos en los que debiera incurrir un eventual entrante al mercado. (2) Efectividad de que la(s) demandada(s) han ejecutado las conductas imputadas en la demanda y sus efectos en la competencia. En particular: (a) Existencia de cartas enviadas por la(s) demandada(s) a Codelco, distintas a la carta de 20 de abril de 2020; y contenido de las mismas. (b) Hechos y circunstancias que demostrarían que el ejercicio de acciones judiciales y/o administrativas por parte de Geobrugg AG tuvo por objeto entorpecer el actuar de la demandante, esto es, el envío de mallas tejidas de acero de alta resistencia desde China a Chile. (3) Eventual beneficio económico obtenido por la(s) demandada(s).

E. ANTECEDENTES PROBATORIOS

E.1. Prueba documental

6. La demandante acompañó documentos a folios 4, 91, 319, 406, 584, 613, 649, 654, 664, 669, 676, 722 y 810. Por su parte, Geobrugg Suiza acompañó documentos a folios 13, 39 y 740; mientras que Geobrugg Chile aportó prueba documental a folios 17, 43, 229, 692 y 763.

E.2. Exhibiciones de documentos

7. A solicitud de: (i) PMP, por resolución de folio 199 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de Geobrugg. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 381; (ii) Geobrugg, por resolución de folio 199 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de PMP. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 412; (iii) Geobrugg Chile, por resoluciones de folios 199 y 462 se decretó la exhibición de documentos por parte de Strabag SpA, la que tuvo lugar en dos audiencias, cuyas respectivas actas rolan a folios 423 y 509; (iv) Geobrugg y PMP, por resolución de folio 199 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 425; (v) Geobrugg Chile, por resolución de folio 199 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de Industrias Chilenas de Alambre Inchalam S.A. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 477;(vi) Geobrugg Chile, por resolución de folio 199 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de DSI Underground Chile SpA. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 495; y, (vii) Geobrugg Chile, por resolución de folio 391 se decretó la diligencia de exhibición de documentos por parte de PMP. El acta de la audiencia respectiva rola a folio 497.

E.3. Prueba testimonial

8. PMP presentó como testigos a Juan Cristóbal Ríos, Luisa Báez Barría, Alejandro Muñoz Joo, Claudio Campos Salas, Cristián Muga Aitken y Felipe González Aros (cuyas actas de audiencia testimonial rolan a folios 123, 187, 190, 292, 316 y 333, respectivamente).

8.1. Geobrugg Suiza presentó como testigos a Paulo Orostegui y Guillermo Villarroel Sanhueza (cuyas actas de audiencia testimonial rolan a folios 216 y 431).

8.2. Geobrugg Chile presentó como testigo a Cristián Donoso (cuya acta de audiencia testimonial rola a folio 384).

8.3. Las transcripciones corregidas de las audiencias testimoniales fueron agregadas por certificado de folio 792 y constan en conjunto en una carpeta .zip, a folio 793.

E.4. Prueba confesional (absolución de posiciones)

9. Absolvieron posiciones en estos autos John Scott Macnab en representación de PMP (cuya acta de audiencia de absolución rola a folio 255) y Germán Fischer Díaz en representación de Geobrugg Chile (cuya acta de audiencia de absolución rola a folio 437).

9.1. Las transcripciones corregidas de las audiencias de absolución de posiciones fueron agregadas por certificado de folio 792 y constan en conjunto en una carpeta .zip, a folio 793.

E.5. Oficios

10. A solicitud de Geobrugg Chile, por resolución de folio 199 se ordenó oficiar a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, quien respondió a folio 571.

F. INFORMES

11. Geobrugg Chile acompañó a folio 678 un informe elaborado por el abogado Javier Tapia Canales y el economista Eduardo Saavedra Parra sobre los méritos de la demanda (“Informe Tapia & Saavedra”). Por su parte, PMP acompañó a folio 810 un informe elaborado por la ingeniera geóloga Adeline Delonca sobre aspectos de la minería de alta resistencia y las condiciones de roca presentes en la minería de El Teniente.

G. OBSERVACIONES A LA PRUEBA

12. A folios 820, 821 y 823, Geobrugg Chile, Geobrugg Suiza y PMP, respectivamente, realizaron sus observaciones a la prueba.

H. AUTOS EN RELACIÓN Y VISTA

13. La vista de la causa se efectuó en audiencia del 11 de octubre de 2023, según consta en el certificado que rola a folio 824, quedando la causa en estado de acuerdo en la misma fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

CONSIDERANDO:

A. NORMATIVA APLICABLE E INDUSTRIA

Primero: Que los hechos que imputa PMP en su demanda se enmarcan en el uso de mallas de acero para un sector específico de la industria minera subterránea en Chile, a saber, los sistemas de soporte que mitigan estallidos de rocas dentro de excavaciones o túneles mineros, descritos en el informe de Adeline Delonca, doctora en mecánica de rocas de la Universidad de Lorraine, acompañado a folio 807.

En la minería, a medida que la profundidad de las excavaciones aumenta, los estallidos de roca se vuelven uno de los riesgos geológicos más críticos. Para prevenir o mitigar dichos eventos, se usa una combinación de pernos, mallas de fortificación y hormigón proyectado alrededor de las excavaciones. En particular, la función de las mallas es impedir que la eyección de rocas en un estallido impacte al personal o maquinaria que opera en el yacimiento (folio 807, pp. 8-12).

Dentro de la categoría de mallas de fortificación, los tipos más utilizados son las mallas electrosoldadas y las mallas metálicas o de acero. Las primeras se fabrican creando una cuadrícula cuyas intersecciones se encuentran soldadas, mientras que las segundas se elaboran con alambres tejidos en forma romboidal (folio 807, p. 15, y folio 823, pp. 60-21). Para ilustrar lo anterior, la Figura N° 1 exhibe una fotografía de éstas, encontrándose las mallas objeto de la controversia dentro de la segunda categoría;

Segundo: Que la mina El Teniente de Codelco se encuentra ubicada en la comuna de Machalí y, según indica el referido informe, sus túneles presentan alta dificultad, porque “tiene gran parte de sus faenas operando a mayores profundidades de lo normal” (folio 807, p. 18, aspecto ratificado en estrados por Alejandro Muñoz, jefe de ingeniería y geomecánica de Codelco, folio 202, p. 5). Ello ha repercutido en varios estallidos de roca a lo largo de los años, lo que ha generado la necesidad de definir diseños de soporte que se adecúen a los desafíos particulares de dicho lugar. De esta forma, se consolidó como solución el uso de mallas de acero de alta resistencia, con una capacidad estática y dinámica específica, y cuyo diseño y peso sea compatible para poder instalarla de manera mecanizada, minimizando así la exposición de maquinaria y personal en zonas de peligro (folio 807, pp. 17-19, lo cual es coherente con el testimonio de Alejandro Muñoz a folio 792, pp. 10-11);

Tercero: Que Codelco realiza licitaciones a través de su División El Teniente –área que administra el yacimiento referido– para aprovisionarse de mallas de acero que cumplan con requisitos técnicos como los recién indicados. Codelco exige la certificación de los productos por medio de una institución competente, previamente aprobada por dicha corporación (véanse, documentos de requisición técnica en licitaciones, incorporados a folio 806 según certificado de folio 805). Al respecto, no existe controversia de que, a la época de interposición de la demanda, dichas instituciones certificadoras eran el Western Australian School of Mines (“WASM”) y la University of Queensland (“UQ”) (folio 4, pp. 4-5, folio 39, pp. 10 y 63, y folio 43, pp. 9, 34 y 35); Cuarto: Que, es en este contexto en que se enmarcan las mallas sobre las cuales versa la controversia, denominadas como modelos “80-4” y “65-4”, que cumplen con los requerimientos para utilizarse en la mina El Teniente. A mayor abundamiento, dicha nomenclatura hace referencia a la abertura de la malla (80 o 65 milímetros) y al diámetro de su alambre (4 milímetros; véase, folio 39, p. 9, y folio 43, p. 7); Quinto: Que, por otro lado, cabe señalar que existieron y existen patentes sobre los modelos 80-4 y 65-4 que producen las Demandadas, de modo que resulta necesario referirse someramente a la aplicación de éstas. Al respecto, la propiedad industrial es “aquella área del derecho que regula principalmente las patentes, marcas comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad e indicaciones geográficas” (Walker, Elisa, 2014. Manual de Propiedad Intelectual. 1ª Edición). En lo referido a la protección de las patentes, la Ley N° 19.039 de propiedad industrial, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño (“Ley de Propiedad Industrial”) define las patentes como “el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención” y a las patentes de invención como “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial” (artículo 31). De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial, las patentes de invención se conceden por un período no renovable de 20 años, que se cuentan desde la fecha de presentación de la solicitud; Sexto: Que, además, la Ley de Propiedad Industrial contempla una serie de delitos en su artículo 52, entre los que se encuentra la letra a), que sanciona a “[l]os que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales”; Séptimo: Que, por último, la Ley N° 19.912 que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio OMC suscritos por Chile (“Ley N° 19.912”), en su artículo 6° incorporó al ordenamiento chileno las denominadas “medidas en frontera”, que corresponden a medidas prejudiciales que otorgan al titular de derechos industriales registrados en Chile la posibilidad de solicitar ante tribunales la suspensión del despacho de mercancía que signifique infracción a los derechos adquiridos en virtud de la ley reseñada precedentemente;

B. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

Octavo: Que PMP acusó a Geobrugg Suiza y Geobrugg Chile (matriz y filial, respectivamente) de haber infringido los incisos primero y segundo letras b) y c) del artículo tercero del D.L. N° 211, al ejecutar un “plan” para excluir a PMP del mercado –evitando o dilatando su ingreso, o dificultando su crecimiento– con el objeto de conservar la posición de dominio que poseen en el mismo, mediante actos de competencia desleal (folio 4, pp. 1, 6 y 26-28). Dicho comportamiento se habría iniciado en 2020 y se habría mantenido, a lo menos, hasta la fecha de interposición de la demanda, período durante el cual la Demandante se adjudicó cuatro licitaciones realizadas por Codelco para el aprovisionamiento de las mallas en comento (folio 4, p. 5);

Noveno: Que la Tabla N° 1 siguiente resume los cuatro procesos licitatorios aludidos por la Demandante, y los modelos y número de rollos de mallas que, según relata, le resultaron adjudicados;

Décimo: Que, en lo medular, PMP fundamenta su acusación en que: (a) hasta 2019, las Demandadas fueron el único proveedor de estas mallas para Codelco, al existir una patente de invención a su respecto y que, tras la entrada al mercado de PMP, la participación de aquellas pasó de 100% a un 65% del mercado; (b) Geobrugg Chile envió una carta a Codelco en abril de 2020, con la intención de disuadir a esa empresa de adjudicar licitaciones a PMP, afirmando falsamente la infracción de ciertas patentes, conducta que reiteró en junio de 2021; (c) Geobrugg Suiza, en octubre de 2020, solicitó en China la retención de 679 mallas de acero de PMP, sobre la base de la infracción a sus patentes de invención, a fin de que esta última no pudiera cumplir sus contratos con Codelco, en circunstancias que esas patentes fueron anuladas en 2021 por la autoridad china por falta de actividad inventiva; (d) Geobrugg Suiza abusó de los procedimientos judiciales en nuestro país mediante la interposición de acciones civiles y penales contra PMP y sus representantes, así como de medidas de frontera, utilizando una estrategia de elección del foro para el conocimiento y resolución del conflicto conocida como forum shopping, a partir de antecedentes contradictorios, inexactos o falsos, con el propósito de retener en aduanas nacionales los cargamentos de PMP destinados a Codelco, solicitando medidas desproporcionadas e incurriendo en un comportamiento doloso de acuerdo al artículo 280 del CPC (folio 4, pp. 6-26 y 29-31); y (e) las Demandadas se beneficiaron de la necesidad de PMP de contar con una certificación internacional, pues la única entidad certificadora de ese entonces tenía una relación de larga data con ellas, y no se mostró colaborativa frente a los ensayos que requería PMP para certificar sus mallas (folio 4, pp. 3-4 y 26);

Undécimo: Que, luego de acoger este Tribunal las excepciones dilatorias de ineptitud del libelo opuestas a folios 13 y 17, PMP precisó que cada una de las prácticas descritas en la consideración anterior “configuran conductas anticompetitivas distintas, de manera tal que, ellas deben ser acreditadas, analizadas y juzgadas independientemente, sin perjuicio que la suma de dichas conductas constituyen [sic] una agravante” (folio 23, p. 1);

Duodécimo: Que ambas Demandadas al contestar la demanda solicitaron su total rechazo, con condena en costas. Geobrugg Suiza indicó que solo ha ejercido de forma legítima los derechos que sus patentes de invención y activos de propiedad industrial le confieren, tanto en Chile como en el extranjero, y que su único fin ha sido evitar que terceros vulneren las patentes de las que es titular. Esgrime que además ni siquiera participa en el mercado relevante de autos, por lo no es posible que ejerza una posición dominante, ni mucho menos que la pueda usar para competir deslealmente (folio 39, pp. 1-3). Argumenta, principalmente, que: (a) el mercado relevante fue definido incorrectamente, por cuanto es competitivo y no presenta barreras a la entrada, además de admitir sustitutos, existiendo una amplia oferta y demanda; (b) la carta de abril de 2020 fue enviada por su filial, de manera que no puede extrapolarse algún vínculo hacia Geobrugg Suiza, y que tampoco existiría reproche jurídico respecto de tal comunicación, al ser perfectamente lícito informar el ejercicio de futuras acciones legales; (c) las acciones judiciales en China son hechos ocurridos fuera del territorio chileno, sin que este Tribunal tenga jurisdicción para entrar a conocerlos, siendo competencia exclusiva y excluyente de las autoridades en materia de propiedad industrial; (d) el ejercicio de acciones judiciales y de medidas de frontera dentro del país poseen como única finalidad la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial de su titularidad, los cuales habrían sido vulnerados por la Demandante, y que en ningún caso ha incurrido en un comportamiento doloso; y, (e) la acusación de PMP de que Geobrugg Suiza habría incidido en la demora de las certificaciones con el WASM sería especulativa y totalmente infundada (folio 39, pp. 16 y 25- 71);

Decimotercero: Que, por su parte, Geobrugg Chile señaló que no ha participado en las conductas que dan fundamento a la demanda, pues no interpuso ninguna de las acciones judiciales descritas por PMP, y solo habría enviado una carta a Codelco informándole de la eventual infracción por terceros de los derechos otorgados por las patentes de su matriz, lo cual sería perfectamente legítimo y razonable. Añade que no posee una posición dominante en el mercado y que tampoco podría alcanzarla, mucho menos a través de las acciones denunciadas (folio 43, pp. 1-3). Arguye a grandes rasgos que: (a) el mercado relevante fue reducido artificialmente, pues no existirían barreras a la entrada, hay numerosos proveedores y grandes compradores, y existiría sustituibilidad con otros productos, teniendo en realidad una participación entre un 10% y 20%, de modo que no posee ni podría alcanzar una posición dominante; (b) la carta de abril de 2020 efectivamente fue enviada a Codelco, pero no contiene ningún antecedente falso o inexacto, y su única finalidad habría sido informar a un cliente relevante acerca de posibles infracciones a derechos de propiedad industrial, tanto a nivel nacional como también relativos a China u otros países de tránsito; (c) al no ser titular de derechos de propiedad industrial en Chile, no ha ejercido ninguna acción en el extranjero; (d) no ha ejercido acciones en nuestro país, de manera que ninguna de estas conductas podría serle atribuida; y, (e) la demora de las certificaciones de la Demandante con el WASM no guardarían relación con su matriz (folio 43, pp. 11 y 14-41);

Decimocuarto: Que no existe controversia en autos respecto a que Geobrugg Suiza y Geobrugg Chile formarían parte de un mismo grupo empresarial, siendo la última filial de la primera (folio 4, p. 1; folio 39, p. 52; y folio 43, pp. 5 y 55);

Decimoquinto: Que el análisis a realizar no se referirá al conflicto de patentes suscitado entre las partes, ya sea respecto de su mérito o eventual infracción, al tratarse de una materia que no es competencia de este Tribunal, sino que se centrará en si las prácticas cuestionadas por PMP son o no ilícitas, esto es, si ellas limitan o impiden la entrada de competidores por la vía de acciones judiciales o administrativas que trascienden aquellas razonables para un monopolio que pudiera estar lícitamente protegido por una o varias patentes;

Decimosexto: Que, en lo sucesivo se seguirá el siguiente orden: (i) se describirán los hechos que han quedado asentados a partir de la prueba aportada al proceso; (ii) se determinará el mercado relevante de autos, para evaluar si las Demandadas podían alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en dicho mercado; y, por último, (iii) se analizarán las conductas acusadas sobre la base del estándar aplicable, en particular, a las comunicaciones dirigidas a Codelco y las acciones judiciales interpuestas;

C. HECHOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO

Decimoséptimo: Que, previo al análisis de las conductas imputadas, resulta necesario referirse a los hechos que han quedado asentados a partir de la prueba aportada en autos;

Decimoctavo: Que se ha acreditado que el 25 de febrero de 1999, Fatzer A.G. –empresa relacionada a Geobrugg Suiza (según lo relata esta última a folio 821, p. 7)– solicitó la patente de un trenzado de alambre de acero de alta resistencia, correspondiente a las mallas de acero referidas en esta causa. Dicha patente le fue concedida el 4 de agosto de ese año y publicada bajo el registro N° 49518 (folio 713, acompañado en escrito de folio 722), con una caducidad prevista para el 2 de febrero de 2019 (folio 714, acompañado en escrito de folio 722);

Decimonoveno: Que el 26 de enero de 2018, Geobrugg Suiza solicitó dos patentes relacionadas al mismo tipo de mallas, las que le fueron concedidas el 22 de octubre de 2020, bajo los registros N° 60797 y N° 60798 (folios 715 y 716, acompañados en escrito de folio 722), cuya expiración se prevé para 2038. Posteriormente, el 9 de julio de 2019, la misma empresa solicitó una patente adicional, la que le fue concedida el 13 de julio de 2021, bajo el registro N° 62532 (folio 717, acompañado en escrito de folio 722);

Vigésimo: Que se ha acreditado por PMP la existencia de comunicaciones entre ella y el WASM, y entre ella y Codelco, en el lapso inmediatamente anterior al vencimiento del período de protección de la patente original de Geobrugg Suiza sobre las mallas, con miras a la obtención de la certificación exigida por Codelco para permitir que PMP participara en las licitaciones para la División El Teniente (correos electrónicos incorporados a folios 806 y 833 según certificados de folios 805 y 832, respectivamente). Estas conversaciones resultaron infructuosas, optando PMP por recurrir a la UQ, entidad que tuvo que ser habilitada por Codelco como certificadora;

Vigésimo primero: Que la imputación de PMP respecto a que Geobrugg se benefició de la dilación en la certificación (demanda, folio 4, p. 26) se refiere a la actuación de un tercero, el WASM, que no ha sido demandado en autos y, a mayor abundamiento, no consta evidencia alguna en autos de que Geobrugg, sea la matriz o una de sus filiales, hubiere intervenido en el proceso de certificación de las mallas de PMP iniciado en 2018;

Vigésimo segundo: Que el 2 de febrero de 2020, Codelco realizó un llamado público para licitar, entre otros, el suministro de 3.236 y 2.329 rollos de mallas de acero de denominaciones 80/4 y 65/4, respectivamente (en adelante, “Licitación N° 1”, identificada en la demanda bajo el número 7000208152, folio 4, p. 5; véase, asimismo, documento “Licitación WEB 7000208152.pdf” en ruta Documentos públicos\Geobrugg AG\C4 Términos licitaciones\Codelco\1. Licitacion 7000208152; y documento “CODELCO Mesh Tendering Process SRM 7000208152.eml” en ruta Documentos públicos\Geobrugg AG\C3 Invitaciones a licitar\Codelco\1. Licitacion 7000208152, incorporados a folio 638 según certificado de folio 636). El plazo de cierre de recepción de ofertas fue el 5 de marzo de 2020, participando PMP y Geobrugg Chile (documento “12) Captura_materiales adjudicados_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco \Documentos Adicionales Exhibición Codelco\3. Licitaciones\03. Registros de Adjudicaciones, incorporado a folio 806 según certificado de folio 805);

Vigésimo tercero: Que consta en autos que, el 21 de abril de 2020, Germán Fischer, el gerente general de Geobrugg Chile, envió carta fechada el día anterior al gerente de abastecimiento de Codelco, indicando, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) un punto particular que quisiéramos mencionar es que a raíz de numerosas consultas que hemos recibido de parte de los departamentos de abastecimiento, tanto de las compañías mineras, como de empresas contratistas, en las distintas licitaciones o procesos de compra de los últimos meses, hemos detectado que existiría una o más empresas que estarían ofreciendo mallas de acero similares, de origen chino, las que si bien podrían tener certificados de resistencia similares, emitidos en alguna universidad o instituto, no serían fabricadas por nuestra empresa y estarían infringiendo algunas de nuestras patentes, concedidas y actualmente vigentes como también otras en proceso de concesión, ya sea en el país de origen, en algún país intermediario que comercializa o en Chile. En ese sentido, los ofrecimientos de dichas empresas entrarían en contravención con las bases de licitación y los términos de Órdenes de Compra de nuestros clientes, que comúnmente contemplan obligaciones de respeto y de no infracción a la propiedad intelectual de terceros, tales como marcas y patentes, e inclusive de indemnización frente a los daños que cualquier acto atentatorio a este derecho de propiedad pueda últimamente sobrevenir en el Licitante” (folios 40 y 41, p. 2, acompañados en escrito de folio 43). Ello fue corroborado por el propio Germán Fischer en audiencia de absolución de posiciones, donde señaló que “efectivamente yo el 21 de abril envié esa carta al señor Reyes Piani que fue redactada el 20 de abril. Carta que era informativa sobre varias cosas de la compañía, tanto de la compañía chilena como cosas que me instruyó la casa matriz” (folio 793, documento “11. (folio 458) Transcripción absolución posiciones Germán Fischer Díaz”, en adelante “audiencia confesional Germán Fischer”, p. 1);

Vigésimo cuarto: Que, de esta forma, la carta de Geobrugg Chile a Codelco fue remitida en el período entre la caducidad de la patente N° 49518 y el otorgamiento de las patentes N° 60797 y N° 60798, pero en forma posterior a la solicitud que dio lugar a esas dos últimas patentes;

Vigésimo quinto: Que consta también que el 22 de abril de 2020, Ricardo Reyes Piani de Codelco respondió a Geobrugg Chile lo siguiente: “(…) En cuanto a las eventuales infracciones a derechos de propiedad industrial, sugerimos ejercer las acciones civiles, penales y otras acciones de protección que la legislación común contempla. Esto, por cuanto es el titular de los derechos el que debe accionar las acciones tendientes a resolver la eventual infracción. Entendemos que no es posible adoptar por nuestra parte acciones que excluyan a un proveedor que pudiera estar acusado de este tipo de infracciones, en tanto no exista pronunciamiento de los órganos competentes, por estimarse que algunas afirmaciones podrían utilizarse con el sólo objeto de impedir participación en un mercado, constituyendo en consecuencia un atentado a la libre competencia. Así también, uestras [sic] Bases Administrativas Generales hacen exclusivamente responsable al proveedor eventual infractor, debiendo siempre operar en el marco de la ley y de las buenas prácticas comerciales” (folio 40);

Vigésimo sexto: Que, aun cuando no consta en el expediente la adjudicación de la Licitación N° 1, el 13 de mayo de 2020, Codelco emitió un documento de compra del cual se desprende que ella fue adjudicada parcialmente a PMP y Geobrugg Chile, ambas con una porción del suministro de los modelos 80-4 y 65-4 (véase, documento “12) Captura_materiales adjudicados_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Adicionales Exhibición Codelco\3. Licitaciones\03. Registros de Adjudicaciones, incorporado a folio 806 según certificado de folio 805);

Vigésimo séptimo: Que no ha sido controvertido por las Demandadas que, durante 2020, Geobrugg Suiza solicitó a autoridades chinas que se retuviesen mallas que serían exportadas hacia Chile, atendido que vulneraban sus patentes de invención (folio 39, pp. 29-30; y folio 43, pp. 50-51). En efecto, de conformidad a los documentos no objetados acompañados a folio 664, una filial de Geobrugg Suiza interpuso al menos dos demandas en China, con fecha 10 y 19 de octubre de 2020 respectivamente, sobre la base de infracciones a patentes que le habían sido concedidas en 2018. Estas demandas fueron posteriormente rechazadas por resoluciones de 2 de noviembre de 2021, dictadas tras la decisión de la autoridad china de propiedad intelectual de anular las patentes supuestamente infringidas, dictada el 28 de septiembre del mismo año.

Adicionalmente, Germán Fischer, representante legal de Geobrugg Chile, reconoció conocer la existencia de dichas acciones (audiencia confesional Germán Fischer, folio 793, p. 11 “[s]í sé que hubo acciones en China, porque en algún minuto los abogados lo informaron, pero no sé que tipo de acciones ni en específico cuáles. (…) Entiendo que hay acciones en China respecto de la protección de propiedad industrial y que son coordinadas directo entre casa matriz y los abogados”);

Vigésimo octavo: Que, por otro lado, con posterioridad al otorgamiento a Geobrugg Suiza de las patentes N° 60797 y N° 60798 el 22 de octubre de 2020, esta presentó una serie de medidas en frontera, medidas prejudiciales, demandas y querellas ante tribunales chilenos contra PMP por una supuesta infracción a dichas patentes;

Vigésimo noveno: Que las acciones entabladas por Geobrugg Suiza pueden ordenarse en dos grupos, en relación con la época de su interposición. El primero de estos grupos comprende dos medidas en frontera interpuestas el 11 de noviembre de 2020, una ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio (Rol C 2471-20, folio 657 acompañado por escrito de folio 664, en adelante “Medida Frontera N° 1 San Antonio”), y otra ante el 4° Juzgado de Letras de Valparaíso (Rol C 2554-20, folio 658 acompañado por escrito de folio 664, en adelante “Medida Frontera N° 2 Valparaíso”). En la primera de dichas causas, solicitó la suspensión del despacho de 663 rollos de mallas de acero por 10 días, que PMP pretendía efectuar vía marítima a través del Puerto de San Antonio. La matriz sostuvo que PMP estaría importando desde China redes y mallas de acero de alta resistencia que infringían sus patentes y que además se estaban vendiendo como si fueran de ella, identificándolas con la marca “Geobrugg”;

Trigésimo: Que, la Medida Frontera N° 2 Valparaíso era esencialmente idéntica a la anterior, pero referida al puerto de Valparaíso. El 22 de marzo de 2021, Geobrugg Suiza solicitó tener por terminada esta causa, por no haber acontecido el supuesto de hecho que daría motivo al juicio, toda vez que PMP no ingresó por dicho puerto los bienes objeto del litigio (folio 658, p. 86);

Trigésimo primero: Que, como se examinará posteriormente, en la Medida Frontera N° 1 San Antonio, Geobrugg Suiza interpuso demanda contra la sociedad Scott Agri Trade SpA (“SAT”), que, de acuerdo con lo señalado por dicha matriz, sería de propiedad del mismo representante legal que PMP (folio 39, p. 34), lo que se condice con lo declarado por John Scott Macnab en su absolución de posiciones, quien señaló que esta sociedad es suya y de sus hijos (folio 793, documento “5. (folio 308) Transcripción absolución posiciones John Scott Macnab”, p. 11);

Trigésimo segundo: Que dentro de este primer grupo de acciones se incluye también la medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos y de mallas en poder de Codelco ante el 1er Juzgado Civil de Rancagua, Rol C 7361- 20 (folio 656, p. 4, en adelante “Medida Prejudicial N° 1 Rancagua”), de 23 de noviembre de 2020. Respecto de ella, PMP presentó incidente de incompetencia relativa por vía declinatoria, el que fue acogido (ídem, p. 69). Luego de ello, Geobrugg Suiza reiteró la medida el 20 de enero de 2021, esta vez ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, Rol C 749-21 (folio 647, en adelante “Medida Prejudicial N° 2 Santiago”);

Trigésimo tercero: Que, como puede apreciarse de los hechos establecidos en los considerandos anteriores, entre el 2 de febrero de 2019 y el 22 de octubre de 2020, Geobrugg Suiza no dispuso de ninguna patente concedida en nuestro país relativa a mallas de acero. En ese período, Codelco llamó a la Licitación N° 1, en el marco de la cual se produjo el envío de la carta de 21 de abril de 2020 por Geobrugg Chile a Codelco. Con posterioridad a la adjudicación de parte de esa licitación a PMP, en octubre de 2020, se interpusieron acciones judiciales en China para impedir la importación de mallas de acero. Así, no se ha acreditado que Geobrugg Suiza haya interpuesto, por sí o por interpósita persona, acción judicial o administrativa alguna contra PMP en Chile durante el período en que no fue titular de derechos de propiedad industrial en nuestro país, pues el primer grupo de acciones se entabló a partir del 11 de noviembre de 2020, esto es, con posterioridad al otorgamiento de las nuevas patentes;

Trigésimo cuarto: Que el 9 de febrero de 2021, Codelco realizó un segundo llamado a licitación para el suministro de mallas de fortificación modelo 65-4, cuyo plazo de cierre de recepción de ofertas fue el 22 de febrero del mismo año (“Licitación N° 2”, identificada en la demanda bajo el número 157497468, folio 4, p. 5). La fecha de recepción de suministros fue el 28 de abril de 2021 (véase, documento “19) Instrucciones a los proponentes R0_Redacted.pdf”, p. 5, en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\05. Base de licitación\Lic Doc158809484, incorporado a folio 806 según certificado de folio 805). Según consta en los registros de adjudicación, PMP fue la única empresa que se adjudicó este contrato (documento “16) Adjudicación Lic Doc158809484_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\03. Registros de adjudicaciones realizadas a PMP, incorporado a folio 806 según certificado de folio 805);

Trigésimo quinto: Que el 23 de abril y el 7 de mayo de 2021, Codelco realizó otros dos llamados a licitación, ambos para el suministro de mallas de fortificación 80-4 y 65-4, así como para otros tipos de mallas (“Licitación N° 3” y “Licitación N° 4”, identificadas en la demanda bajo los números 163815098 y 204151700, folio 4, p. 5; documentos “19) Instrucciones a los Proponentes Rev 1_WS163815098_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\05. Base de licitación\Lic Doc198096226, y documento “19) Instrucciones a los Proponentes Rev 2_WS204151700_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\05. Base de licitación\Lic Doc206080733, incorporados a folio 806 según certificado de folio 805). La Licitación N° 3 fue por el suministro de 3.358 rollos de mallas modelo 80-4, y por 665 rollos de mallas modelo 65-4, y fue adjudicada parcialmente a Geobrugg Chile y PMP (documento “16) Adjudicaciones Lic Doc198096226 _Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\03. Registros de adjudicaciones realizadas a PMP, incorporado a folio 806, según certificado de folio 805); y La Licitación N° 4 fue por el suministro de 5.922 rollos de mallas modelo 80-4, y por 338 rollos de mallas modelo 65-4, donde resultaron parcialmente adjudicatarios PMP y la empresa Anping Haotong Wire Mesh Co. Ltd. (documento “16) Adjudicaciones Lic Doc206080733_Redacted.pdf” en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\3. Licitaciones\03. Registros de adjudicaciones realizadas a PMP, incorporado a folio 806, según certificado de folio 805). La adjudicación a esta última empresa fue condicional a los resultados de certificación de sus productos (véase, documento “OC 4600020595_Anping Haotong_Redacted.pdf”, p. 1, en ruta Versiones Públicas Codelco\Documentos Exhibición Codelco\6. Contratos\Lic Doc206080733, incorporado a folio 806, según certificado de folio 805).

De los mismos documentos citados precedentemente, se desprende que el suministro de estos productos debía realizarse en plazos de 30, 50, 70 y 80 días, según sea el caso, desde la orden de compra emitida por Codelco;

Trigésimo sexto: Que el 14 de junio de 2021 el gerente general de Geobrugg Chile envió una comunicación a Cesar Reyes Molina, jefe senior de Codelco, en que se señaló que “hemos detectado que se han comercializado mallas de acero que infringen nuestra propiedad industrial, proviniendo dichos productos de China. Ante estos hechos hemos iniciado las acciones legales pertinentes. Por ejemplo, hemos retenido cargamentos en China destinados a ser importados a Chile, y hemos logrado que tribunales nacionales decreten la suspensión del despacho de mallas de acero en puertos chilenos, lo que involucra formalmente que esos productos queden retenidos en Aduanas y no se autorice su despacho o ingreso al país. Actualmente existen varios procesos judiciales en curso en los que se discute la incautación y exhibición de los productos que consideramos infractores. Nuestro objetivo es obtener su destrucción. Estos procesos pueden ser consultados en el sistema en línea del poder judicial puesto que los datos allí contenidos son públicos. Le hacemos presente lo anterior, con la finalidad de informar sobre las acciones que el grupo Geobrugg realiza para resguardar a sus clientes frente a posibles imitaciones de nuestros productos, y en pos de mantener el respeto por la propiedad industrial en nuestro país” (documento “3. Carta 14.6.2020 – GFD a Abastecimiento Codelco” y “4. Correo carta 14 de junio de 2021”, carpeta zip de folio 637, agregado por certificado de folio 636 en ruta folio 381/PENDRIVE N° 1/2. Cartas Codelco);

Trigésimo séptimo: Que el 18 de junio del mismo año, Germán Fischer envío carta a Ricardo Reyes Piani, gerente corporativo de adquisiciones de Codelco, en la que reiteró lo señalado en la misiva anterior (documentos “5. Carta 18.6.2020 – GFD a Abastecimiento Codelco”, y “6. Cadena de correos carta 18 de junio 2021”, en la ruta de folio 637 citada en la consideración anterior);

Trigésimo octavo: Que, por otro lado, no es controvertido que el 23 de julio de 2021 se inició un segundo grupo de acciones por parte de Geobrugg Suiza. En efecto, sin perjuicio de que no se acompañó al expediente, es un hecho público y no controvertido por las partes que Geobrugg Suiza interpuso una medida en frontera respecto de 8.000 rollos de mallas tramitada ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio, Rol C 955-21 (en adelante, “Medida Frontera N° 3 San Antonio”) que luego fue acotada a 520 rollos (contestación, folio 39, p. 38). Con la misma fecha, presentó también una medida en frontera equivalente ante el 1er Juzgado de Letras de Valparaíso, tramitada bajo el Rol C 984-21 (folio 648, en adelante “Medida Frontera N° 4 Valparaíso”);

Trigésimo noveno: Que, en adición a las acciones civiles anteriores, en septiembre de 2021, Geobrugg Suiza interpuso dos acciones penales acusando la comisión del delito del artículo 52 letra a) de la Ley de Propiedad Industrial: (a) RIT O 6428-21, de 10 de septiembre de 2021, en que se solicitó como medida precautoria la retención de 520 mallas ante el Juzgado de Garantía de San Antonio (folio 650, en adelante “Querella N° 1 San Antonio”); y, (b) RIT O 8719-21, de 28 de septiembre de 2021, ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en que se solicitó como medida precautoria la retención de 270 mallas (folio 651, en adelante “Querella N° 2 Valparaíso”);

Cuadragésimo: Que, finalmente, el 15 de noviembre de 2021, Geobrugg Suiza presentó demanda por infracción a la propiedad industrial contra PMP, solicitando la mantención de la medida precautoria especial del artículo 112 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de 520 mallas, tramitada bajo el Rol C 9085-21 del 30° Juzgado Civil de Santiago (folio 652, en adelante “Demanda N° 2 Santiago”), así como una ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, tramitada bajo el Rol C 9064-21 (folio 653, en adelante “Demanda N° 3 Santiago”), relacionado con el proceso llevado ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio, perteneciente al primer grupo de acciones (folio 657, p. 51);

Cuadragésimo primero: Que a la fecha de dictación de esta Sentencia, las demandas y querellas interpuestas por Geobrugg Suiza en Chile, no han sido objeto de pronunciamiento por medio de sentencia firme;

D.EXCEPCIONES OPUESTAS POR LAS DEMANDADAS

D.1. Excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Geobrugg Andina SpA

Cuadragésimo segundo: Que, previo al análisis de la conducta acusada y el mercado relevante en que esta incidiría, procede pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Geobrugg Chile;

Cuadragésimo tercero: Que esta demandada arguyó que de las ocho conductas relatadas en la demanda, solo una habría sido ejecutada por ella (contestación Geobrugg Chile, folio 43, p. 42), a saber, el envío de una carta a Codelco el 21 de abril de 2020. Así, según Geobrugg Chile, la atribución que le hace PMP no satisface un estándar mínimo de seriedad jurídica que la ley exige para convertirla en el legitimado pasivo de esta acción;

Cuadragésimo cuarto: Que, para resolver esta excepción, cabe consignar, en primer lugar, que no es controvertido que Geobrugg AG y Geobrugg Andina SpA pertenecen al mismo grupo empresarial, siendo la segunda filial de la primera (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, p. 50; contestación Geobrugg Chile, folio 43, pp. 1, 5 y 55; y audiencia confesional Germán Fischer, gerente de Geobrugg Chile, folio 793, p. 2);

Cuadragésimo quinto: Que, de las comunicaciones que se reseñaron en los considerandos vigésimo tercero y trigésimo sexto, se aprecia que la filial Geobrugg Chile actúa en representación de los intereses de su matriz, Geobrugg Suiza, señalando incluso que las mallas a las que alude en la carta de 21 de abril de 2020 “estarían infringiendo algunas de nuestras patentes” (folio 41). Adicionalmente, el representante de Geobrugg Chile reconoció que la misiva de 21 de abril de 2020 era informativa sobre varias cosas de la compañía, tanto de la chilena como “cosas que me instruyó la casa matriz” (audiencia confesional Germán Fischer, p. 1) y que fue revisada por abogados especialistas en propiedad intelectual y que “coordinan todo con casa matriz respecto a esas materias” (ídem). En la misma línea, en la carta de 14 de junio de 2021, Geobrugg Chile es quien afirma que “hemos iniciado las acciones legales pertinentes”, refiriéndose también a las acciones que “el grupo Geobrugg realiza para resguardar a sus clientes frente a posibles imitaciones de nuestros productos” (documento “3. Carta 14.6.2020 – GFD a Abastecimiento Codelco”, agregado por certificado de folio 636, carpeta zip que rola a folio 637/PENDRIVE N° 1/2. Cartas Codelco);

Cuadragésimo sexto: Que, por su parte, en las acciones impetradas por Geobrugg Suiza ante tribunales civiles chilenos, reconoce haber enviado ella una carta a Codelco –en referencia a la carta de 21 de abril de 2020– (folio 648, p. 14 y folio 647, p. 12). En un sentido similar, se refiere a Geobrugg de modo amplio para indicar que serían solo tres empresas en Chile “las que proporcionan el tipo de malla específica requerida en El Teniente, Geobrugg, Strabag, y PMP y siendo PMP una competidora que tiene precios bajos” (folio 648, p. 15);

Cuadragésimo séptimo: Que, en la Medida Frontera N° 4 Valparaíso, la filial chilena se ofreció como fiadora en caso de que el tribunal competente solicitara una garantía frente al otorgamiento de la medida de frontera solicitada por la matriz (folio 648, p. 24). A este respecto, en su audiencia confesional, el representante de Geobrugg Chile, Germán Fischer, afirmó que “entiendo que hasta la ley exige que sea una entidad chilena la que pone la garantía pero son instrucciones que ellos o que nosotros hemos recibido específicas de casa matriz para apoyar” (audiencia confesional Germán Fischer, folio 793, p. 3);

Cuadragésimo octavo: Que, en la Demanda N° 2 Santiago, Geobrugg Suiza se refiere indistintamente a ella y su filial chilena, afirmando que “Geobrugg comercializa para túneles de minas, la malla de acero MINAX 80/4” (folio 648). En un modo similar, señaló que “[e]l daño económico se genera también al perder mi representada venta de su producto original, ya que las demandadas le vendieron al principal cliente de mi representada (CODELCO) las mallas falsas, dejando en consecuencia CODELCO de comprar mallas originales, lo cual afecta a mi representada GEOBRUGG AG, que vende sus mallas a través de su filial en Chile Geobrugg Andina SpA. Si las demandadas no hubiesen vendido las 520 mallas, éstas habrían sido vendidas por el grupo GEOBRUGG” (folio 652, p. 22; en el mismo sentido, folio 653, pp. 25 y 26 en la Demanda N° 3 Santiago);

Cuadragésimo noveno: Que este Tribunal se ha referido previamente a la aplicación de la doctrina de la “única unidad económica”, en virtud de la cual varias entidades jurídicas distintas son tratadas como una sola, destacando para su análisis ciertos elementos que, sin ser copulativos, permiten discernir cuando ésta debe ser aplicada, de modo que “las decisiones que adopten las entidades que son jurídica y formalmente diferentes deben ser tratadas como una mera distribución de funciones al interior del mismo grupo empresarial y, por consiguiente, acciones como la de autos en que la filial ejecuta las instrucciones de su matriz podrían ser dirigidas, indistintamente, en contra de cualquiera de ellas” (Sentencia N° 176/2021, c. 8°). En particular, se ha resaltado la existencia de una unidad de dirección o de interés común entre dos empresas relacionadas (v.g., sentencias N° 167/2019, c. 80°-81°; y N° 154/2016, c. 10°; y Excma. Corte Suprema, sentencia de 8 de abril de 2020, Rol N° 9361-2019, c. 2°). En ese sentido, se ha resuelto, en relación con esta doctrina, que “desde el punto de vista de la libre competencia lo relevante es determinar si una sociedad tiene o no la capacidad de adoptar decisiones competitivas en el mercado como un agente autónomo o independiente del grupo empresarial de que forma parte” (Sentencia N° 139/2014, c. 294° y Sentencia N° 103/2010, c. 46°);

Quincuagésimo: Que, aplicando el razonamiento expuesto en el considerando anterior, puede concluirse que, de los actos propios de las Demandadas, en la especie, se observa una unidad de propósito y un actuar coordinado entre matriz y filial con el fin de velar por los intereses del grupo Geobrugg como una única entidad en el ámbito competitivo, no observándose un desenvolvimiento individual de cada compañía, de modo que existen antecedentes suficientes para concluir que han actuado como una única unidad económica;

Quincuagésimo primero: Que, como se indicó supra en la consideración decimocuarta, las Demandadas no han controvertido la relación de propiedad entre ambas empresas, ni tampoco su actuación conjunta a la luz del derecho de la competencia, pudiendo haberlo hecho para descartar la aplicación de esta doctrina;

Quincuagésimo segundo: Que, por lo expuesto precedentemente, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la filial chilena Geobrugg Andina SpA y, en lo sucesivo, se utilizará “Grupo Geobrugg” para referirse a ambas compañías, matriz y filial, indistintamente;

D.2. Excepción de falta de jurisdicción por extraterritorialidad

Quincuagésimo tercero: Que, como se ha señalado (supra, considerando vigésimo séptimo), Geobrugg Suiza ejerció acciones judiciales en China con el objeto de impedir que las mallas comercializadas por PMP fuesen importadas a Chile. En otras palabras, se ha acreditado la ocurrencia de un hecho en el extranjero, realizado con la intención de generar efectos en el mercado chileno;

Quincuagésimo cuarto: Que Geobrugg Suiza ha alegado que, tratándose de hechos ocurridos fuera del territorio de la República, este Tribunal no puede entrar a conocer de ellos por carecer de jurisdicción para ello, en cuanto la aplicación extraterritorial de la ley chilena de defensa de la competencia, contemplada en el numeral 11 del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales (“COT”), sólo se refiere al delito contemplado en el artículo 62 del D.L. N° 211 (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, p. 28, alegación que fue referida someramente por la filial chilena en su contestación, folio 43, p. 51);

Quincuagésimo quinto: Que, de seguirse la argumentación de falta de jurisdicción opuesta por Geobrugg Suiza, podría concluirse que una conducta ilícita ejecutada en el extranjero, realizada con la intención de producir efectos anticompetitivos en el territorio chileno, quedara impune por esa sola circunstancia, conclusión que resulta inaceptable por contravenir el sentido de las normas de defensa de la competencia e introducir un mecanismo de fácil utilización para que los agentes económicos pudieran eludir el alcance de las normas del D.L. N° 211 (Sentencia N° 117/2011, c. 34° y c. 35°);

Quincuagésimo sexto: Que, por el contrario, el que los efectos de la acción desarrollada en el extranjero se produzcan en Chile da cuenta de la existencia de una conexión significativa entre esa acción y el territorio chileno, en el entendido que la acusación se funda precisamente en que ese hecho acaecido en el extranjero habría sido un elemento que habilitaría a la adquisición, mantención o incremento de una posición dominante en un mercado chileno (véase, Bascuñán R., Antonio, 2016. Estudios sobre la Colusión, Santiago: La Ley, pp. 55-57 y 63). De este modo, no hay impedimento para afirmar la competencia de este Tribunal para conocer de la acusación por conductas realizadas por el Grupo Geobrugg en China;

Quincuagésimo séptimo: Que, no obsta a esta conclusión el hecho que el artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales sólo haga mención al delito contemplado en el artículo 62 del D.L. N° 211, en cuanto la primera de esas normas se refiere únicamente a la competencia de los tribunales chilenos en materia penal, de modo que no es aplicable a las infracciones establecidas en el artículo 3° del D.L. N° 211;

Quincuagésimo octavo: Que, en consecuencia, se rechazará la excepción de falta de jurisdicción planteada por esta demandada;

E. POSICIÓN DOMINANTE

Quincuagésimo noveno: Que, en consideración a los ilícitos imputados (véase, consideración octava), su configuración requiere determinar el mercado relevante y luego evaluar si dichos actos tenían la aptitud para que las Demandadas pudieran alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en dicho mercado (Sentencia N° 178/2021, c. 142°-144°; Excma. Corte Suprema, 18 de enero de 2023, Rol N° 28.624-2021, c. 17°; y 25 de julio de 2023, Rol N° 25.179-2022, c. 15°). De no ser ello efectivo, se trataría de un conflicto entre privados que debería resolverse en otra sede judicial, pues no habría un conflicto de interés público que amerite una intervención de este Tribunal (Sentencia N° 125/2012, c. 6°; Sentencia N° 176/2021, c. 31° y 32°);

Sexagésimo: Que PMP define el mercado relevante como “la producción, distribución y comercialización de Mallas para las licitaciones que realiza Codelco”, dentro de todo el territorio nacional (folio 4, pp. 29-31). Añade que hasta 2019 Geobrugg era el único proveedor de Codelco y que, luego de la entrada de PMP, esa empresa mantuvo una participación de alrededor de un 65%. Ello, junto con las barreras a la entrada presentes en dicho mercado, permitirían verificar la posición de dominio de Geobrugg (folio 4, p. 32);

Sexagésimo primero: Que las Demandadas controvierten tal definición, así como también la posición dominante que se les atribuye. Por un lado, Geobrugg Suiza señala que el mercado relevante corresponde a “las mallas metálicas de uso industrial en el territorio nacional”, donde no participa, debido a que sus operaciones se circunscriben al exterior de Chile (folio 39, p. 52). Por otro lado, Geobrugg Chile postula la misma definición que su matriz, e indica que su participación en el mercado es ínfima, fluctuando entre un 10% y 20% y que ello, junto a otros aspectos, descarta una posición dominante (folio 43, pp. 22- 41 y 44-46);

Sexagésimo segundo: Que, para sostener su posición, la Demandante argumenta que:

(a) Codelco, a través de su División El Teniente, es el único actor que demanda estas mallas debido a las necesidades particulares de sus yacimientos de cobre (folio 4, pp. 17, 29 y 30; y folio 823, pp. 60-61); y

(b) No existen sustitutos para estas mallas, pues deben instalarse por medio de un “brazo mecánico” y porque Codelco exige una certificación del producto, realizada por certificadores independientes que hayan sido aprobados por dicha corporación (folio 4, pp. 29-30);

Sexagésimo tercero: Que, por su parte, las Demandadas esgrimen que, conforme a la jurisprudencia de esta sede, al tratarse de una licitación el mercado debe considerar los bienes y servicios licitados e ir más allá de una o más licitaciones en particular (folio 39, pp. 51 y 53-58; y folio 43, pp. 22-28). Luego, se refieren a cada uno de los aspectos abordados por PMP, señalando lo siguiente:

(a) Codelco no es el único cliente que adquiere estas mallas, ya que las mismas admiten diversos usos. En ese sentido, Geobrugg Suiza indica que su filial chilena también provee, entre otros, al MOP, compañías mineras y a contratistas de estas últimas (folio 39, pp. 51 y 58); Geobrugg Chile agrega que, además, se relaciona con empresas de energía y de proyectos viales y ferroviarios (folio 43, pp. 10, 31 y 32); y,

(b) Las referidas mallas poseen sustitutos efectivos y expresamente admitidos por sus clientes. Así, Geobrugg Suiza esgrime que otras mallas, sin ser idénticas a las de esta contienda, actúan como alternativas a los modelos 80-4 y 65-4 (folio 39, pp. 59-61). En un sentido similar, la filial chilena añade que la variedad de factores y elementos que pueden combinarse en un sistema de fortificación de túneles determina que distintos tipos de mallas puedan operar entre sí como sustitutos (folio 43, pp. 28-31);

Sexagésimo cuarto: Que, para afianzar su postura, a folio 678 Geobrugg Chile acompañó el Informe Tapia & Saavedra, el cual advierte sobre los problemas que a su juicio tendría una definición de mercado estrecha y de los vicios en que incurre la definición de mercado relevante de PMP (folio 677, pp. 7-16);

Sexagésimo quinto: Que, respecto a la extensión del mercado relevante, siguiendo el marco analítico usado por este Tribunal en ocasiones anteriores (v.g., resoluciones N° 71/2022, § 16; N° 72/2022, §§ 14 y 15; N° 73/2022, § 7; y Sentencia N° 144/2011, c. 27°-30°), toda vez que Codelco actúa como un agente económico que demanda la provisión de un bien con características particulares por medio de licitaciones públicas, el mercado relevante del producto debe entenderse como “aquel en el que inciden los bienes y servicios licitados”, sin limitarse necesariamente a una o varias licitaciones en particular (sentencias N° 186/2023, c. 138°; N° 169/2019, c. 4°; y N° 168/2019, c. 10°- 11°). En ese sentido, estos sentenciadores concuerdan con el Informe Tapia & Saavedra en que esta causa no versa sobre la asignación de un servicio que ha de proveerse monopólicamente, de modo que no corresponde limitarse a una licitación propiamente tal (véase, folio 677, pp. 7-9);

Sexagésimo sexto: Que, en relación con los actores que demandan estas mallas y los usos que podrían tener, la tesis de las Demandadas consiste, en esencia, en que los modelos 80-4 y 65-4 poseen aplicaciones distintas a las que realiza la División El Teniente de Codelco, lo que supondría incluir en el mercado a todos aquellos otros bienes que también se destinan a dichas aplicaciones. Detallan que el mercado puede caracterizarse en tres niveles distintos de especificidad. Primero, estaría la comercialización de mallas metálicas para cualquier aplicación de carácter industrial, cubriendo industrias tan variadas como, por ejemplo, la estabilización de taludes, fabricación de jaulas para piscicultura y cercamiento de caminos, entre otros. En un segundo nivel, se encontrarían las mallas de sostenimiento para la minería, donde varias de ellas podrían satisfacer una misma necesidad y ser confeccionadas a partir de distintos materiales, geometrías y métodos. Finalmente, se tendría un tercer nivel con el uso de mallas metálicas de alta resistencia para el fortalecimiento de túneles en el ámbito minero (folio 39, pp. 53-58; y folio 43, pp. 24-27). Agregan que en cada uno de estos niveles existe sustituibilidad entre diferentes productos;

Sexagésimo séptimo: Que, para demostrar lo anterior, las Demandadas en sus observaciones a la prueba dieron los siguientes ejemplos (folio 820, pp. 31-43; y folio 821, pp. 32-41):

(a) Inchalam, productor de mallas de alambre de acero (véase, folio 477, incorporado a folio 639 según certificado de folio 636), ofrece modelos que se utilizan indistintamente en la fortificación de túneles y estabilización de taludes. Ello se verifica de sus modelos, a partir de la prueba acompañada a folios 747, 754 y 755;

(b) Maccaferri, productor extranjero de mallas metálicas, proporciona diferentes tipos de mallas y también soluciones específicas, que aplican indistintamente en los sectores de infraestructura urbana y de transporte, minería, y de petróleo, gas o energía;

(c) Trumer Schutzbauten, firma extranjera que ofrece diversos tipos de mallas para mitigar riesgos geológicos y, en particular, un modelo que puede utilizarse para la fortificación de túneles, pese a estar diseñada para el control de taludes (prueba documental a folios 751, 752 y 753);

(d) RGM, empresa nacional que produce mallas de alambre, ofrece mallas modelo “Fortmin”, algunas de las cuales se utilizan para fortificar túneles y otras para estabilizar taludes para uso industrial (prueba acompañada a folios 742 y 757); y,

(e) DSI, empresa alemana que produce mallas metálicas para minería, ofrece mallas electrosoldadas y tejidas. Éstas últimas se aplican indistintamente como elemento de fortificación en un túnel o de contención en superficie;

Sexagésimo octavo: Que, asimismo, las Demandadas afirman que los dos modelos de mallas envueltos en esta contienda, a saber, 80-4 y 65-4, también tendrían otros usos distintos de la minería y fortificación de túneles en general. Hacen referencia a 22 facturas emitidas por Geobrugg Chile acompañadas como prueba documental (folio 692), las que estarían relacionadas a la mitigación de caídas de rocas o desprendimientos superficiales de materiales sólidos al aire libre, centrándose en dos ejemplos concretos: (a) una barrera de contención con mallas 80-4 contra caídas de roca en la carretera Ruta 60-CH, en la Región de Valparaíso; y (b) otra barrera de características similares para la protección del Observatorio Europeo Austral, en la Región de Antofagasta (folio 820, pp. 40-43; y folio 821, pp. 41-44);

Sexagésimo noveno: Que, frente a los argumentos expuestos, PMP destacó la respuesta dada por el MOP (oficiado a folio 551), quien señaló que sólo ocasionalmente contempla el uso de mallas electrosoldadas en sus proyectos, cuando se le consultó acerca de sus “[p]roveedores de mallas metálicas utilizadas en el reforzamiento de túneles subterráneos” (respuesta a folio 571). Asimismo, afirma que los dichos de los testigos Alejandro Muñoz, jefe de ingeniería y geomecánica de la División El Teniente (folio 202, pp. 7-13), y Cristián Donoso, gerente de Codelco (folio 793, pp. 15-16, “cuando estuvo en Codelco, las mallas de Geobrugg, ¿Se ocupaban en taludes? C. Donoso: Yo me recuerdo de la solución para minería subterránea de Geobrugg”), demuestran que su uso se acotaría a la minería de dicha división (folio 823, pp. 82-85);

Septuagésimo: Que, de los antecedentes invocados, ninguno permite afirmar que los modelos 80-4 y 65-4 posean aplicaciones sustancialmente distintas de las referidas en la demanda, de modo que no es posible acoger la tesis de las Demandadas (considerando sexagésimo sexto supra). En efecto, el único antecedente concreto de todo lo relatado precedentemente son un subconjunto de las 22 facturas acompañadas a folio 692, que corresponden a transacciones de estos modelos, en las cuales no se distingue su destino. El resto de las facturas acompañadas, o no contempla los modelos ya enunciados, o hacen referencia a otros, sin que haya antecedentes en autos acerca de si estos son equivalentes a los de la presente controversia. Con todo, los recibos referidos muestran la existencia de varios clientes distintos a Codelco que también demandan los modelos de mallas de esta contienda;

Septuagésimo primero: Que, sin perjuicio de lo anterior, incluso de considerar que todas o algunas de las facturas anteriores responden a los dos ejemplos descritos en el considerando sexagésimo octavo supra, la cantidad transada en ellas –del orden cercano a 100 rollos en total– no es equiparable a los montos de las licitaciones aducidas en la demanda, que superan los 9.000 rollos (véase, en contraste, la Tabla N° 1);

Septuagésimo segundo: Que, por consiguiente, no ha sido demostrado en autos que las mallas de acero demandadas por la División El Teniente de Codelco, sean aplicadas extensamente en ámbitos distintos a la fortificación de túneles mineros. Por otro lado, conforme a las facturas y órdenes de compra aportadas a folios 692 y 779, respectivamente, Codelco es el principal demandante de éstas, representando aproximadamente el 99% del número de rollos de mallas demandados durante el período en que se imputan los hechos;

Septuagésimo tercero: Que, en lo que respecta a la existencia de sustitutos de las mallas en comento, PMP releva las diferencias en precios y características de los modelos 80-4 y 65-4 respecto de otras mallas:

(a) En lo relativo a los precios, indica que son altos y hacen que su uso en otras aplicaciones sea absolutamente ineficiente, citando, por un lado, la Tesis de Magíster de Germán Fischer de 2014 que afirma que “las mallas se comercializan a un precio entre 4,7 y 4,8 dólares por metro cuadrado, mientras que la malla Deltax es ofrecida por Geobrugg a un precio de 20 dólares por metro cuadrado” (folio 721, p. 25) y, por otro lado, el testimonio de Claudio Campos, ingeniero civil en minería de la vicepresidencia de proyectos de Codelco a la época de los hechos (folio 793, p. 7, “la malla de Geobrugg yo la verdad es que yo la conocía… la conocí en Teniente. Son mallas de altos costos”). Asimismo, y sin ahondar en ello, indican que si se comparan las facturas y órdenes de compra de Inchalam con las suyas (a folios 478 y 412, respectivamente), se aprecia que las mallas electrosoldadas tienen un valor mucho menor. Todo esto, a su juicio, demostraría que las mallas de Geobrugg y de PMP tienen un precio considerablemente mayor que otras mallas (folio 823, pp. 79-82); y,

(b) En lo que atañe a las características de estos modelos, señala que Codelco exige a sus proveedores que las mallas destinadas a la División El Teniente cumplan una serie de requisitos técnicos de resistencia, capacidad estática y dinámica, y la posibilidad de mecanizar su instalación. Más aún, los eventuales proveedores deben pasar por un proceso de certificación para recién ser incorporados como potenciales oferentes en licitaciones. Ello habría sido confirmado por el testimonio de Alejandro Muñoz a folio 793 (pp. 3, 7 y 8) y el Informe Técnico Delonca a folio 807 (p. 21);

Septuagésimo cuarto: Que además, PMP se refiere a los productos descritos por las Demandadas en la consideración sexagésimo octava, descartándolos como eventuales sustitutos por las siguientes razones (folio 823, pp. 64-79):

(a) Las mallas de Inchalam no serían idóneas para la División El Teniente al no poseer una instalación mecanizada, como se indica en documento que rola a folio 38, acompañado en la contestación de Geobrugg Suiza a folio 39, correspondiente a una clase impartida por Alejandro Muñoz. A ello se suman los testimonios de este último (folio 793, p. 10), de Cristián Donoso (folio 793, p. 14), de Paulo Oróstegui, antiguo gerente de productos de Geobrugg Suiza (folio 793, p. 19), y de Claudio Campos (folio 793, p. 11, “¿Usted sabe si Inchalam en tanto proveedor tienen una o más modelos de mallas, sabe cuántos modelos tiene? Testigo C. Campos: No, no sé cuántos modelos tiene (…) pero es una malla de no tan alta resistencia como la que se solicitaba ahí, en Teniente”), además de un informe de Codelco de 2018, acompañado en audiencia de exhibición cuya acta rola a folio 412 (cuya versión pública fue incorporada por certificado de folio 832). PMP añade que incluso Inchalam, en la audiencia de exhibición cuya acta rola a folio 477, acompañó una minuta en la que indica que “no participa en licitaciones de mallas metálicas” (véase, minuta de folio 478, p. 4, adjunta al acta anterior);

(b) Las mallas de las empresas Trumer Schutzbauten y DSI (a folios 743, 749 y 750), así como las mallas denominadas “Fortmin” (a folio 742), no alcanzarían la resistencia de los modelos 80-4 y 65-4, por lo que no cumplirían con los requisitos de Codelco; y

(c) Las mallas de tipo electrosoldadas, cuyo referente sería la marca “Acma”, se aplican como acero de refuerzo en la industria de construcción con hormigón armado, sin que puedan utilizarse para el desprendimiento de rocas en túneles mineros. Así lo confirmarían dos informes de aprobación emitidos por la Fiscalía Nacional Económica, roles F109-2017 y F346-2023 (disponibles en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/06/i npu1_F109_2017.pdf y https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/20 23/08/inap1_F346_2023.pdf), la declaración del testigo Claudio Campos (folio 793, p. 6, “la malla Acma es la otra, pero tampoco esa cumplía los requisitos técnicos y de operatividad”) y los documentos singularizados como “Codelco Wire Mesh Testing Report” y “Fwd- Wire Mesh Static & Dynamic Testings”, cuyas traducciones fueron acompañadas a folio 776 e incorporadas a folio 833 según certificado de folio 832;

Septuagésimo quinto: Que, respecto de otros elementos de fortificación como sustitutos de los modelos 80-4 y 65-4, PMP indica que la resistencia de un conjunto de ellos no equivale a la de sus elementos, siendo complementarios y no sustitutos. En efecto, una malla por sí sola no puede sostener el peso de un túnel minero, al igual que las placas y pernos que la complementan, sin que aquello implique que son parte del mismo mercado. Al efecto, cita al testigo Alejandro Muñoz (folio 793, pp. 14-15, “[e]stos distintos elementos ¿tendrían algún grado de sustitución entre ellos o complementariedad? Testigo: Son complementarios, de hecho, todos los que le describí forman el sistema de fortificación. Una malla, si no está en conexión, en la adecuada conexión con los otros elementos que describí, no funciona”) y el Informe Técnico Delonca a folio 807 (pp. 12 y 16);

Septuagésimo sexto: Que si bien no es posible descartar que un sistema de fortificación compuesto por distintos elementos pueda responder frente a las necesidades de la División El Teniente, la disputa sobre posibles sustitutos de los modelos 80-4 y 65-4 cesa cuando Codelco –la demandante más relevante de estas mallas– no admite soluciones distintas a estos modelos. En efecto, no es controvertido que los requisitos para participar en las licitaciones de dicha corporación, a propósito del tipo de licitaciones relatadas en la demanda, sólo son cumplidos por los modelos extensamente ya citados. De modo que cualquiera otra alternativa no es viable de implementarse en la práctica, pese a todos los esfuerzos de las Demandantes para argumentar la hipótesis de que en teoría podrían hacerlo;

Septuagésimo séptimo: Que, como fue relatado en el considerando tercero, Codelco requiere a toda empresa que desee participar en licitaciones como las citadas en la Tabla N° 1 supra, que su producto haya sido previamente certificado y que los certificadores estén también autorizados por esta corporación (véase, testimonio de Alejandro Muñoz a folio 793, pp. 10-11, “[Abogado:] (…) cuáles son las certificaciones que deben cumplirse para ser un proveedor de Codelco, respecto a este tipo de mallas. Testigo: (…) cada empresa cada corporación, cada división en base a sus conocimientos, en base a su experiencia en la mina, en base a su historia como superintendencia geomecánica, define los mejores parámetros que considera este equipo de expertos para tener el mejor funcionamiento en los túneles (…) entonces dependiendo de nuestros análisis mediante moderamiento numérico, el análisis que sea, definimos que hay que poner ciertos tipos de mallas en esta mina, cierto tipo de malla en este túnel (…) a mí me importa que cumplan características de resistencia, características de disipación de energía, etcétera.”). Solo así, ese agente económico podría acreditar que su producto cumple con los requerimientos técnicos que determina la División El Teniente, de acuerdo con sus necesidades, relacionados con la resistencia y capacidad estática y dinámica de las mallas, además de la mecanización de su instalación, entre otros aspectos;

Septuagésimo octavo: Que en el expediente de autos existe vasta prueba que demuestra lo anterior en forma clara y convincente. Por un lado, las bases administrativas de las cuatro licitaciones a las que alude la Demandante, así como también los registros de sus adjudicaciones (acompañados a folio 794), dan cuenta de que los productos licitados fueron exclusivamente las mallas modelos 80-4 y 65-4. Por otro lado, los testimonios de tres funcionarios de Codelco muestran que sólo los modelos de mallas de PMP y el Grupo Geobrugg cumplían con las necesidades de dicha división, a saber: (a) Alejandro Muñoz, jefe de ingeniería y geomecánica de la División El Teniente, a folio 793 (p. 10, “[Abogado:] Pero, en la actualidad, si entiendo bien, solamente la malla de Geobrugg y la de PMP son fácilmente mecanizable[s], digamos. Testigo: En este rango, sí, en el rango 3.”); (b) Cristián Donoso, gerente de Codelco, a folio 793 (p. 5, “C. Donoso: (…) Normalmente, cuando son temas más complejos, se piden pruebas, se piden ensayos, se piden visitas a fábricas, y así se va entendiendo, digamos, validando un producto u otro. Y luego, hay licitaciones públicas donde (…) puede participar cualquier entrarte que cumpla con las características que están definidas en la licitación”); y (c) Claudio Campos, que se desempeñó en la vicepresidencia de proyectos de Codelco para la División El Teniente, a folio 793 (véase por ejemplo, p. 7, “Testigo: En ese momento [2019], bueno la única malla que había en Codelco era la Geobrugg, no se usaba la PMP porque no tenía las pruebas claras de que podía funcionar”);

Septuagésimo noveno: Que, así, la dimensión del producto del mercado relevante de autos ha de limitarse a los modelos 80-4 y 65-4, correspondientes a mallas de acero de alta resistencia para la fortificación de túneles mineros, en tanto no fue demostrada la existencia de sustitutos, salvo por un número de facturas por un volumen y monto muy menor a los demandados por Codelco para la División El Teniente;

Octogésimo: Que, por su parte, la postura del Informe Tapia & Saavedra en este aspecto no resulta adecuada, toda vez que sus críticas a la definición de mercado relevante de PMP no se sustentan en la prueba aportada al proceso (aspecto señalado por los mismos autores, vid., p. 9), y resultan incongruentes con la extensa evidencia citada en este acápite, lo que es suficiente para descartar sus conclusiones. A modo ejemplar, como ha sido establecido, no es posible afirmar que las mallas electrosoldadas o de menor resistencia en capa doble puedan sustituir a los modelos 80-4 y 65-4, o que el uso de mallas por parte del MOP de cuenta que estos modelos son aplicados fuera del ámbito minero, lo que es especialmente evidente en el caso de Codelco;

Octogésimo primero: Que, sin perjuicio de lo anterior, los autores señalan que la pregunta relevante es si un productor aumentara su precio conforme al “test del monopolista hipotético” (conocido como “SSNIP” por sus siglas en inglés, i.e., Small but Significant Non-Transitory Increase in Price), los compradores demandarían otros productos como, por ejemplo, mallas electrosoldadas o de menor resistencia en doble capa. Sobre ello, la prueba acompañada en autos da cuenta que el precio de los modelos 80-4 y 65-4 es considerablemente mayor al de otras mallas y que, al menos en el corto o mediano plazo, las necesidades de Codelco no podrían ser satisfechas por otros productos o elementos de fortificación, aun cuando los modelos anteriores se encarecieran;

Octogésimo segundo: Que, acerca de la dimensión geográfica del mercado relevante, las partes están contestes en que se encuentra circunscrita al territorio nacional (véanse, considerandos sexagésimo y sexagésimo primero supra);

Octogésimo tercero: Que, de esta forma, el mercado relevante corresponde al aprovisionamiento de mallas de acero para fortificación de alta resistencia para túneles mineros, de acuerdo con las características particulares solicitadas por la División El Teniente de Codelco (dimensión del producto), en todo el territorio nacional (dimensión geográfica);

Octogésimo cuarto: Que, habiendo definido el mercado relevante, resta determinar si las acciones de las Demandadas tenían aptitud objetiva para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Al respecto, PMP indica que ha logrado entrar de forma muy incipiente a un mercado con barreras a la entrada, donde su único competidor es el Grupo Geobrugg, por lo que su ausencia redundaría en que este último sea el único actor que podría presentarse en las licitaciones para la División El Teniente. Arguye que su entrada y la baja progresiva de los precios de los modelos en comento, no significa que las Demandadas hayan perdido poder de mercado, pues el monopolio legal otorgado por la patente de 1999 les permitió extender su posición de dominio incluso después que caducara (folio 823, pp. 91-96). Afirma que el Grupo Geobrugg continúa ostentando un 65% de participación, ya sea directamente o a través de su distribuidor Strabag (folio 4, p. 30);

Octogésimo quinto: Que la Demandante señala que prueba de lo anterior, sería el testimonio de Felipe González, gerente de servicios comerciales de Codelco (folio 793, pp. 8 y 12, “Testigo: (…) tengo entendido que las dos compañías [PMP y Geobrugg] fueron adjudicadas con algún porcentaje de, de, de mallas ¿ya? Desconozco cuáles son los porcentajes de cada una de ellas, pero claro, el impedir de que, de que la otra empresa pudiera presentar ofertas significaría que se llevara el cien por ciento de esa licitación”) y las mismas afirmaciones de Geobrugg Suiza en procesos judiciales de otras sedes (por ejemplo, p. 45 del folio 650, causa Rol C 6428-2021, Juzgado de Garantía de San Antonio, “Codelco llamó a una licitación que mi representada [Geobrugg Suiza] no se adjudicó, siendo la empresa del imputado [PMP] la única competidora nacional que podría proporcionarle la malla requerida pues copia la malla de la víctima”);

Octogésimo sexto: Que la defensa de las Demandadas se funda, en su mayor parte, en la definición amplia del mercado relevante que fue descartada en los motivos precedentes, por lo que no corresponde analizarla más allá. Respecto de los demás argumentos, Geobrugg Chile señala que la protección relevante no es la que esgrime PMP, sino que la proveniente de las patentes posteriores, y que Strabag no es su distribuidor, pues aunque ha adquirido algunas de sus mallas (como se muestra a folio 510), también lo ha hecho respecto de otros competidores, como la misma PMP (folio 805). Agrega que la Demandante no ha aportado un solo antecedente para demostrar la participación que le atribuye, pero que de todos modos esta sería falsa (folio 820, pp. 84-91 y 109- 118; e Informe Tapia & Saavedra, pp. 27-28) y que, además, existe un gran poder de compra y capacidad disciplinadora de Codelco para prevenir abusos. Geobrugg Suiza, por su parte, agrega que no realiza ninguna actividad comercial en Chile, por lo que no participa del mercado relevante (folio 821, pp. 54-56 y 74-83);

Octogésimo séptimo: Que las Demandadas señalan, además, que, a grandes rasgos, la jurisprudencia de la Sentencia N° 174/2020 (c. 28°) de este Tribunal no ha reconocido como barrera la exigencia de una certificación de producto por un cliente y que, inclusive, Codelco ha facilitado la entrada de nuevos actores, como es el caso de PMP, al admitir la certificación de sus mallas de acero a través de la UQ como nuevo certificador (folio 820, pp. 91-109; y folio 821, pp. 56-74). Se refieren también a la inexistencia de barreras artificiales, aduciendo que ninguna de las acciones legítimas ejercidas por ellas afectó a PMP, que desde su ingreso sólo ha aumentado su participación en el mercado (folio 820, p. 118; y folio 821, p. 83);

Octogésimo octavo: Que, sobre la defensa de Geobrugg Suiza acerca de que no participa en el mercado relevante de autos, en el acápite D.1 supra de esta Sentencia, ha quedado establecido que ambas empresas –matriz y filial– obran coordinadamente bajo una sola voluntad y objetivo común, actuando, para estos efectos, como una única unidad económica. Por consiguiente, dicha defensa será desestimada;

Octogésimo noveno: Que resulta necesario referirse al sentido económico de las patentes en un mercado. Al respecto, la inscripción de éstas sólo tiene sentido cuando un agente que ha realizado una innovación o un descubrimiento quiere protegerse de que otros eventuales competidores puedan aprovecharse de su esfuerzo e inversión, copiando o reproduciendo sus métodos, fórmulas o productos. En esos casos, la legislación otorga un monopolio legítimo y temporal, impidiendo que otros actores reproduzcan o comercialicen ese bien, que, para los efectos de ese caso, es único (véase, por ejemplo, Valdés, Domingo, 2006. Libre Competencia y Monopolio. Santiago: Editorial Jurídica, pp. 457- 468).

En efecto, las patentes se refieren a características únicas de un bien que, de no considerarse significativamente distintas del resto por consumidores que representen una porción relevante de la demanda, no tendrían razón de ser inscritas ni defendidas. De lo contrario, no sería comprensible que otro agente procure replicar la invención registrada ni que un consumidor potencial haga esfuerzos para facilitar la entrada de un nuevo competidor que le permita acceder a un bien comparable ofrecido a menores precios. Por ello, es inconsistente con la naturaleza de la controversia un mercado altamente competitivo, sin barreras a la entrada, pues la existencia de patentes es una forma lícita de impedir el ingreso de competidores;

Nonagésimo: Que, respecto al período previo a las licitaciones objeto de este proceso, se ha acreditado que las Demandadas fueron titulares de una patente de invención vigente hasta el 2 de febrero de 2019 en relación con las mallas objeto de disputa (folio 714, acompañado en escrito de folio 722). En consecuencia, hasta esa fecha, el Grupo Geobrugg gozó de un monopolio legal producto de su invención, ostentando una posición dominante en el mercado relevante de autos, al poder impedir el ingreso de cualquier otro competidor que replicara la invención protegida. De esta forma se explica, además, que PMP sólo haya intentado ingresar al mercado con posterioridad al término de la vigencia de esa patente;

Nonagésimo primero: Que no existe controversia respecto a que, luego de caducar la patente anterior, a las Demandadas les fueron concedidas otras patentes sobre las mismas mallas objeto de este proceso (véanse, considerandos decimoctavo y vigésimo octavo) y que el envío de cartas y las acciones judiciales por el Grupo Geobrugg buscaron proteger y defender lo que, a su juicio, corresponde respecto de sus derechos de propiedad industrial otorgados por estas últimas patentes;

Nonagésimo segundo: Que, así, con independencia de la discusión sobre una posible infracción de las nuevas patentes sobre estas mallas, es posible afirmar que los actos imputados tienen la aptitud de mantener la posición dominante que las Demandadas ostentaban hasta antes de febrero de 2019, la que, a su juicio, es legítima y habría sido vulnerada por la comercialización de productos supuestamente infractores de PMP; o bien, alcanzarla nuevamente, luego de que esa posición se viera desafiada por la entrada de un competidor al mercado, pues las acciones entabladas tienen como objetivo excluir a un competidor, impidiendo la comercialización de sus productos en Chile. En todo caso, cualquiera sea el resultado final de las acciones interpuestas por las Demandadas, resulta evidente que estas buscaron entorpecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por PMP para con Codelco afectando su desenvolvimiento en el mercado, con miras a proteger la posición de mercado del Grupo Geobrugg. Sin perjuicio de ello, la licitud o ilicitud en concreto de estas conductas se analizará en detalle en la sección F infra;

Nonagésimo tercero: Que, en conclusión, las acciones imputadas a Geobrugg Chile y Geobrugg Suiza, tuvieron aptitud objetiva para mantener la posición dominante que poseían en el mercado relevante sobre la base de los derechos de propiedad industrial que les fueron concedidos en 1999;

F. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

F.1. Estándar de análisis aplicable y relación entre ilícitos de competencia y la competencia desleal

Nonagésimo cuarto: Que, a continuación, se revisarán las conductas acusadas, para determinar si constituyen o no infracciones a la normativa de libre competencia;

Nonagésimo quinto: Que la demanda imputa al Grupo Geobrugg haber (a) enviado comunicaciones a Codelco realizando afirmaciones falsas, con el objetivo de engañarla y disuadirla de adjudicar una licitación a PMP; (b) interpuesto acciones judiciales en China para impedir el envío de mallas de PMP, invocando patentes que luego fueron anuladas; (c) incurrido en abuso de procedimientos judiciales en Chile, al interponer acciones judiciales sobre la base de antecedentes contradictorios, inexactos o falsos; (d) realizado alegaciones inconsistentes acerca de la infracción de patentes en China y Chile; (e) desarrollado un relato incongruente respecto de la infracción de patentes; (f) imputado una infracción de marca inexistente; (g) solicitado medidas en frontera desproporcionadas; y, (h) procedido en forma dolosa en relación con la solicitud de medidas en frontera; conductas que, cada una configurarían un ilícito anticompetitivo independiente, aunque relacionadas y agrupadas en un “plan”, con objeto de evitar o dilatar el ingreso de PMP al mercado relevante, operaría como un agravante. Adicionalmente, luego de presentada la demanda, PMP agregó nuevas acusaciones contra el Grupo Geobrugg, esta vez, por realizar presentaciones administrativas ante el Servicio Nacional de Aduanas (“Aduanas”) y ofrecer descuentos exclusorios a Codelco;

Nonagésimo sexto: Que, en efecto, en su presentación de folio 613 y en sus observaciones a la prueba (folio 823, pp. 50 y 51), la Demandante planteó que el 17 de noviembre de 2020, Geobrugg Suiza interpuso una denuncia ante Aduanas para motivar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra PMP, acusándole haber internado maliciosamente mallas al país sin declarar ni pagar el arancel aduanero correspondiente, lo que tendría fines exclusorios.

Asimismo, PMP planteó que a partir de la prueba aportada al proceso se comprobó que las Demandadas incurrieron en otros medios exclusorios, específicamente, en el ofrecimiento de descuentos retroactivos condicionales sobre el total de mallas de alta resistencia licitadas por la División El Teniente, los cuales pueden tener efectos anticompetitivos (ídem, p. 58);

Nonagésimo séptimo: Que, con todo, estas últimas conductas no serán analizadas, en cuanto no fueron objeto de la litis al no haber sido incluidas en la demanda;

Nonagésimo octavo: Que las conductas acusadas por la Demandante configurarían, a su juicio, una infracción a las letras b) y c) del artículo 3° del D.L. N° 211, toda vez que el referido plan crearía barreras artificiales a la entrada, afectaría la cadena logística de PMP, para que no pudiera cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones para con Codelco, y atentaría contra la reputación de la Demandante, para reducir su calificación en licitaciones futuras de Codelco. Las Demandadas habrían utilizado instrumentalmente el sistema de protección de la propiedad industrial, lo que constituiría un abuso, junto con el envío de cartas amenazantes, lo que, conjuntamente con la interposición abusiva de acciones judiciales, configuraría competencia desleal. Finalmente, PMP afirma que el plan infringe también el inciso primero del artículo 3° del D.L. N° 211, porque habría impedido, restringido o entorpecido la libre competencia, o al menos habría tendido a producir dichos efectos;

Nonagésimo noveno: Que Geobrugg Suiza sostiene que no ha ejecutado conductas ilegítimas calificables como competencia desleal, porque no ha transmitido información falsa o incorrecta, y porque no ha ejercido acciones abusivamente, pues éstas han sido fundadas, interpuestas de manera oportuna y ante los tribunales competentes. Señala que contaría con indicios graves que darían cuenta de la vulneración de sus patentes por PMP, toda vez que las fichas técnicas de los productos de esta última serían prácticamente idénticas a las de los productos de Geobrugg Suiza y las guías de despacho de PMP describen sus productos incluyendo la palabra “Geobrugg”, lo que habría sido corroborado por el informe de un especialista. Así, las acciones judiciales que ejerció sólo habrían tenido por objeto el resguardo legítimo de sus derechos de propiedad industrial (folio 39, p. 19 y ss.);

Centésimo: Que, respecto de las acciones interpuestas en China, Geobrugg Suiza señala que las patentes invocadas en tales medidas de frontera se encontraban vigentes al tiempo de interponerse las medidas, sin perjuicio de que, al momento de presentar su contestación, se encontraba pendiente de resolución la apelación interpuesta contra la anulación de las referidas patentes, ocurrida con posterioridad (ídem, p. 30);

Centésimo primero: Que, por su parte, Geobrugg Chile, en relación con la única conducta que habría sido ejecutada por ella –el envío de la carta de 21 de abril de 2020 a Codelco– afirma que la carta enviada a Codelco no incluyó antecedentes falsos o inexactos, sino que tenía por única finalidad informar a un cliente relevante acerca de posibles infracciones a derechos de propiedad industrial;

Centésimo segundo: Que para el correcto análisis de las conductas establecidas en el proceso es necesario, previamente, determinar la relación entre los ilícitos establecidos en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 3° del D.L. N° 211 y el inciso primero de la misma norma, así como el estándar aplicable para establecer la existencia de los ilícitos imputados;

Centésimo tercero: Que las infracciones al derecho de la competencia están descritas en el artículo 3° del D.L. N° 211, el cual dispone:

“Artículo 3°.- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.

Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:

a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.

b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.

c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año calendario. Con todo, sólo se materializará esta infracción si transcurridos noventa días corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido umbral, se mantuviere la participación simultánea en tales cargos”;

Centésimo cuarto: Que la referida disposición establece un supuesto infraccional amplio en su inciso primero, junto a cuatro casos ejemplares en su inciso segundo, como denota la frase “entre otros”, incluida en su encabezado (vid., sentencias N° 160/2017, N° 167/2019, N° 172/2020 y N° 185/2023). Corresponde, por tanto, establecer cuál es el sentido de la estructura utilizada por el legislador. Una primera opción es la seguida por Valdés, quien, sobre la base de su tesis de que los ilícitos de competencia requieren de antijuridicidad y culpabilidad, afirma que las conductas del inciso segundo del artículo 3° corresponden a meros ejemplos del tipo general del inciso primero, no debiendo considerarse ni siquiera como presunciones (Valdés, ob. cit., pp. 390-391). Con todo, de seguirse esa tesis, no tendría sentido analizar los supuestos de hecho contenidos en el inciso segundo, pues cualquier conducta –sea o no subsumible en ellos– debiera revisarse igualmente bajo el supuesto genérico del inciso primero. Una interpretación alternativa es considerar los supuestos del inciso segundo ya sea como presunciones de conductas que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia –simplemente legales o incluso de derecho en algunos casos–, ya sea como infracciones a la libre competencia independientes. Esta segunda alternativa resulta más coherente con la estructura normativa utilizada por el legislador, pues la primera priva de sentido a las circunstancias referidas en el inciso segundo, contradiciendo las reglas de la hermenéutica;

Centésimo quinto: Que, adicionalmente, se debe analizar la relación entre los literales b) y c) del inciso segundo del artículo 3° del D.L. N° 211. En la primera de esas normas, se sanciona “la explotación abusiva (…) de una posición dominante”, mientras que en la segunda, la infracción se configura por la realización de “prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”. Ante todo, el legislador plantea una distinción entre la “explotación abusiva de una posición dominante”, por un lado, y las “prácticas predatorias, o de competencia desleal con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”, por el otro.

En efecto, la letra b) se refiere directamente a la calificación de la forma en que se ejerce una posición dominante, mientras que la letra c) refiere al objetivo perseguido al desarrollar ciertas conductas. En un sentido, para que se configure la infracción establecida en la letra b), los sentenciadores deben calificar una determinada conducta como abusiva, mientras que en el caso de la letra c), el legislador hace una precalificación de la antijuridicidad de la conducta, sin perjuicio de que para que se configure la infracción al derecho de la competencia, se requiere que hayan sido ejecutadas con el objetivo allí señalado. Con todo, esta diferenciación es, en principio, aparente, pues la calificación de una práctica como “predatoria” o de “competencia desleal” es análoga a considerarla como una forma de abuso.

El abuso –en el sentido de abuso de derecho– se ha definido como una forma de ejercicio anormal de un derecho que asume una intención de dañar, o bien, que contraviene estándares mínimos de respeto y lealtad (Barros, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 2ª ed., Santiago: Editorial Jurídica, 2020, p. 670). En este sentido, la noción de abuso supone una limitación a la discrecionalidad del agente en el ejercicio de sus derechos, aun cuando formalmente estos estén dentro del marco que fija la ley. En efecto, en principio, las estrategias comerciales de una empresa, por agresivas que sean, son lícitas, aun cuando generen un daño a un competidor, con el límite de la competencia desleal, que corresponde a un ilícito civil, esto es, con repercusiones únicamente patrimoniales entre privados. Ahora bien, si un agente goza de posición dominante, toda vez que las condiciones de competencia en ese mercado se debilitan, su comportamiento está sujeto a un estándar de revisión más estricto. Así, la posición dominante en sí no es objeto de reproche y tampoco lo es el uso de esa posición, sino sólo aquellas conductas que pueden ser calificadas como abusivas (Excma. Corte Suprema, sentencia de 23 de julio de 2013, Rol N° 8243- 2012, c. 8°). Atendida la indeterminación del concepto de abuso y la necesidad de otorgar certeza a los agentes económicos, se tiende a ordenar las conductas reprochables en ciertos grupos de casos típicos, a saber, los abusos exclusorios y los explotativos (O’Donoghue, Robert y Padilla, Jorge, The law and economics of article 102 TFEU, 3ª Ed., Londres: Hart Publishing, 2020, p. 262).

Por su parte, la Ley N° 20.169 en su artículo 3° define la competencia desleal como la “conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”, para luego consignar, en su artículo 4°, una serie de figuras típicas, utilizando la misma estructura que el D.L. N° 211 para definir los ilícitos (“se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:”). Como se aprecia, la definición legal es análoga a la de abuso y, a su vez, presenta caracteres comunes con las nociones de dolo y culpa grave. Con todo, tal como se señaló, la competencia desleal es un ilícito civil; para que una conducta de competencia desleal constituya un ilícito de libre competencia, necesariamente debe vincularse a un debilitamiento de las condiciones de competencia y a un resultado lesivo del bienestar de los consumidores (o que la conducta tenga la aptitud para producir ese resultado), esto es, el que a través de ella, un agente alcance, mantenga o incremente una posición dominante. Es precisamente el que la conducta se realice en función de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante lo que torna a la conducta de competencia desleal en una que puede lesionar u otorgarle la aptitud para lesionar el bien jurídico libre competencia.

En este contexto normativo, la principal diferencia entre los ilícitos establecidos en las letras b) y c) refiere a la posibilidad de invocar un estatuto distinto al D.L. N° 211 –en particular, el que regula la competencia desleal– para la calificación de la conducta de que se trate. En otras palabras, el hecho que la Ley N° 20.169 determine que una conducta constituye competencia desleal es indicativo de que, por ese solo hecho, es una forma de abuso, de modo que sería inoficioso analizar las conductas bajo un estándar diferenciado, sin perjuicio de la necesidad de referirse a la aptitud objetiva de éstas para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante del agente, para que sean consideradas ilícitas en esta sede;

Centésimo sexto: Que las conductas imputadas a las Demandadas se superponen con las figuras de competencia desleal expresamente descritas en las letras c) y g) del artículo 4° de la Ley N° 20.169, en cuanto se ha alegado la entrega de información incorrecta o falsa sobre las actividades de PMP en las cartas remitidas a Codelco por las Demandadas, así como el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales. A ello se agrega que la Demandante ha argumentado que las conductas de las Demandadas se desarrollaron en el marco de un plan que tenía por objeto la mantención de la posición dominante del Grupo Geobrugg y la exclusión del mercado de PMP. Luego, para determinar si las conductas corresponden a ilícitos de competencia desleal, deben aplicarse los requisitos establecidos por el legislador para esa conducta –esto es, un hecho voluntario, subsumible, ya sea en el ilícito genérico del artículo 3°, ya sea en una de las figuras del artículo 4°– toda vez que, asumiendo la misma interpretación que se dio a ese ordenamiento legal, se entenderá que esas figuras del artículo 4° de la Ley N° 20.169 constituyen infracciones independientes, a lo que se agregará el requisito de tener un objetivo anticompetitivo;

Centésimo séptimo: Que la mayoría de las conductas acusadas corresponde, de una u otra forma, al ejercicio abusivo de acciones judiciales, lo que supone una complejidad adicional. En efecto, el ejercicio de acciones judiciales se enmarca en el derecho a la acción, el cual corresponde a una garantía constitucional. A este respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo décimo que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal”. En nuestro derecho, se ha señalado que “este derecho se encuentra consagrado en el inciso 1° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuando ésta establece la garantía de ‘igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos’” (Bordalí, Andrés. El derecho fundamental de acción: Un intento de configuración en el orden constitucional chileno, Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo XCVII N° 3, 2000, p. 3).

Asimismo, el Excmo. Tribunal Constitucional ha resuelto que “[d]ebemos reafirmar entonces que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene una doble dimensión, por una parte adjetiva, respecto de los otros derechos e intereses, y por la otra, sustantiva, pues es en sí mismo un derecho fundamental autónomo, que tiene por finalidad que las personas accedan al proceso como medio ordinario de resolución de los conflictos jurídicos, lo que resulta un presupuesto mínimo de todo Estado de derecho” (STC, 19 de agosto de 2018, Rol INA N° 815-07, c. 10°).

En el mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha establecido que “[e]n el actual estado de desarrollo del derecho nacional interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental” (Excma. Corte Suprema, 8 de junio de 2022, Rol N° 16.963-21, c. 5°). En línea con lo anterior, se ha resuelto que “conviene tener presente que el derecho al recurso, que se traduce en el de impugnar las resoluciones judiciales para proveer a su revisión, integra el amplio espectro del derecho al debido proceso. Ligado a lo dicho están los demás derechos, de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva que conduce a que en el proceso de interpretación de normas se prefiera aquella que permite el acceso a la jurisdicción, a obtener una sentencia motivada y, en su caso, el cumplimiento de lo resuelto. En la perspectiva recién indicada, surge con nitidez, entonces, la necesidad de interpretar restrictivamente las normas que pudieran dar pábulo a limitar o restringir tales derechos o garantías” (Excma. Corte Suprema, 1° de junio de 2023, Rol N° 7895-23, c. 5°).

Por último, la doctrina procesal ha señalado que “[l]a protección de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos en el campo del proceso civil se realiza a través del ejercicio del derecho de acción. En efecto, cuando ellos han sido desconocidos o amenazados, el justiciable puede solicitar al órgano jurisdiccional que proceda a otorgarle resguardo, para que no pierdan eficacia” (Romero Seguel, Alejandro. Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo I, p. 16).

Desde otra perspectiva, se ha dicho que el derecho a la acción tiene el carácter de un derecho potestativo, de modo que resulta muy excepcional que ello configure una conducta ilícita, debiendo aplicarse un estándar especialmente exigente (vid., Barros, ob. cit., p. 690; Banfi, Cristián, La función del dolo en la responsabilidad por ejercicio abusivo de acciones judiciales por quien tiene una posición de dominio en el mercado relevante, Revista de Derecho Universidad de Concepción, N° 237, 2017, pp. 17 y ss.). Así, el solo hecho que una acción no tenga un resultado exitoso no le da el carácter de ilícita, sino que se requiere que esta carezca completamente de mérito y que, además, haya perseguido un objetivo anticompetitivo;

Centésimo octavo: Que, de esta forma, para la ilicitud de la interposición de acciones judiciales se requiere (a) que se establezca objetivamente que la acción interpuesta no tiene mérito alguno, para (b) luego, evaluar si su interposición respondió a un fin anticompetitivo. En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina, señalando que un acusado infractor de patentes puede defenderse señalando que el titular de la misma abusó de su posición dominante o intentó monopolizar el mercado relevante. Esta defensa “solo podrá prosperar si se acredita que (i) las acciones interpuestas son objetivamente infundadas en el sentido que ningún litigante medianamente razonable podría haber previsto ganar el pleito basándose en el mérito de la acción y (ii) dichas acciones fueron ejercidas con la intención subjetiva de interferir directamente con las relaciones comerciales del competidor utilizando el proceso como un arma o vehículo anticompetitivo” (Banfi, ob. cit., p. 21). De acuerdo con el mismo autor, incluso en caso de detectar que “una acción es fundada y razonable, ni siquiera es necesario examinar la mala fe de quien la ejerce” (ibídem, p. 23).

En sede de competencia la jurisprudencia ha señalado que la defensa de intereses contradictorios mediante acciones judiciales es indicativa de que las acciones son meramente instrumentales y carecen de mérito (Sentencia N° 47/2006, FNE con Sal Punta Lobos S.A., c. 10°). Asimismo, se ha fallado que para configurar una acción abusiva debe tratarse de “un proceso jurisdiccional infundado, en el que la carencia de razón es manifiesta -esto es fácilmente predicable-, cuya existencia sólo puede explicarse porque constituye un medio a los efectos de generar algún tipo de ventaja indebida” (Excma. Corte Suprema, Telmex Servicios Empresariales S.A. con Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., sentencia de 13 de octubre de 2009, Rol N° 1966-09, c. 25°), y que tratándose de “(…) actuaciones que constituyen el ejercicio del derecho de acción, no puede menos que esperarse que de manera particularmente rigorosa quede de manifiesto que la verdadera intención de las acciones que siguieron al proceso de concesión no era ya el acceso al mercado sino, únicamente, retardar de modo injusto la entrada de Telmex” (ídem).

Por el contrario, si el ejercicio de las acciones se encuentra justificado materialmente por un interés legítimo y razonable en litigar, demostrado por la existencia de “dudas razonables” (Sentencia N° 46/2009, c. 20°) o “argumentos medianamente atendibles” (Sentencia N° 83/2009, c. 16°), no es competencia de este Tribunal calificar la idoneidad de los argumentos contenidos en las referidas acciones, sino solo examinar si su ejercicio responde a fines anticompetitivos. Este último aspecto es particularmente relevante cuando las acciones cuyo ejercicio se alega como anticompetitivo están regidas por un estatuto especial, como ocurre en este caso, al tratarse de acciones de propiedad industrial (cfr. Excma. Corte Suprema, Oscar Morales Lucero con Trefimet S.A., 8 de junio de 2020, Rol N° 26.525-2018, c. 16°).

A continuación, se analizarán las conductas imputadas que fueron establecidas en autos, de conformidad a lo indicado en este apartado;

F.2. Envío de comunicaciones a Codelco

Centésimo noveno: Que no ha sido controvertido en autos que, el 21 de abril de 2020, Geobrugg Chile envió, por medio de su gerente general, Germán Fischer Díaz, una comunicación a Ricardo Reyes Piani, gerente de abastecimiento de Codelco, según se describió en la consideración vigésimo tercera. Adicionalmente, la prueba allegada a autos da cuenta de que Geobrugg Chile envió posteriormente otras dos comunicaciones a Codelco, una el 14 y otra el 18 de junio de 2021, la primera dirigida a César Reyes Molina, jefe senior de abastecimiento, y la segunda dirigida nuevamente a Ricardo Reyes Piani, según se consignó en los considerandos trigésimo sexto y trigésimo séptimo (exhibición de documentos de Geobrugg Chile, acta de folio 381, que rolan a folio 637);

Centésimo décimo: Que, de acuerdo con la Demandante, estas conductas constituirían un acto anticompetitivo, al afirmar las cartas falsamente que se estarían infringiendo derechos inexistentes al momento de su envío, buscando engañar a Codelco para disuadirlo de contratar con PMP (demanda, folio 4, p. 9). Finalmente, PMP acusa que la empresa emisora de la carta, Geobrugg Chile, no cuenta con patentes de su titularidad. De esta forma, dicha conducta configuraría un abuso de su posición de dominio, así como también competencia desleal (ídem, p. 37). Sin perjuicio de ello, este Tribunal considera que, si bien la imputación respecto de la conducta –el envío de comunicaciones a Codelco– se realiza bajo dos calificaciones jurídicas distintas, es potestad de esta magistratura determinar esa calificación;

Centésimo undécimo: Que nuestro máximo tribunal ha señalado que en misivas tales como las enviadas por Geobrugg Chile a Codelco no se observa ilicitud, toda vez que “no se ha aducido la existencia de disposiciones legales o contractuales que prohíban la emisión de comunicaciones entre vendedores y compradores, incluso en el marco de procedimientos de licitación” (Excma. Corte Suprema, Oscar Morales Lucero con Trefimet S.A., Rol N° 26.525-2018, citada, c. 14°);

Centésimo duodécimo: Que, sin perjuicio de ello, el legislador ha determinado las conductas que pueden considerarse como constitutivas de competencia desleal, entre las cuales está la aseveración de información falsa sobre un competidor. En efecto, la letra c) del artículo 4° de la Ley N° 20.169 señala que se consideran actos de competencia desleal “[t]odas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva”;

Centésimo decimotercero: Que, atendido lo anterior, se debe examinar si las cartas en cuestión contienen aseveraciones incorrectas o falsas sobre los productos ofrecidos por la Demandante, pues ello excedería los medios legítimos de que pueden valerse los competidores de conformidad a la ley. Ante todo, cabe descartar que la falsedad de la información se sustente en que la carta fue enviada por Geobrugg Chile y no por la titular de las patentes. Como se señaló supra en el considerando quincuagésimo, este Tribunal ha determinado que la actuación de las Demandadas ha de analizarse conjuntamente, como si se tratara de una sola unidad económica, en consideración a la comunidad de intereses y propiedad entre ellas, de modo que no cabe hacer distinciones sobre la base de que la actuación se haya realizado por una u otra. Asimismo, la alegación es contradictoria con la forma en que PMP ha caracterizado la conducta de las Demandadas como, a lo menos, una actuación coordinada;

Centésimo decimocuarto: Que la primera misiva enviada por Geobrugg Chile a directivos de Codelco afirma que “existiría una o más empresas que estarían ofreciendo mallas de acero similares (…) y estarían infringiendo algunas de nuestras patentes, concedidas y actualmente vigentes como también otras en proceso de concesión, ya sea en el país de origen, en algún país intermediario que comercializa o en Chile” (folio 41). Se ha acreditado que a la fecha de envío de esa primera carta –el 21 de abril de 2020– el Grupo Geobrugg no contaba con patentes vigentes en Chile respecto de sus mallas de acero, sin perjuicio de ya haber solicitado las dos patentes que le fueron concedidas el 22 de octubre de ese año. En este contexto, en principio, el lenguaje utilizado por el Grupo Geobrugg puede inducir a error respecto de la existencia de patentes concedidas en Chile e incidir en la decisión que pudiera adoptar Codelco en las licitaciones de mallas de acero para su División El Teniente. Sin embargo, una lectura atenta da cuenta que no contiene aseveraciones incorrectas o falsas. Ante todo, se hacen alegaciones en términos condicionales, sin referirse explícitamente a la Demandante. Adicionalmente, el Grupo Geobrugg abarca distintas hipótesis, al afirmar que cuenta con patentes “concedidas y actualmente vigentes” y otras “en proceso de concesión”, en Chile, en “el país de origen [de las mallas de acero]” o en “algún país intermediario”. Como se vio, si bien el Grupo Geobrugg no contaba con patentes concedidas en Chile, las patentes N° 60797 y N° 60798 ya habían sido solicitadas. Luego, la referencia a patentes “en proceso de concesión”, es verídica. A ello se agrega que, como se ha acreditado, en China se acogieron inicialmente acciones interpuestas por el Grupo Geobrugg contra las mallas de PMP, por lo que puede tenerse por acreditado que, en ese momento, contaba al menos con patentes en ese país, que corresponde al “país de origen” de las mallas de acero (vid., supra, considerando vigésimo tercero). Finalmente, en su declaración en autos, el representante de Geobrugg Chile afirmó, en forma consistente con lo anterior, que la carta de 20 de abril de 2020 se referiría a patentes “que estaban en proceso de concesión como las que estaban vigentes en otros lugares” (audiencia confesional Germán Fischer, folio 793, p. 2);

Centésimo decimoquinto: Que de la lectura de la carta se desprende que su sentido evidente es dar cuenta de que eventuales mallas de acero de competidores –que a esta fecha era sólo PMP– estarían infringiendo derechos de propiedad industrial del Grupo Geobrugg para disuadir a Codelco de aceptar estos productos. Con todo, como se advierte, no es posible concluir que esa empresa haya entregado información incorrecta o falsa, a lo que se agrega que, como se verá, a la fecha no hay un pronunciamiento de la autoridad competente en relación con la existencia o inexistencia de una infracción a la normativa de propiedad industrial;

Centésimo decimosexto: Que las demás alegaciones de PMP respecto del contenido de esta carta se refieren al valor de las patentes invocadas, cuestión que excede al análisis que debe realizarse en esta sede;

Centésimo decimoséptimo: Que, a mayor abundamiento, consta en autos que la carta no generó efectos. En este caso el ente licitante no se vio influenciado, toda vez que Codelco respondió que “[e]ntendemos que no es posible adoptar por nuestra parte acciones que excluyan a un proveedor que pudiera estar acusado de este tipo de infracciones, en tanto no exista pronunciamiento de los órganos competentes, por estimarse que algunas afirmaciones podrían utilizarse con el sólo objeto de impedir participación en un mercado, constituyendo en consecuencia un atentado a la libre competencia” (folio 40);

Centésimo decimoctavo: Que, en relación con la segunda carta, al momento del envío de esa comunicación, el 14 de junio de 2021, de acuerdo con la prueba allegada a autos, el Grupo Geobrugg contaba con patentes concedidas (N° 60797 y N° 60798, de 22 de octubre de 2020, cuya solicitud se realizó el 26 de enero de 2018). Además, en esa segunda misiva, Geobrugg Chile se refiere sólo a “posibles imitaciones de nuestros productos”, evitando una calificación categórica sobre los productos ofrecidos por competidores, sin perjuicio de que, por lo demás, ello aún no había sido resuelto por la autoridad judicial correspondiente;

Centésimo decimonoveno: Que la comunicación de 18 de junio de 2021 no fue objeto de reproche por PMP en su demanda, sino que solo se tuvo conocimiento de ella en virtud de la prueba acompañada al proceso, sin perjuicio de que le es aplicable lo señalado en la consideración anterior;

Centésimo vigésimo: Que, por lo tanto, cabe concluir que en las mencionadas cartas Geobrugg Chile no profirió información falsa o incorrecta que permita reprochar su actuar y calificar su conducta como competencia desleal, sin que sea necesario analizar su finalidad en relación con alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante; Centésimo vigésimo primero: Que, no configurándose competencia desleal, al no haberse acreditado el uso de medios ilegítimos o contrarios a las buenas costumbres, tampoco es posible configurar una hipótesis de abuso de la posición de mercado de que gozaba el Grupo Geobrugg en esa época. En consecuencia, se rechazará la acusación efectuada por la Demandante a este respecto, transcrita bajo la letra (a) del considerando nonagésimo quinto; F.3. Acciones interpuestas contra PMP en China.

Centésimo vigésimo segundo: Que una de las acusaciones planteadas por PMP se refiere a la interposición de acciones en su contra por el Grupo Geobrugg en China, con el fin de retener las mallas en dicho país, evitando su envío a Chile (demanda, folio 4, p. 9). Ello no ha sido controvertido por las Demandadas y ha sido corroborado por la prueba acompañada al proceso, referida en el considerando vigésimo séptimo anterior;

Centésimo vigésimo tercero: Que, como se señaló precedentemente, de los documentos traducidos y no objetados, al momento de interponerse las dos acciones de propiedad industrial en China por el Grupo Geobrugg que constan en el expediente –lo que, de conformidad a los documentos no objetados acompañados a folio 664, ocurrió el 10 y el 19 de octubre de 2020, respectivamente– esta empresa contaba con patentes válidamente concedidas en ese país, sin perjuicio de que esas mismas patentes hayan sido anuladas posteriormente, el 2 de noviembre de 2021, según indica la misma documentación;

Centésimo vigésimo cuarto: Que, de esta forma, no existe mérito para cuestionar en esta sede las acciones desarrolladas por las Demandadas, toda vez que al momento de solicitar la retención de las mallas de PMP en China, contaba con derechos de propiedad industrial vigentes en ese país, sin perjuicio de que con posterioridad estos hayan sido anulados. En efecto, del mismo relato de PMP se da cuenta que las decisiones de anulación respecto de las patentes que se acusaron como infringidas se habrían producido en septiembre de 2021, esto es, casi un año después de la interposición de las acciones por parte del Grupo Geobrugg, que habrían sido inicialmente concedidas por la autoridad china (demanda, folio 4, p. 10). En consecuencia, se desechará la imputación realizada por PMP, reseñada bajo la letra (b) del considerando nonagésimo quinto, referida a las acciones interpuestas contra PMP en China;

F.4. Acciones judiciales interpuestas contra PMP en Chile

Centésimo vigésimo quinto: Que PMP alega que, a partir de noviembre de 2020, en paralelo al desarrollo de las licitaciones de Codelco, Geobrugg Suiza presentó una serie de medidas en frontera, medidas prejudiciales, demandas y querellas ante tribunales chilenos por infracción a sus patentes en forma abusiva. Estas acciones y solicitudes se resumen en el diagrama a continuación:

Centésimo vigésimo sexto: Que PMP sostiene que las acciones y solicitudes efectuadas por Geobrugg tendrían el carácter de abusivas, en primer lugar, al haber utilizado la estrategia de litigación conocida como forum shopping, presentando simultáneamente medidas en frontera en juzgados de letras de San Antonio y Valparaíso, y acciones civiles y penales derivadas de los mismos hechos en distintos tribunales con sede en Rancagua y Santiago, desechando luego aquellas donde tenía resultados desfavorables;

Centésimo vigésimo séptimo: Que, adicionalmente, PMP afirma que el carácter abusivo de las acciones se muestra en el supuesto comportamiento contradictorio y errático de Geobrugg durante los procesos judiciales invocando como infringidas en Chile patentes distintas a las supuestamente infringidas en China, fundando sus acciones en meras sospechas carentes de base, imputando infracciones marcarias a sabiendas inexistentes y pidiendo medidas en frontera desproporcionadas;

Centésimo vigésimo octavo: Que, en el relato de PMP, estas acciones y solicitudes de medidas de frontera estarían enmarcadas en un “plan” del Grupo Geobrugg para excluir a PMP del mercado, o al menos para dilatar su ingreso o dificultar su crecimiento, al observarse conductas concatenadas, dirigidas a crear barreras artificiales a la entrada y afectar la reputación de PMP ante Codelco;

Centésimo vigésimo noveno: Que, como se señaló (supra, considerando centésimo séptimo) para analizar estas conductas, debe considerarse la relevancia del derecho a la acción, en cuanto garantía constitucional y en su carácter de derecho potestativo, que determinan el estándar exigible a quien ejerce acciones judiciales contra un competidor;

Centésimo trigésimo: Que, con todo, se ha señalado también que “nuestro ordenamiento jurídico no tolera a quien de manera arbitraria, caprichosa o injusta ejercita su derecho de acción” (Romero Seguel, ob. cit., p. 71). En este mismo sentido, este Tribunal ha resuelto que “el ejercicio de acciones judiciales y administrativas, como figura contraria a la libre competencia, debe evaluarse en armonía con los principios constitucionales y legales que aseguran a toda persona, natural o jurídica, el derecho de petición y el de accionar. Por estas razones, tanto la doctrina como la jurisprudencia, nacional e internacional, han desarrollado una serie de requisitos y condiciones para que dicho ejercicio pueda ser calificado de abusivo y contrario a la libre competencia” (Sentencia N° 125/2012, c. 21°);

Centésimo trigésimo primero: Que, en consecuencia, sólo en casos muy excepcionales el ejercicio del derecho a la acción podría considerarse como contrario a la libre competencia, esto es, cuando ello se considere una forma de abuso. Así, el que se trate de acciones judiciales mal fundamentadas o erradas en cuanto a los hechos o el derecho no tornan su interposición en ilegítima, salvo en aquellos casos en que hayan sido utilizadas por una firma que goce de posición dominante como una estrategia para agotar las finanzas de rivales de menor tamaño, o bien, para retrasar o evitar la entrada de nuevos competidores (O’Donoghue y Padilla, ob. cit., pp. 758-759);

Centésimo trigésimo segundo: Que esta conclusión es consistente con la figura establecida en la letra g) del artículo 4° de la Ley N° 20.169, que considera como acto de competencia desleal “[e]l ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado”. Al calificar ese ejercicio como “manifiestamente abusivo”, determina, por una parte, que la conducta debe carecer de toda justificación o fundamento, y, por otra, que ello debe ser evidente;

Centésimo trigésimo tercero: Que, en atención a las características de la conducta acusada, es necesario determinar si la interposición de acciones y la solicitud de medidas en frontera por parte del Grupo Geobrugg puede considerarse como abusiva, en atención a las circunstancias particulares de cada una de ellas, así como en relación con su efecto en conjunto; Centésimo trigésimo cuarto: Que cabe reiterar que este Tribunal no se encuentra llamado para dirimir o calificar la controversia sobre una eventual infracción a la propiedad industrial de Geobrugg (supra, c. decimoquinto), existiendo otra magistratura competente para realizar dicha labor, por lo que, en lo sucesivo, el análisis se remitirá a revisar si se cumplen los requisitos para configurar el ilícito anticompetitivo en comento;

Centésimo trigésimo quinto: Que en estos autos el Grupo Geobrugg no ha controvertido la interposición de las referidas acciones, pero sí debatió su propósito, señalando que estas se limitaron a proteger su propiedad industrial (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, pp. 30, 41, 42), así como negar la acusación de forum shopping enarbolando una serie de justificaciones para su conducta, basadas en circunstancias de hecho y cuestiones procesales. A continuación, se analizarán las acciones entabladas por el Grupo Geobrugg referidas supra a través de dos grupos, de acuerdo con la cercanía de su presentación, así como por su relación con las licitaciones llamadas por Codelco, para su mejor comprensión;

F.4.1 Análisis del primer grupo de acciones judiciales entabladas por Grupo Geobrugg

Centésimo trigésimo sexto: Que, ante todo, debe considerarse que todas las solicitudes de medidas de frontera, medidas prejudiciales y acciones civiles y penales interpuestas por el Grupo Geobrugg fueron posteriores al otorgamiento de las patentes N° 60.797 y N° 60.798 el 22 de octubre de 2020, por lo que a esa época, las Demandadas contaban con derechos de propiedad industrial vigentes en Chile;

Centésimo trigésimo séptimo: Que, un primer grupo de acciones impugnadas corresponde a las medidas de frontera interpuestas por el Grupo Geobrugg simultáneamente el 11 de noviembre de 2020 en el 1er Juzgado de Letras de San Antonio y en el 4° Juzgado de Letras de Valparaíso, solicitando la retención de 663 rollos de mallas, referidas precedentemente como Medida Frontera N° 1 San Antonio y Medida Frontera N° 2 Valparaíso (folio 657, pp. 103 y siguientes y folio 658, pp. 4 y siguientes), junto a la Medida Prejudicial N° 1 Rancagua, interpuesta el 23 de noviembre de 2020;

Centésimo trigésimo octavo: Que, en esas dos solicitudes de medidas en frontera, esencialmente idénticas, el Grupo Geobrugg acusó a PMP de importar desde China redes y mallas de acero de alta resistencia que infringían las patentes N° 60.797 y N° 60.798, de su titularidad. Afirmó en la solicitud que PMP ya había ingresado mallas de acero al país, las cuales, además, habría identificado con la marca “Geobrugg”, haciéndolas pasar por productos de esa empresa, aun cuando no habían sido fabricadas por ella. Justificó esa infracción marcaria con una imagen de la guía de despacho de las mallas, donde se identificaban como “GEOB” y “GEOBRUGG” (folio 657, pp. 101 y ss., y folio 658, pp. 2 y ss.);

Centésimo trigésimo noveno: Que, en relación con estas medidas, PMP alega primeramente que el Grupo Geobrugg habría incurrido en la conducta denominada forum shopping, toda vez que estratégicamente dejó sin movimiento la causa en que se le fijó una caución más alta (Medida Frontera N° 1 San Antonio, $300.000.000), prosiguiendo con aquella en que se estableció una caución menos exigente (Medida Frontera N° 2 Valparaíso, $80.000.000), a lo que agrega que sería innecesario impetrar medidas en todos los puertos, toda vez que, de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 19.912, la resolución que decreta la medida se hace extensiva a todos los administradores de aduana del país. Luego, PMP sostiene que la referencia que hace el Grupo Geobrugg respecto de la retención de mallas en China para sustentar la solicitud de medida de frontera, omitía que las patentes invocadas en ese país eran distintas a las invocadas en Chile. Finalmente, afirma que la supuesta infracción de marca sería inexistente por conocer las Demandadas que correspondía al uso de un código interno de Codelco para identificar el producto;

Centésimo cuadragésimo: Que el Grupo Geobrugg descarta la acusación de forum shopping, por cuanto sostiene que las solicitudes de medidas en frontera deben ejercerse por cada despacho de mercaderías infractoras, ante el juez de letras en lo civil con asiento en el lugar donde se hubiere presentado o se presuma que ingresará la mercadería infractora, de modo que, en la práctica usual, es normal que las solicitudes se interpongan en cada uno de los puertos en que es posible que ingrese un cargamento. En este contexto, al no tener certeza del puerto de ingreso de las mallas de PMP, dedujo solicitudes en los dos puertos principales del país. Asimismo, Geobrugg Suiza afirma que una vez que observó que las mallas ingresaron por el Puerto de San Antonio, solicitó el término de la medida solicitada en Valparaíso;

Centésimo cuadragésimo primero: Que la prueba acompañada en autos da cuenta de que no es efectiva la alegación de que el procedimiento ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio haya sido dejado sin movimiento tras la fijación de la caución. Por el contrario, consta en autos que el 12 de febrero de 2021, el Grupo Geobrugg depositó el monto fijado por el tribunal –cuestión que PMP atribuye a la litispendencia opuesta por esa empresa en el proceso en Valparaíso unos días antes– y que la medida solicitada fue concedida por dicho tribunal el 11 de marzo del mismo año, la que posteriormente se ampliaría a otros 400 rollos de mallas, importados esta vez por la sociedad SAT, por resolución del 1° de abril de 2021. En ese proceso, el Grupo Geobrugg interpuso la Demanda N° 1 San Antonio contra PMP y SAT el 30 de abril de 2021, pero el tribunal se declaró incompetente por resolución de 30 de junio de ese año, por estar las demandadas domiciliadas en Santiago. La resolución fue confirmada por sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso el 1° de octubre de 2021, contra la cual el Grupo Geobrugg interpuso sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, este último pendiente de resolver;

Centésimo cuadragésimo segundo: Que, en paralelo a los recursos interpuestos contra la declaración de incompetencia del 1er Juzgado de Letras de San Antonio, el 15 de noviembre de 2021, el Grupo Geobrugg interpuso demanda por infracción de patentes ante el 16° Juzgado Civil de Santiago (Demanda N° 3 Santiago), por los mismos hechos que habían dado lugar al proceso ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio;

Centésimo cuadragésimo tercero: Que, por su parte, la Medida Frontera N° 2 Valparaíso fue concedida el 17 de diciembre de 2020. Luego, la propia Geobrugg Suiza solicitó el 30 de marzo de 2021 su terminación, porque a esa fecha no habían ingresado las mallas que se debían retener a través del puerto de Valparaíso. El 25 de marzo de 2021, el tribunal acogió la solicitud y alzó la medida, agregando que no se había deducido la demanda correspondiente de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 19.912. Por resolución de 5 de abril de 2021, el tribunal ordenó el archivo de la causa y, ante una solicitud de PMP de que se condenara en costas a Geobrugg, la rechazó declarando que consideraba que “la medida prejudicial fue solicitada por motivos plausibles” (folio 658, p. 7);

Centésimo cuadragésimo cuarto: Que el denominado forum shopping se ha definido como “[l]a actividad que persigue alcanzar la más favorable jurisdicción para los intereses del demandante” (Tribunal de Rimini, 26 de noviembre de 2007, citado por Carrasco, Nicolás. El forum shopping y la legislación chilena sobre acción colectiva de acreedores. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 47, dic. 2016, p. 181). Esta práctica es usualmente vista en forma negativa, pues se asume que los litigantes eligen el foro en forma estratégica para favorecer sus intereses o para perjudicar a sus contrapartes. Con todo, el reproche tiende a ser ético, al crear una percepción de que se busca algún tipo de ventaja ilegítima, aunque existen autores que observan favorablemente la práctica (Carrasco, ob. cit., p. 181). En particular, se ha señalado que si el forum shopping solo busca una optimización de las posibilidades de la parte, no es cuestionable, como sí lo sería en caso que generara una desigualdad entre ellas (Romero Seguel, Alejandro, Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo II, p. 20);

Centésimo cuadragésimo quinto: Que, en consecuencia, en relación con la Medida de Frontera N° 1 San Antonio y N° 2 Valparaíso, ambas de 11 de noviembre de 2020, no hay antecedentes para estimar que el Grupo Geobrugg haya incurrido en la conducta de forum shopping. En efecto, la interposición de ambas medidas parece una estrategia razonable ante el desconocimiento del puerto por el cual podrían ingresar los productos supuestamente infractores, en cuanto la oportunidad del otorgamiento de la medida en relación con la llegada de la mercancía depende del tribunal respectivo y la comunicación ordenada por el artículo 10 de la Ley N° 19.912 no depende de la voluntad del solicitante de la medida, sino de la diligencia de la administración de aduana respectiva. En este sentido, la urgencia asociada a la internación de mercancías supuestamente infractoras de derechos de propiedad industrial es una justificación razonable para el comportamiento del Grupo Geobrugg, lo que descarta un mero uso instrumental. En suma, más que la búsqueda de un foro más favorable, la conducta analizada dice relación con la búsqueda de una mayor efectividad en la protección de los derechos supuestamente afectados. Adicionalmente, en contradicción a lo afirmado por la Demandante, el Grupo Geobrugg no abandonó el procedimiento en San Antonio por un requerimiento de garantía más abultado, y si bien solicitó el término de la medida en frontera decretada para Valparaíso sin haber interpuesto la demanda correspondiente, el tribunal estimó que había actuado con motivo plausible. Por lo demás, PMP afirma, adicionalmente, que las actuaciones del Grupo Geobrugg en uno y otro proceso fueron reacciones a la estrategia procesal seguida por PMP en ellos, cuestión que no parece reprochable en sí misma;

Centésimo cuadragésimo sexto: Que, finalmente, la Demanda N° 3 Santiago, basada en los mismos hechos tampoco puede entenderse como una práctica de forum shopping, en cuanto está justificada por la declaración de incompetencia del tribunal de San Antonio, que impidió al Grupo Geobrugg perseguir las supuestas infracciones de propiedad industrial que alega, de modo que la interposición de una nueva demanda sobre los mismos hechos en un tribunal distinto, pero que corresponde al tribunal competente según las alegaciones de la propia PMP, resulta perfectamente lícita. Lo anterior permite descartar la imputación señalada con la letra (c) del considerando nonagésimo quinto;

Centésimo cuadragésimo séptimo: Que dentro de este mismo primer grupo de acciones entabladas por el Grupo Geobrugg también está la Medida Prejudicial N° 1 Rancagua, que PMP alega sería “prácticamente idéntica” (demanda, folio 4, p. 12) a la Medida Prejudicial N° 2 Santiago, lo cual a su juicio sería evidencia de forum shopping. Con todo, la propia Demandante reconoce que opuso excepción de incompetencia en la primera de esas causas, la que fue acogida por el tribunal (ídem), y que sólo con posterioridad a ello el Grupo Geobrugg presentó la solicitud ante el tribunal en Santiago. Así, tal como se señaló más arriba, no se advierte que la interposición de la segunda medida prejudicial pueda ser objeto de reproche. Cabe agregar que esta medida prejudicial fue seguida de una demanda por infracción a la propiedad industrial y competencia desleal, tramitada bajo el mismo rol (folio 821, pp. 108-110, y folio 823, pp. 44-45);

Centésimo cuadragésimo octavo: Que, en relación con este primer grupo de acciones, como se indicó supra, en adición a la acusación de que el Grupo Geobrugg habría incurrido en forum shopping, PMP realiza una serie de imputaciones adicionales que darían cuenta de que las acciones se habrían interpuesto abusivamente. Así, sostiene que, en las acciones interpuestas en China, Geobrugg invocó como supuestamente infringidas las patentes CN20189008827.3 y CN20188008832.4, las cuales protegían invenciones distintas a las supuestamente infringidas al solicitar las medidas en frontera en Chile de noviembre de 2020 (demanda, folio 4, p. 16). Sin embargo, a pesar de no tratarse de las mismas patentes, Geobrugg invocó las decisiones adoptadas en China como una suerte de “humo de buen derecho”, a lo que se agrega que luego guardó silencio respecto de la posterior anulación de esas patentes en China (demanda, folio 4, p. 16). Plantea que ello daría cuenta de un comportamiento contradictorio y errático que evidenciaría el carácter abusivo de la estrategia desplegada (ídem). Luego, la Demandante afirma que Geobrugg Suiza, en ausencia de todo análisis riguroso, declaró en sus solicitudes de medidas de frontera que las mallas de PMP infringían sus patentes por el solo hecho de ser similares a las suyas (demanda, folio 4, p. 17).

Por último, a todo lo anterior se sumaría la falsa imputación de una infracción marcaria, por el uso de marcas de Geobrugg sin autorización en guías de despacho. PMP señala que ello se produjo sólo porque el código SAP interno de Codelco contenía tal denominación (demanda, folio 4, p. 18). Luego, afirma que, con posterioridad, Geobrugg habría abandonado esta acusación, sosteniendo que el conflicto se trataba de una infracción de patentes de invención (demanda, folio 4, p. 22);

Centésimo cuadragésimo noveno: Que, en relación con estas imputaciones, el Grupo Geobrugg plantea ante todo que PMP pretende incorporar discusiones de fondo, las cuales son improcedentes en esta sede (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, p. 45). En particular, hace presente que las patentes y su protección se rigen por el principio de territorialidad y, por tanto, el análisis requerido para determinar si dos patentes de países distintos protegen lo mismo es complejo. Agrega que PMP sin prueba alguna sostiene que las patentes de China y Chile son distintas sin más (observaciones a la prueba Geobrugg Suiza, folio 821, p. 113). Luego, afirma que el análisis “a simple vista” al que refiere PMP se trató de la inspección de las primeras mallas ingresadas a Chile, realizado por Geobrugg Suiza y el ex perito experto de INAPI, Carlos Dublé Jainaga (observaciones a la prueba Geobrugg Suiza, folio 821, p. 115).

Finalmente, Geobrugg Suiza indica que PMP no ha negado haber utilizado la marca Geobrugg y que: (a) PMP no puede emitir guías de despacho utilizando una marca de la que no es titular y (b) que al conocer guías de despacho emitidas por un competidor no autorizado que utilizaban su marca, estaba en todo su derecho de ejercer las acciones pertinentes (observaciones a la prueba Geobrugg Suiza, folio 821, p. 116);

Centésimo quincuagésimo: Que, tal como ha argumentado el Grupo Geobrugg, las alegaciones de PMP relativas a inconsistencias en cuanto a las patentes invocadas en China y Chile, el recurso a alegaciones de falsificación infundadas, así como la inexistencia de una infracción marcaria, corresponden a cuestiones de derecho de propiedad industrial, que deben ser resueltas previamente por un órgano jurisdiccional competente en esa materia para efectos de su calificación como lícitas o ilícitas en esta sede. En efecto, como se señaló (supra, c. centésimo octavo), el primer requisito para establecer la ocurrencia de un abuso en la interposición de acciones judiciales corresponde a uno objetivo, que supone referir ya sea, una decisión previa de un tribunal competente que haya calificado la acción particular que se analiza como infundada o temeraria, ya sea otro elemento que permita establecer indubitadamente la falta de fundamento, por ejemplo, el ejercicio de acciones contradictorias ante distintos tribunales (vid., Sentencia N° 47/2006, Sal Punta Lobos, cit.). En ausencia de ese elemento objetivo, como ocurre en este caso, toda vez que los procedimientos infraccionales de propiedad industrial no han concluido a la fecha, no es posible para este Tribunal calificar las acciones interpuestas como abusivas, por lo que se rechazarán las referidas imputaciones, identificadas con las letras (d), (e) y (f) de la consideración nonagésimo quinta;

F.4.2 Análisis del segundo grupo de acciones judiciales de Grupo Geobrugg.

Centésimo quincuagésimo primero: Que, tras la realización de las Licitaciones N° 2, N° 3 y N° 4, el Grupo Geobrugg entabló un segundo grupo de acciones, compuesto primeramente por dos medidas en frontera (Medida Frontera N° 3 San Antonio y N° 4 Valparaíso) interpuestas el 23 de julio de 2021, siguiendo la misma estrategia que las del primer grupo, esto es, presentando una ante el 1er Juzgado de Letras de San Antonio, y la otra ante el 1er Juzgado de Letras de Valparaíso. Luego, en el mes de septiembre del mismo año, Geobrugg interpuso dos querellas contra John Alexander Napier Scott Macnab, representante de PMP, por el delito del artículo 52 a) de la Ley N° 19.039 (Querella N° 1 San Antonio y N° 2 Valparaíso), solicitando en ambas causas la medida precautoria de retención de 520 y 270 mallas importadas por la Demandante, respectivamente. Finalmente, se agrega la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial de 15 de noviembre de 2021, ante el 30° Juzgado Civil de Santiago (Demanda N° 2 Santiago), la que, de acuerdo con PMP, se basaría en los mismos hechos que los conocidos bajo el Rol C 749-2020 ante el 12° Juzgado Civil de Santiago;

Centésimo quincuagésimo segundo: Que, en efecto, el 23 de julio de 2021, el Grupo Geobrugg presentó la Medida Frontera N° 3 San Antonio respecto de 8.000 rollos de mallas que luego fue acotada a 520 rollos (demanda, folio 4, p. 14; contestación de Geobrugg Suiza, folio 39, p. 38). El expediente correspondiente a esta medida en frontera no fue acompañado a estos autos, sin perjuicio de que no existe controversia entre las partes respecto de su interposición. Con la misma fecha, el Grupo Geobrugg presentó una medida de frontera similar (Medida Frontera N° 4 Valparaíso, cuyo expediente fue acompañado a folio 648);

Centésimo quincuagésimo tercero: Que la medida tramitada en Valparaíso fue concedida el 6 de agosto de 2021. Tras la notificación de su concesión a Aduanas el 23 del mismo mes, ese servicio notificó a los demás administradores de aduana del país, lo que determinó que el 24 de agosto la Administración de Aduanas de San Antonio retuviera 520 rollos de mallas importados a través de ese puerto. Con todo, la medida fue alzada el 9 de septiembre de 2021, al haber transcurrido más de diez días hábiles sin que se notificara a Aduanas de la extensión de la medida o de la interposición de una demanda o querella a su respecto (expediente Rol C 984-2021, folio 648, p. 115);

Centésimo quincuagésimo cuarto: Que, a partir de la retención de 520 rollos de mallas, el 24 de agosto de 2021 por la Aduana de San Antonio, el 15 de noviembre de 2021 Geobrugg interpuso la Demanda N° 2 Santiago. Si bien esa acción fue interpuesta el mismo día que la Demanda N° 3 Santiago, esta última, como se vio, se funda en la Medida Frontera N° 1 San Antonio, perteneciente al primer grupo de acciones, en virtud de la cual se retuvieron 400 rollos de mallas (supra, considerando centésimo cuadragésimo segundo). De esta forma, las dos demandas no están ligadas entre sí, no tratan sobre los mismos hechos, ni se refieren a los mismos cargamentos de mallas;

Centésimo quincuagésimo quinto: Que, además, el 8 de marzo de 2023 –esto es, con posterioridad a la demanda de autos–, el Grupo Geobrugg interpuso demanda ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C 749-2021 contra PMP por infracción a sus patentes de invención y por competencia desleal, al haber importado mallas metálicas sin pagar el arancel aduanero correspondiente (folio 647, p. 140). Esta demanda, como se señaló, proviene de la solicitud de una medida prejudicial de exhibición referida en el primer grupo de acciones, y se tramita bajo el mismo rol de esa medida prejudicial, por lo que tampoco está vinculada ni dice relación con los hechos específicos que las otras;

Centésimo quincuagésimo sexto: Que, de esta forma, sobre la base de las mismas razones ya expresadas, cabe rechazar la acusación de forum shopping en relación con la interposición de solicitudes de medidas de frontera en forma paralela. Adicionalmente, debe descartarse esa acusación en relación con las Demandas N° 2 y N° 3 Santiago, por no referirse a los mismos hechos;

Centésimo quincuagésimo séptimo: Que, en adición a la acusación anterior, PMP afirma que Geobrugg solicitó la medida de suspensión de despacho respecto de 8.000 mallas de acero identificadas con el código arancelario 73144900 o 7314.41.90 importadas por PMP, SAT o “cualquier otra empresa que aparezca como consignataria de las mallas especificadas” (Medida Frontera N° 4 Valparaíso). PMP destaca que el código 73144900 es amplísimo, abarcando “las demás telas metálicas, redes y rejas de alambre de hierro o acero”, lo que permite calificar las medidas solicitadas como desproporcionadas y, por ende, abusivas, ya que bloquearon el ingreso de cualquier malla de acero o hierro al país por parte de cualquier consignatario. Añade que las consecuencias negativas de dichas conductas han excedido a PMP (observaciones a la prueba PMP, folio 823, p. 46);

Centésimo quincuagésimo octavo: Que, el Grupo Geobrugg plantea que la acusada amplitud se explica en la propia naturaleza de los códigos arancelarios bajo los cuales se importan las mallas de acero, lo que no le es atribuible a ella (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, pp. 81 y 82). Agrega que el hecho de que se haya tenido que ampliar la medida a efectos de incluir a otras empresas que pudieren aparecer como consignatarias de mallas se explica en que la Demandante utilizó otra sociedad bajo su control para importar las mallas, burlando así resoluciones judiciales (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, pp. 81 y 82);

Centésimo quincuagésimo noveno: Que, como se aprecia, esta acusación, así como los demás argumentos esgrimidos por PMP para fundar el supuesto carácter abusivo de las acciones entabladas por el Grupo Geobrugg, deben descartarse en cuanto el ilícito de abuso de acciones judiciales en sede de competencia requiere que la calificación de esas acciones como infundadas o dolosas debe ser establecida sobre la base de antecedentes objetivos. A este respecto, en este caso particular, los organismos jurisdiccionales competentes que están conociendo de las distintas acciones entabladas por el Grupo Geobrugg aún no se han pronunciado a su respecto, lo que lleva a descartar la acusación relativa a haber solicitado medidas en frontera desproporcionadas;

Centésimo sexagésimo: Que, finalmente, en relación con las querellas presentadas contra el representante de PMP, John Alexander Napier Scott Macnab, nuevamente la argumentación de la Demandante se funda, ante todo, en las justificaciones esgrimidas por el Grupo Geobrugg, cuestión que, como se ha reiterado, no es algo que este Tribunal esté llamado a calificar, más cuando se trata de la infracción de un estatuto legal particular, como la propiedad industrial. Sin perjuicio de ello, PMP señala que el Grupo Geobrugg habría incurrido en una actuación incongruente, porque en paralelo a las querellas, las cuales asumen el uso de un invento protegido, mantenía una medida prejudicial probatoria para comprobar la supuesta infracción (Medida Prejudicial N° 2 Santiago);

Centésimo sexagésimo primero: Que, a este respecto, la incongruencia alegada por PMP no se aviene con la naturaleza de la medida prejudicial señalada. En particular, en derecho chileno, las medidas prejudiciales de exhibición tienen carácter preparatorio de una futura demanda, y no probatorio, de modo que no puede afirmarse que el Grupo Geobrugg haya actuado de forma contradictoria. Del mismo modo, no existen antecedentes en autos que den cuenta que el órgano jurisdiccional competente haya establecido que las vicisitudes que se indican en relación a estos procedimientos criminales, tales como el otorgamiento y luego alzamiento de medidas precautorias, la ampliación de querellas o su sobreseimiento temporal, hayan sido actuaciones que carezcan de fundamento, abusivas, de mala fe o dolosas;

F.4.3 Aplicabilidad del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil

Centésimo sexagésimo segundo: Que PMP ha acusado que, en el contexto de las medidas de protección en frontera solicitadas como prejudiciales, el interesado dispone de un plazo para interponer la demanda o acción que anunció al pedir la cautelar, según lo dispone el artículo 13 de la Ley N° 19.912, que prescribe que “[e]l titular deberá presentar una demanda o querella dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva y pedir que se mantenga la medida decretada” (demanda, folio 4, p. 24). Sin embargo, al menos en un caso, Geobrugg Suiza no habría interpuesto la correspondiente demanda o querella en el plazo referido;

Centésimo sexagésimo tercero: Que, al efecto, PMP acompañó el certificado emitido por el 1er Juzgado Civil de Valparaíso en la Medida Frontera N° 4 Valparaíso, de 8 de septiembre de 2021, que consigna que “(…) Revisado el expediente virtual a esta época no consta presentación de demanda (…) Habiendo transcurrido más de 10 días corridos y/o hábiles, sin que se haya presentado demanda o querella (…) A folio 10 fue concedida la medida [prejudicial] en comento (06/08/2021), por el plazo de 10 días corridos y/o hábiles de notificada (…) folio 41 consta la respuesta del Servicio de Aduanas respecto de la notificación de la medida prejudicial de autos. Transcurrido a esta época más de 10 días corridos, no constando la solicitud de renovación de esta” (expediente Rol C 984- 2021, folio 648, p. 108);

Centésimo sexagésimo cuarto: Que, tratándose de una medida prejudicial, PMP plantea que resulta plenamente aplicable lo establecido en el artículo 280 del CPC, que califica ese comportamiento como doloso (demanda, folio 4, p. 25). Así, se acreditaría el carácter abusivo de las acciones, pues el objetivo de Geobrugg habría sido simplemente obtener la medida para bloquear o perjudicarla (ídem, p. 26);

Centésimo sexagésimo quinto: Que, por su parte, Geobrugg ha sostenido que, del tenor del referido artículo 280, se extrae que éste tiene aplicación exclusivamente en materia de responsabilidad por los eventuales perjuicios que la solicitud hubiere ocasionado, por lo que no es posible trasladar dicha presunción de dolo a sede infraccional. Adicionalmente, la resolución citada por la Demandante habría sido dejada sin efecto el 27 de enero de 2022, por lo que no podría llegar a aplicarse la pretendida sanción (contestación Geobrugg Suiza, folio 39, p. 18);

Centésimo sexagésimo sexto: Que, además, Geobrugg afirma que el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.912 comienza a correr solo una vez que la mercadería infractora llega a Aduanas (contestación Geobrugg Suiza, p. 37, observaciones a la prueba Geobrugg Suiza, p. 101), de modo que no habría incurrido en falta alguna, pues en el caso referido por PMP la mercadería no ingresó por el puerto de Valparaíso, sino por el de San Antonio. Para acreditar su postura, Geobrugg invoca el oficio N° 136, de 27 de enero de 2022, emitido en la misma causa de la Medida Frontera N° 4 Valparaíso, que da cuenta de la rectificación de la resolución de 6 de agosto de 2021, en cuanto a que el plazo que consagra el inciso 1° del artículo 11 de la Ley N° 19.912 “debe contabilizarse, a partir de la entrega de la mercancía a la autoridad aduanera” (expediente Rol C 984-2021, folio 648, p. 162);

Centésimo sexagésimo séptimo: Que, ante todo, los artículos 11 y 13 de la Ley N° 19.912, en lo pertinente, disponen:

“Artículo 11. La medida tendrá una duración de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, a la aduana respectiva. Transcurrido ese plazo y no habiéndose notificado a la aduana la mantención de la medida, se procederá al despacho de la mercancía a petición del interesado (…)”.

“En los casos en que se hubiera notificado la medida con anterioridad a la entrega de las mercancías a la aduana, el plazo establecido en el inciso precedente regirá a contar de dicha entrega”.

“Artículo 13. El titular deberá presentar una demanda o querella dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva y pedir que se mantenga la medida decretada. El plazo antes mencionado podrá ampliarse por 10 días hábiles más, por motivos fundados, debiendo solicitarse la mantención de la medida”.

“Si no se presentare la demanda o querella oportunamente o no se solicitare la mantención de la medida, o al resolver sobre esta petición el tribunal la denegare, la medida quedará sin efecto de inmediato”;

Centésimo sexagésimo octavo: Que, por su parte, el inciso 2° del artículo 280 del CPC dispone “[s]i no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento”. A este respecto, como señala la doctrina (vid., Banfi, ob. cit., pp. 18-20), la calificación de una conducta como dolosa permitiría tenerla también como constitutiva de abuso, o bien del uso de medios ilegítimos contrarios a las buenas costumbres, de modo que se podría establecer la conducta del Grupo Geobrugg como ilícita desde la perspectiva de la libre competencia y la competencia desleal;

Centésimo sexagésimo noveno: Que, a este respecto, consta en autos que el 6 de agosto de 2021, en la Medida Frontera N° 4 Valparaíso, decretó la medida de suspensión del despacho de mercancía consistente en 8.000 rollos de mallas de acero, importadas por PMP, su representante, SAT o cualquier otra empresa que apareciera como consignataria de las mallas, por 10 días hábiles, a contar de la notificación efectiva y respectiva al Servicio Nacional de Aduanas (expediente Rol C 984-2021, folio 648, p. 36). Esa notificación fue efectuada el 23 de agosto de 2021 (ídem, p. 79);

Centésimo septuagésimo: Que en el mismo expediente consta la Resolución N° 3163, de 9 de septiembre de 2021, de la Administradora de la Aduana de San Antonio, en la cual se indica que el 24 de agosto de ese año, sobre la base de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 19.912 –que dispone que la resolución que decrete la suspensión se hará extensiva a todos los administradores de aduana del país–, se retuvieron 520 mallas de PMP ingresadas a través del Puerto de San Antonio, medida que la referida Resolución N° 3163 alzó a petición de PMP, por no haberse notificado a Aduanas la prórroga de la medida ni la interposición de una demanda civil o querella por parte de Geobrugg (expediente Rol C 984-2021, folio 648, p. 113);

Centésimo septuagésimo primero: Que, luego, por resolución de 25 de enero de 2022, el tribunal rectificó su resolución de 6 de agosto de 2021, señalando que “el plazo que consagra el inciso 1° del ya citado artículo 11 de la Ley N° 19.912, debe contabilizarse, a partir de la entrega de la mercancía a la autoridad aduanera”, ordenando oficiar a Aduanas al respecto (expediente Rol C 984- 2021, folio 648, p. 160). El mismo día, por resolución separada, el tribunal rechazó la solicitud de alzamiento de la medida efectuado por PMP (ídem, p. 161). El 27 de enero de 2022, se emitió el ya mencionado oficio N° 136 a Aduanas de Valparaíso. Finalmente, el 23 de febrero de 2022, consta la notificación a Aduanas de Valparaíso de la rectificación (ídem, p. 181);

Centésimo septuagésimo segundo: Que, por Oficio Ordinario N° 682, de 13 de julio de 2022, Aduanas de Valparaíso informó que había alzado la medida en frontera el 9 de septiembre de 2021 (vid., supra, considerando centésimo septuagésimo), de modo que no hubo suspensión de despacho vigente entre esa fecha y el 24 de febrero de 2022;

Centésimo septuagésimo tercero: Que, como puede apreciarse, a partir de la medida en frontera concedida por el 1er Juzgado Civil de Valparaíso el 6 de agosto de 2021, se decretó la retención de 520 mallas ingresadas por PMP por el Puerto de San Antonio, medida que posteriormente fue dejada sin efecto por haber transcurrido el plazo legal de diez días sin que se notificara a Aduanas de la mantención de la medida o de la interposición de la correspondiente demanda o querella. Asimismo, no consta en autos que Geobrugg haya presentado demanda o querella en el proceso dentro de los diez días siguientes a la retención de las referidas mallas. Sin perjuicio de ello, tampoco consta en autos que el tribunal que la decretó haya alzado la medida a pesar del tiempo transcurrido, sino que por el contrario, los antecedentes acompañados dan cuenta del rechazo de los intentos de PMP por obtener el alzamiento;

Centésimo septuagésimo cuarto: Que, de esta forma, y al igual que respecto de otras alegaciones efectuadas por PMP, la calificación del comportamiento de Geobrugg depende del sentido y alcance que se otorgue a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Ley N° 19.912, cuestión que excede a las competencias de este Tribunal. A ello se agrega que no existe una decisión jurisdiccional ejecutoriada que permita establecer objetivamente que el Grupo Geobrugg haya omitido la presentación de la demanda o querella en el plazo prescrito por la ley, en consideración a la controversia que existe respecto del inicio del cómputo de ese plazo;

Centésimo septuagésimo quinto: Que, a mayor abundamiento, el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.912 establece como única consecuencia de la no presentación oportuna de la demanda o querella el que la medida queda sin efecto de inmediato, por lo que no resulta evidente que a esta situación pueda hacerse extensiva sin más la norma contenida en el artículo 280 del CPC, que califica ese comportamiento como doloso, la cual está contenida en el Libro II de ese ordenamiento legal, sobre juicio ordinario y no en el Libro I, que contiene las disposiciones comunes a todo procedimiento;

Centésimo septuagésimo sexto: Que, en consecuencia, de conformidad a los hechos acreditados en el proceso, no es posible calificar el comportamiento del Grupo Geobrugg como doloso a efectos de considerar ese actuar como una forma de abuso en el ejercicio de acciones judiciales, por lo que se desestimará la imputación signada con la letra (h) del considerando nonagésimo quinto;

F.4.4 Conclusiones del análisis

Centésimo septuagésimo séptimo: Que la interposición de acciones civiles y penales por el Grupo Geobrugg contra PMP y su representante sobre la base de supuestas infracciones a patentes y otros derechos de propiedad industrial de los que sería titular la primera, así como la continuidad de las mismas incluso con posterioridad a la presentación de la demanda de autos, son consistentes con una estrategia dirigida a excluir los productos de PMP del mercado o, al menos, a entorpecer su comercialización. Las acciones desarrolladas por las Demandadas buscaron interferir con el desarrollo de la actividad comercial de PMP en el país de origen de los productos (China), en su ingreso a Chile, mediante medidas en frontera, y en su comercialización propiamente tal, por la vía de medidas precautorias y demandas civiles. Asimismo, se han interpuesto acciones penales derivadas de las mismas infracciones. Las acciones, además, son consistentes con el contenido de las cartas dirigidas a Codelco. De esta forma, se ha acreditado la existencia del “plan” acusado por PMP;

Centésimo septuagésimo octavo: Que, con todo, ese plan o estrategia es coherente con el interés del titular de proteger las patentes y derechos de propiedad industrial que se le han concedido conforme a la ley. En efecto, de ser efectivas las infracciones acusadas por Geobrugg en estas acciones, su comportamiento resulta razonable y proporcional en relación con los efectos de las infracciones denunciadas;

Centésimo septuagésimo noveno: Que, en cada caso, se ha descartado la existencia de elementos que permitan configurar un acto de competencia desleal como ilícito anticompetitivo en los términos previstos en el D.L. N° 211 y, asimismo, en ausencia de pronunciamientos de las autoridades competentes u otros elementos que permitan establecer objetivamente que las acciones entabladas por Geobrugg carecen de fundamento, toda vez que el conflicto de propiedad industrial ni siquiera ha concluido en las sedes pertinentes, no se configura el primer requisito para considerar la interposición de acciones judiciales como abusiva. En consecuencia, la conducta de las Demandadas no puede considerarse como abusiva o como constitutiva de competencia desleal, de modo que no es ilícita ante el derecho de la competencia;

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211, y 2°, 3° y 4° de la Ley N° 20.169,

SE RESUELVE:

RECHAZAR la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Geobrugg Andina SpA;

RECHAZAR la excepción de falta de jurisdicción por extraterritorialidad opuesta por Geobrugg AG; y

RECHAZAR en todas sus partes la demanda de Pacific Mining Parts Chile SpA a folio 4, sin costas, por haber tenido la demandante motivos plausibles para litigar.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias.

Pronunciada por el Ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, el Ministro Sr. Ricardo Paredes Molina, el Ministro Sr. Jaime Barahona Urzúa y la Sra. Daniela Gorab Sabat.

Atendido lo dispuesto en el artículo 169 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, no firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, el Ministro Sr. Ricardo Paredes Molina, por estar haciendo uso de su feriado legal y Sra. Daniela Gorab Sabat, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Orgánico de Tribunales, por encontrarse fuera del territorio jurisdiccional del Tribunal.

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a las partes que lo hayan designado para efectos de notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese una vez que las partes se encuentren notificadas.

Archívese en su oportunidad.

Rol C N° 439-22.

Firmada por el Ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, y el Ministro Sr. Jaime Barahona Urzúa. Autoriza la Secretaria Abogada Sra. Valeria Ortega Romo.

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