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El pasado 8 de junio, la Corte Suprema revocó la Sentencia N° 164/2018 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por la cual el Tribunal acogió la demanda de un particular contra la empresa Trefimet S.A. por actos de competencia desleal consistentes en el envío de cartas a clientes para desviar la clientela del demandante.
La sentencia se suma a las varias decisiones del TDLC que han sido controvertidas en todo o en parte por la Corte Suprema en el último tiempo, como el Caso Tissue, el Caso Supermercados, el Caso Transbank, el Caso Cencosud/Valdivia, y el Caso Ampollas. En esta oportunidad, el punto de conflicto se centró específicamente en los límites del TDLC para analizar conductas basadas en infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual y en el estándar exigible para sancionar casos de ejercicio abusivo de acciones.
El caso empezó con una demanda de Oscar Morales contra la empresa Trefimet en base a un supuesto abuso de su posición de dominio como manufacturera y productora de “lanzas térmicas” (herramientas utilizadas principalmente en la minería para la fundición de material ferroso o no ferroso), a través del envío de cartas para que sus clientes, entre ellos Enami y Codelco, no adquirieran el producto fabricado por el demandante. Ello, en razón de que este último había supuestamente vulnerado las patentes de invención de Trefimet mediante la comercialización de sus propias lanzas térmicas.
En las cartas, Trefimet señalaba que había iniciado una demanda contra Oscar Morales por infracción a la Ley N° 19.039 de propiedad industrial y que iniciaría una acción contra Codelco y Enami si es que compraban los productos comercializados por el demandante. A juicio del demandante, la conducta desplegada por Trefimet sólo habría buscado expulsarlo del mercado, intimidando a sus clientes con futuras acciones judiciales sin fundamento legal.
Para analizar la conducta, el TDLC siguió su jurisprudencia previamente asentada en su Sentencia 130/2013, que estableció que para determinar si las comunicaciones de este tipo constituyen actos de competencia desleal en los términos del artículo 3 letra c) del DL 211, se debe examinar, primero, si ellas contienen aseveraciones incorrectas o falsas sobre los productos ofrecidos por el demandante. Una vez establecido lo anterior, se debe ponderar si tuvieron por objeto desacreditar al demandante para desviar su clientela.
En relación al primer requisito, el Tribunal sostuvo que las cartas de Trefimet contenían al menos dos declaraciones no verídicas (respecto de las cuales no había evidencia): (i) que el modelo de utilidad registrado por el demandante sólo le permitía impedir el uso a otros (derecho negativo) en base a las disposiciones de la ley de propiedad industrial; y que (ii) las lanzas térmicas fabricadas por Oscar Morales infringían el método de fabricación protegido por la patente de invención de Trefimet.
Por otra parte, el Tribunal tuvo en consideración dos aseveraciones que denotaban la intención de Trefimet de desacreditar al demandante frente a sus clientes: (i) el hecho de que la vulneración a sus patentes de invención no estaba avalada por un procedimiento administrativo o judicial; y que (ii) una de las cartas enviadas a Codelco se dirigió justamente en relación a la licitación en que ambas empresas estaban participando, y que el resultado de dicha licitación habría variado precisamente debido a las gestiones realizadas por Trefimet.
Para efectos de lo establecido en el artículo 3º letra c) del DL 211, el TDLC estimó que la participación de mercado de Trefimet, si no era ya constitutiva de posición dominante (como mínimo de un 66,7%), le otorgó al menos la posibilidad de “alcanzar” dicha posición por medio del envío de las cartas.
El Tribunal finalmente acogió la demanda aplicando una multa de 100 UTA a la demandante, dado que consideró que las comunicaciones enviadas por Trefimet tuvieron como principal objeto desviar la clientela del demandante mediante afirmaciones falsas e incorrectas, no constituyendo una vía proporcionada para ejercer los derechos que le otorga la ley para la protección de sus patentes de invención (Ver Considerando N° 27). A su vez, el envío de dichas comunicaciones, según el TDLC, efectivamente logró desviar la clientela que Oscar Morales podría razonablemente haber obtenido.
En su sentencia el TDLC precisó, en todo caso, que su análisis sobre la conducta imputada “no puede referirse a la eventual infracción al contenido de las patentes de invención que posee la demandada o a la Ley N° 19.039, por tratarse de una materia que es de competencia de otras autoridades. En especial, nada de lo sostenido en esta sentencia puede ni debe ser interpretado como un pronunciamiento relativo al alcance de la protección otorgada por las patentes de Trefimet ni a la eventual coincidencia de sus productos con aquellos del demandante” (Considerando N° 7).
El 10 de octubre de 2018, Trefimet interpuso un recurso de reclamación contra la sentencia del TDLC.
En su sentencia del 8 de junio de 2020 (Rol Nº 26.525-2018), la Corte afirmó que, contrario a lo concluido por el TDLC, las comunicaciones enviadas por Trefimet no podían ser calificadas como ilegítimas y, en consecuencia, no podían entenderse como constitutivas de un acto de competencia desleal.
Según la Corte, tales cartas no resultaron ilícitas, pues, en primer lugar, no existen disposiciones legales o contractuales que prohíban la emisión de comunicaciones entre vendedores y compradores. Por otro lado, el anuncio del ejercicio de acciones judiciales ha sido entendido transversalmente como una conducta lícita, consistente en un intento autocompisitivo previo al sometimiento del conflicto a la decisión jurisdiccional (Ver Considerando N° 14).
En relación al argumento del TDLC de que las cartas contenían hechos falsos, la Corte sostuvo que esto no podía determinar la ilicitud de las comunicaciones de Trefimet a Codelco y ENAMI, pues ambas conclusiones del TDLC recayeron en un asunto jurídico, de derecho, no fáctico, alejándose del ámbito de su competencia e idoneidad. Ello, al referirse a la plausibilidad de la infracción a la Ley Nº 19.039 que fue imputada a Oscar Morales, asunto entregado al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial (Ver Considerando N° 16).
En base a estos argumentos, la Corte acogió el recurso de reclamación de Trefimet, rechazando la demanda de Oscar Morales. Sin embargo, la decisión se tomó con el voto en contra de la Ministra Andrea Muñoz, quien estuvo por rechazar la reclamación.
La disidente concluyó que, más allá del anuncio de acciones en la sede jurisdiccional respectiva, las comunicaciones remitidas por Trefimet a los compradores compartidos con Oscar Morales satisfacían el supuesto contenido en el artículo 4, literal c), de la Ley Nº 20.169 de competencia desleal, en tanto se trataba de “…informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes… susceptibles de menoscabar su reputación [la del actor] en el mercado”.
En este punto se aprecia una diferencia con el voto de mayoría que, a diferencia de la disidente, se basó en el artículo 4º literal g) de la Ley de Competencia Desleal para analizar la conducta. Dicha norma ejemplifica como un hecho de competencia desleal al “ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente de mercado”. De acuerdo al voto de mayoría, si la misma ley prescribe que sólo excepcionalmente el ejercicio de acciones judiciales puede ser considerado como un acto de competencia desleal, a fortiori, el anuncio o alerta de tal conducta debe entenderse sujeto, al menos, a idénticas restricciones.
Por otro lado, en una lógica similar a la empleada por el TDLC, la disidente sostuvo que las afirmaciones contenidas en las comunicaciones no podrían ser entendida, prima facie, como correctas o verídicas, dado que no se acreditó la existencia de sentencia judicial alguna que calificara a Oscar Morales como infractor de las patentes de titularidad de Trefimet.
La Sentencia de la Corte pareciera extender el ya conocido conflicto entre propiedad industrial y libre competencia (ver un análisis de la materia aquí) para limitar el análisis que puede realizar el TDLC respecto de cartas que anuncien el ejercicio de acciones judiciales y que digan relación con derechos de patentes.
Cabe destacar que en ocasiones anteriores la misma Corte Suprema había aceptado un criterio similar al sostenido por el TDLC en este caso, como fue en la Sentencia 130/2013 (TDLC acogió la demanda de Isracom por actos de competencia desleal contra OSS por considerar que las campañas de descrédito y ejercicio de acciones basados en un supuesto uso abusivo de la patente registrada por la demandada sobre su sistema de numeración abreviada no se encontraba amparado en sus derechos de propiedad industrial). En dicha sentencia, al igual que el caso en comento, ante el envío de cartas anunciando el ejercicio de acciones judiciales, el TDLC también analizó la veracidad de alegaciones sobre una supuesta infracción a patentes para determinar si las cartas enviadas a clientes resultaban ilícitas, cuestión que fue respaldada por la Corte Suprema en su momento.
En este sentido, la posición que el TDLC ha sustentado es que no es legítimo al titular de un derecho industrial interferir en las negociaciones que un competidor mantenga con clientes o potenciales clientes, aunque dicho competidor esté efectivamente infringiendo la Ley N° 19.039. Como también lo ha resuelto el TDLC en casos como en las Sentencia 30/2005 y Sentencia 50/2007, ante esa situación lo que correspondería es que el titular del derecho industrial ejerza las acciones que le confiere la señalada ley para hacer efectiva la responsabilidad del infractor.
Sin embargo, esta nueva sentencia de la Corte pareciera desechar el análisis utilizado con anterioridad por el TDLC (y aceptado por la misma Corte). Mientras que el TDLC ha señalado expresamente que respecto de este tipo de casos “a nadie le está permitido hacer justicia por propia mano” (Considerando N° 50, Sentencia 130), la reciente sentencia de la Corte Suprema derechamente avala el envío de cartas como método auto compositivo.
Esto, sin dudas, es un cambio al criterio aplicado por la misma Corte al confirmar la sentencia 130 del TDLC, en que sostuvo que: “En efecto, tal como lo señalan los jueces del grado, si OSS Chile estimaba que la actuación de ISRACOM vulneraba su solicitud de patente, debió interponer las acciones contempladas en la Ley N° 19.039 para la protección de aquellas o iniciar las acciones penales que estimara pertinentes, para que fuera un tribunal de la República quien estableciera si efectivamente el método desarrollado por la actora infringía su patente, toda vez que ello no puede ser determinado por la reclamante y comunicado al resto de los partícipes del mercado ya que implica una intromisión en las relaciones comerciales de su única competidora, que no es tolerada por la ley” (Considerando N° 13, Sentencia Corte Suprema Rol 6264-2013). Este nuevo criterio, desde luego, podría reducir bastante el campo de acción dentro del que se ha movido el TDLC respecto de este tipo de casos.
Ministros del TDLC que pronunciaron la Sentencia: Enrique Vergara, Eduardo Saavedra, Javier Tapia, Daniela Gorab y María de la Luz Domper.
Ministro de la Corte Suprema que pronunciaron la Sentencia: Sergio Muñoz, Andrea Muñoz, Ángela Vivanco, María Angélica Repetto y Ministro Suplente Rodrigo Biel.
Representantes del demandante: abogado Jorge Sánchez Fuentes.
Representantes del demandado: abogados Felipe Pavez, Alexandra Howard, Claudia Varas y Francisco Valverde (Estudio Villaseca).
Sentencia N° 164/2018 del TDLC.
