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A propósito del coloquio organizado por CeCo titulado “Libre competencia y propiedad intelectual: Fronteras y tensiones” a realizarse el próximo 8 de mayo, analizamos los casos más relevantes revisados hasta ahora por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en que se puede apreciar una interacción entre ambas ramas del derecho.
En principio, la propiedad intelectual busca otorgar monopolios temporales, poder de mercado de tiempo limitado o exclusividades para generar incentivos para la innovación, mientras que el derecho de competencia tiene por propósito justamente prevenir el ejercicio abusivo de dicho poder de mercado. Es por ello que históricamente se ha sostenido que el objeto de ambas materias podría ser esencialmente contradictorio. Sin embargo, desde hace un tiempo, se visualiza una tendencia a ver que ambas disciplinas actúan de manera complementaria, al perseguir ambas el beneficio de los consumidores a través del logro de las llamadas eficiencias dinámicas –esto es, el desarrollo o mejoramiento de productos o servicios a través de la innovación-.
Con todo, las similitudes y tensiones entre la propiedad intelectual y el derecho de competencia se encuentran constantemente presentes en la aplicación de ambas ramas del derecho (Santa Cruz y Trivelli, 2016). De allí que la revisión del panorama chileno en algunas de las áreas de interacción más relevantes entre ambas disciplinas (Competencia y Patentes, y Competencia y Marcas) resulte importante para dilucidar cómo se ha abordado en nuestro país la relación entre el derecho de competencia y los derechos de propiedad intelectual.
Una primera área de interacción en que el equilibrio entre propiedad intelectual y derecho de competencia podría entrar en tensión es en el contexto del registro y utilización de patentes. Ello, por cuanto las distintas patentes que integran un producto o procedimiento podrían ser instrumentalizadas para abusar de una posición de dominio con el fin de retrasar la entrada de competidores (Estudio sobre sistema de protección suplementaria de patentes de la FNE, 2016).
Un caso emblemático que tuvo la oportunidad de revisar el TDLC sobre esta materia se dio a partir del Requerimiento de la FNE contra G.D. Searle LLC (Rol C N°310-16). En éste, la FNE le imputó a la demandada haber utilizado instrumentalmente un derecho de patente con el objeto de restringir y entorpecer la entrada de competidores en el mercado de la comercialización de medicamentos con el principio activo Celecoxib, donde participa con su fármaco CELEBRA (indicado principalmente para el tratamiento de la inflamación y dolor crónico de la artrosis y artritis reumatoide). En específico, G.D. Searle habría extendido estratégicamente la protección otorgada por su primera patente referida al mencionado medicamento, otorgada el año 2003, por medio de una segunda solicitud de patente presentada en forma casi paralela a la primera, que, debido a una serie de estrategias desplegadas por la empresa, había demorado más de 14 años en ser tramitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).
A juicio de la FNE, esta conducta había tenido como fin extender desproporcionadamente el periodo de exclusividad en la comercialización del medicamento, para así evitar que entraran al mercado competidores con productos bioequivalentes. A esto se sumó el envío de una serie de cartas advirtiendo a sus competidores sobre la imposibilidad de comercializar este producto en virtud de su segunda patente, junto a la interposición de acciones judiciales con el mismo propósito.
El caso finalmente terminó en un acuerdo conciliatorio con la FNE, en virtud del cual G.D. Searle se comprometió a otorgar una licencia gratuita, no exclusiva e irrevocable de su patente sobre el Celecoxib para cualquier competidor actual o potencial dentro de Chile. Además de otros compromisos, la empresa también se obligó a no entorpecer ni tomar acciones contra la competencia respecto de esta patente, así como desistirse de las acciones judiciales que había iniciado contra uno de sus competidores.
A pesar de que no se puede apreciar una confrontación tan directa entre propiedad intelectual y libre competencia como en el caso de G.D. Searle, otro caso relevante en materia de patentes se revisó en la Sentencia N° 127/2013 del TDLC sobre la demanda de Actigen Nova S.A. contra Biograno S.A.
El caso se inició por una demanda planteada por Actigen contra Biograno, ambas empresas dedicadas a la producción y venta de insumos de uso agrícola derivados de la quitina. La conducta imputada se basó en que la demandada habría impedido la entrada de nuevos agentes al mercado al haber establecido una cláusula de no competencia en un contrato de compraventa de patente de invención que firmó con el particular creador de la invención, evitando así que Actigen pudiera desarrollar un nuevo producto basado en quitina junto a dicho particular. El TDLC dictaminó que con la información aportada al proceso no le fue posible llegar a la convicción de que la demandada gozara de poder de mercado, por lo que no pudo concluir que las cláusulas de no competir constituyeron un acto anticompetitivo.
A pesar del resultado, en el Considerando 40 de la sentencia, el TDLC destacó que es la patente la que otorga el privilegio para la explotación de la invención por un determinado número de años, por lo que las cláusulas de no competencia resultarían innecesarias para proteger esa explotación. Por tanto, y dada la amplitud del contenido de las clausulas analizadas en el caso (que no tenían restricciones geográficas, de duración, o de sujetos obligados), el Tribunal consideró que éstas eventualmente podrían estar afectando otros mercados de productos distintos de los analizados en la sentencia. En otras palabras, a través de la cláusula de no competir, la empresa demandada podría estar intentando extender el poder de mercado que le confería la patente a otros mercados en donde no gozaría de protección.
Adicionalmente, el TDLC también ha revisado una serie de demandas por actos de competencia desleal relacionados con el ejercicio de los derechos que emanan de patentes. En específico el Tribunal revisó esta materia en: Sentencia 46/2006, confirmada por la Corte Suprema (TDLC rechazó la demanda de Laboratorios Recalcine S.A. contra Novartis Chile S.A. por estimar que las acciones ejercidas con el fin de impedir el otorgamiento a Recalcine de registros sanitarios para la elaboración de un medicamento similar a uno previamente patentado por la demandada se basaron en una duda razonable sobre la composición del mismo); Sentencia 52/2007 (TDLC rechazó demanda de Tecnofarma S.A. contra Sanofi por estimar que una serie de cartas para evitar que la demandante comercializara un medicamento similar a uno patentado por la demandada no tuvieron el efecto de impedir la entrada de la Tecnofarma al mercado); Sentencia 130/2013, confirmada con rebaja de multa por la Corte Suprema (TDLC acogió la demanda de Isracom por actos de competencia desleal contra OSS por considerar que las campañas de descrédito y ejercicio de acciones basados en un supuesto uso abusivo de la patente registrada por la demandada sobre su sistema de numeración abreviada no se encontraba amparado en sus derechos de propiedad industrial); y en el Acuerdo Conciliatorio entre Laboratorios Chile y Sanofi-Aventis del año 2011 (que puso término a una demanda en que Laboratorios Chile le imputó a la demandada la realización de actos de descrédito con el fin de evitar la entrada de medicamentos genéricos que compitieran con su fármaco Eloxatin, cuya patente de invención ya había vencido).
Con todo, el caso más reciente que ha revisado el TDLC sobre actos de competencia desleal en materia de patentes es la Sentencia N° 164/2018 (Demanda de Oscar Morales contra Trefimet S.A.). En este caso, el demandante le imputó a Trefimet haberse aprovechado de su posición de dominio como manufacturera y productora de “lanzas térmicas” (herramientas utilizadas principalmente en la minería para la fundición de material ferroso o no ferroso), a través del envío de cartas para que sus clientes no adquirieran el producto fabricado por el demandante, en razón de que este último había supuestamente vulnerado las patentes de invención del demandado.
El Tribunal finalmente acogió la demanda dado que consideró que las comunicaciones enviadas por Trefimet (que contaba con posición dominante) tuvieron como principal objeto desviar la clientela del demandante mediante afirmaciones falsas e incorrectas, no constituyendo una vía proporcionada para ejercer los derechos que le otorga la ley para la protección de sus patentes de invención (Ver Considerando N° 27).
Cabe destacar que en su sentencia el Tribunal precisó que su análisis sobre la conducta imputada “no puede referirse a la eventual infracción al contenido de las patentes de invención que posee la demandada o a la Ley N° 19.039, por tratarse de una materia que es de competencia de otras autoridades. En especial, nada de lo sostenido en esta sentencia puede ni debe ser interpretado como un pronunciamiento relativo al alcance de la protección otorgada por las patentes de Trefimet ni a la eventual coincidencia de sus productos con aquellos del demandante” (Considerando N° 7).
Otra área de interacción entre propiedad intelectual y libre competencia se encuentra en el registro y uso de marcas. El registro de una marca podría instrumentalizare como una barrera de entrada al legítimo titular de un signo distintivo, así como también respecto de terceros que deseen importar productos originales legítimamente adquiridos en el extranjero (Estudio sobre sistema de protección suplementaria de patentes de la FNE, 2016).
Esto es justamente lo que sucedió en el caso del Requerimiento de la FNE contra CCU (Rol N° 263-13). En este caso -al que se le acumuló una demanda de Cervecería Chile S.A y Bavaria S.A. contra la misma empresa por hechos similares-, la Fiscalía le imputó a la empresa la ejecución de una serie de actos anticompetitivos en el mercado cervecero nacional –en el que contaba con una participación cercana al 80% en dicha época-. La conducta se habría materializado a través de la mantención de registros de marcas de competidores actuales o potenciales sin comercializar productos asociados a las mismas. La FNE también le imputó mantener registros marcarios correspondientes a variedades genéricas de cervezas que servían para distinguir distintos tipos del producto de cara al consumidor final, así como otros registros marcarios correspondientes a indicaciones geográficas de Chile que permitían diferenciar el lugar de origen del producto, sin comercializar los productos asociados a los mismos.
Además de esto, CCU había interpuesto una serie de acciones en sede judicial y administrativa y enviado comunicaciones a potenciales competidores con el objeto de evitar una publicitación y/o comercialización activa de productos, especialmente vinculados a competidores extranjeros. En su requerimiento, la FNE sostuvo que todas estas acciones se habían realizado con el fin de dificultar la expansión o entrada de competidores actuales o potenciales del grupo CCU.
El caso terminó finalmente con un acuerdo conciliatorio con la FNE que fue aprobado por el TDLC en mayo de 2014. En virtud del acuerdo, CCU se obligó a no oponerse al uso por parte de terceros de los registros marcarios que mantenía y que eran útiles para informar al consumidor sobre el origen geográfico de una cerveza. Además de otros compromisos, la empresa también se obligó a cancelar los registros de marcas que correspondían a una variedad genérica de cerveza y a solicitar la cancelación de las marcas asociadas a cervezas de competidores (Antartic, Andes y Victoria) en caso de no comercializarlas en el territorio nacional dentro de un plazo de 5 años.
También asociado al tema de marcas se puede mencionar el conocido Caso Fósforos, que terminó en la Sentencia N° 90/ del TDLC. El caso se inició con un Requerimiento de la FNE contra la Compañía Chilena de Fósforos S.A. (CCF), quien, a juicio de la FNE, había desplegado una estrategia anticompetitiva en el mercado de comercialización de fósforos –en el que la empresa contó por décadas con una participación cercana al 90%-, consistente en el establecimiento de cláusulas de exclusividad y descuentos por metas discriminatorios y sin justificación económica, con fines exclusorios.
En el marco de este requerimiento, la FNE también le imputó a la demandada el ejercicio abusivo de acciones judiciales y administrativas relativas a marcas comerciales, como, por ejemplo, haber demandado la nulidad de la marca mixta “Puerto Varas”, de propiedad de Canadá Chemicals, argumentando que la figura contenida era una copia del logo registrado por ella, así como su oposición al registro del nombre de dominio “fosforospv.cl” por parte de un competidor.
A pesar de que el caso terminó con una sentencia condenatoria contra CFF por haber celebrado cláusulas de exclusividad e incentivos exclusorios, el carácter anticompetitivo del ejercicio de acciones ligadas a marcas de competidores fue descartado por el TDLC. El Tribunal estimó que no se acreditó que éstas tuvieron la finalidad inequívoca de excluir a sus competidores, sino que existían antecedentes suficientes para suponer que, al interponer estas acciones, CCF buscaba proteger sus derechos sobre marcas y nombres de dominio de su propiedad (Ver Considerandos N° 78 y 81).
Además de estos casos, similar a lo que sucede en el tema de las patentes, el TDLC ha tenido la oportunidad de revisar una serie de demandas relativas a casos de competencia desleal en el registro y/o uso de marcas registradas ante el Inapi. En particular, el Tribunal trató esta materia en su Sentencia 30/2005 (TDLC acoge demanda de El Golfo S.A. contra Capuy S.A. por actos de competencia desleal consistentes en impedir el uso del nombre genérico del producto alimenticio “Kamikama” mediante un registro marcario); Sentencia 50/2007 (TDLC acogió parcialmente demanda de Sociedad Hemisferio Izquierdo Ltda. contra José Soler por el ejercicio de actos para impedir el uso de la marca “Executive Search” -asociada genéricamente a servicios de asesoría para contratación de personal en empresas- con el fin de excluir a sus competidores); y Sentencia 62/2008 confirmada por la Corte Suprema (TDLC acogió parcialmente la demanda de María Luz Rivas contra la Sociedad Educacional American British School por considerar que el registro marcario sobre el nombre y la insignia del colegio no amparaban establecer condiciones en las licitaciones para la confección de sus uniformes escolares que tuvieran el objeto de excluir la participación de oferentes distintos de la sociedad controlada por el colegio).
Ante las formas de relación que ha asumido el derecho de competencia frente al régimen de propiedad intelectual en nuestro país, es posible preguntarse si acaso la libre competencia debe prevalecer sobre el derecho de propiedad intelectual en ciertas materias, o viceversa -en una relación de jerarquía-; si acaso ambas áreas deben operar de manera complementaria siendo deferentes la una respecto de la otra, como operó en el caso de las Lanzas Térmicas); o bien, como ocurrió en el Caso CCU, si acaso el derecho de competencia debe actuar como un suplemento o reparando aquellos casos en que la regulación de propiedad intelectual falla en su cometido.
Interaction between Intellectual Property and Competition Laws – Maximiliano Santa Cruz y Pilar Trivelli (2016). Ver aquí
Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en chile y sus efectos en materia de libre competencia – FNE (2016). Ver aquí
Libre competencia y propiedad intelectual en el sector farmacéutico: modelando mecanismos para garantizar el efectivo acceso a medicamentos – Edwards (2015). Ver aquí
