Normativa aplicable

Artículo 3 letra b); Artículo 39 letra ñ) DL 211

Descripción de los hechos

La FNE inició la investigación Rol N° 2139 al advertir la existencia de eventuales prácticas anticompetitivas en el mercado de tubos de Polipropileno Random. Sobre el particular, Polifusión habría ejercido algunos derechos amparados por la Ley de Propiedad Industrial que habrían servido para entorpecer el acceso o permanencia de sus competidores en este rubro.

Alegaciones

La FNE observó que Polifusión habría mantenido la inscripción marcaria de productos que no comercializaba, pero sí sus competidores en el extranjero. Asimismo, constató la existencia de tres marcas registradas que no eran usadas por la investigada. Por tanto, estas conductas constituirían un entorpecimiento indebido de la competencia

Resumen de la decisión

El TDLC sostuvo que las obligaciones relativas a no incurrir en un ejercicio abusivo de los derechos marcarios, no realizar nuevas inscripciones de marcas que no utiliza, cancelar el registro de marcas que no comercializa, y no ejercer el derecho de oposición en contra de las marcas que ofertan sus competidores, serían compatibles con la Libre Competencia (C.4-7)

En consideración de lo anterior, decide aprobar el AE.

Decisiones vinculadas:

• Sentencia N° 68/2008 TDLC, «Demanda de Comercial e Importadora Audio Música contra el Sr. Ariel Lagas Canales».
• TDLC – Conciliación causa Rol C-263-13, «Requerimiento de la FNE contra Compañía Cervecerías Unidas S.A. y otra».

Decisión TDLC de AE N°8/2014

Santiago, cinco de agosto de dos mil catorce.

A fojas 50: téngase presente y por modificado los términos del acuerdo extrajudicial acompañado a fojas 19. Estese a lo que se resolverá.

VISTOS:

1. El acuerdo extrajudicial sometido a la aprobación de este Tribunal, acompañado a fojas 19 de estos autos y modificado a fojas 50;
2. Lo dispuesto en el artículo 39 letra ñ) del Decreto Ley N°211; y
3. Lo expuesto por los apoderados de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) y Polifusión S.A. (“Polifusión”) en las audiencia celebradas con fechas 17 y 29 de julio del presente año;

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que según se consigna en el acuerdo extrajudicial, la FNE habría estado realizando una investigación respecto de Polifusión, actor que tendría una alta participación en el mercado nacional de tuberías de uso hidráulico, específicamente en la categoría de tubos de Polipropileno Random, por eventuales prácticas anticompetitivas de dicha empresa relacionadas con la inscripción y/o renovación de marcas comerciales en el registro de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial  (“INAPI”) bajo las Clases 6, 7, 8, 11, 17, 19 y 35;

Segundo: Que las marcas que Polifusión tendría inscritas a su nombre y que habrían sido analizadas por la FNE en el curso de su investigación, dirían relación con: (i) marcas comercializadas en territorio extranjero por competidores actuales o potenciales; y, (ii) tres marcas cuyos registros continuaría renovando, pese a que ya no las utilizaría;

Tercero: Que, conforme con el acuerdo extrajudicial suscrito por las partes “Polifusión se obliga a mantener un  comportamiento de buena fe en lo referente a su política vinculada a marcas comerciales”; y se obliga, en concreto, a cumplir las obligaciones que se indican en las siguientes consideraciones;

Cuarto: Que en relación con las marcas que se encuentran inscritas a nombre de Polifusión y cuyos registros continúa renovando a pesar de no utilizarlas (marcas Coverthor, Hidrofast y Dizayn), Polifusión se obliga a solicitar e instar por su cancelación ante el INAPI, dentro del plazo establecido en la cláusula 5 numeral ii) del acuerdo;

Quinto: Que en lo que respecta a las marcas comercializadas en territorio extranjero por parte de competidores actuales o potenciales de Polifusión (marcas Ekoplastik y Fusiotherm), ésta se obliga a no ejercer el derecho de oposición contemplado en el artículo 5º de la Ley Nº 19.039, en los términos establecidos en la cláusula 5 numeral iii) del acuerdo;

Sexto: Que este Tribunal estima que, en general, la circunstancia de que una persona sea titular de una determinada marca, si bien lo protege de su utilización ilegítima por parte de terceros, no lo faculta para hacer un ejercicio abusivo del derecho marcario que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o tienda a ello (en este sentido, por ejemplo, Sentencia Nº 68/2008), razón por la que, en principio, acuerdos extrajudiciales que tengan por objeto “prevenir todo efecto actual o potencial de bloqueo o cierre de mercado que pueda derivarse del ejercicio abusivo y/o arbitrario de los derechos [marcarios]”, podrían cautelar la libre competencia en los mercados;

Séptimo: Que, a juicio de este Tribunal, las obligaciones asumidas en virtud del acuerdo extrajudicial permitirían cautelar la libre competencia, mejorando las condiciones de acceso al mercado, y se encuentran en línea con decisiones previas de este Tribunal, como aquella que se pronunció favorablemente respecto de la propuesta de acuerdo conciliatorio presentado por las partes en los autos caratulados, “Requerimiento de la FNE en contra de CCU S.A. y otra” (Rol Acumulados C Nº 263-13);

Octavo: Que la aprobación del presente acuerdo extrajudicial no implica pronunciamiento alguno de este Tribunal sobre los hechos a que se refiere, ni impide, en caso alguno, que terceros que pudieren verse afectados por eventuales infracciones a la libre competencia relacionadas con dichos hechos puedan presentar las acciones que en su concepto procedan.

SE RESUELVE:

Aprobar el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica, y Polifusión S.A. presentado a fojas 19 y modificado a fojas 50.

Notifíquese por el estado diario.

Rol AE Nº 08-13

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sr. Enrique Vergara Vial, Sra. María de la Luz Domper Rodríguez y Sr. Javier Tapia Canales. Autorizada por la Secretaria Abogada Srta. Carolina Horn Küpfer.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Acuerdo Extrajudicial N°8/2014

ACUERDO EXTRAJUDICIAL FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA Y POLIFUSIÓN S.A.

En SANTIAGO de CHILE, a 16 de junio de 2014, la FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA («FNE»), RUT Nº 60.701.001-3, persona jurídica de derecho público, representada por el Fiscal Nacional Económico, don Felipe lrarrázabal Philippi, cédula nacional de identidad Nº 10.325.035-8, ambos domiciliados en Agustinas Nº 853, Piso 2, comuna y ciudad de Santiago; y POLIFUSIÓN S.A. («POLIFUSIÓN»), RUT Nº 96.560.030-2, del giro elaboración, importación y venta de tubos de uso hidráulico, representada por don Juan Pedro Thiry Yung, cédula de identidad Nº 5.201.739-9 y por don Nicolás Anselmo Mingo Rojas, cédula de identidad Nº 10.837.275-3, todos domiciliados para estos efectos en Cacique Colin Nº 2525, comuna de Lampa; suscriben el siguiente Acuerdo Extrajudicial (el «Acuerdo»), el que ponen en conocimiento del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (el «TDLC») para su aprobación correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 letra ñ) del Decreto Ley Nº 211 («DL 211«):

PRIMERO: La FNE ha llevado a cabo la investigación Rol Nº 2139-12, relativa a la existencia de eventuales prácticas anticompetitivas en el mercado nacional de tuberías de uso hidráulico, específicamente respecto de aquella categoría de tubos de Polipropileno Random («PPR»), en cuanto a que Polifusión, actor con alta participación de mercado, estaría eventualmente impidiendo, restringiendo o entorpeciendo el ingreso de nuevos actores o la expansión de aquellos existentes, a través de la inscripción y/o la renovación de marcas comerciales en el Registro de Marcas («Registro») del Instituto Nacional de Propiedad Industrial («INAPI») bajo las Clases 6, 7,8, 11, 17, 19 y 35.

SEGUNDO: En el transcurso de la investigación, la FNE analizó la existencia de inscripciones marcarias que Polifusión mantiene ante el INAPI, en distintas Clases del Registro en relación con tubos de uso hidráulico pertenecientes a la categoría PPR, las que corresponderían a marcas comercializadas en territorio extranjero, por competidores actuales o potenciales de Polifusión. Adicionalmente, la FNE constató la existencia de tres marcas registradas, las que se detallan en la cláusula quinta, punto segundo, y que no eran usadas en la actualidad por parte de Polifusión para la comercialización de sus productos, pese a lo cual seguían siendo renovados en el registro. Sin perjuicio de lo anterior, Polifusión declara que tales marcas, a la época de sus respectivos registros, fueron comercializadas por su parte, sin que se haya verificado, en un período posterior el ejercicio de acciones judiciales o administrativas tendientes a evitar la comercialización de productos bajo las marcas antes referidas, por parte de otros actores en el mercado.

TERCERO: En general, a juicio de la FNE, la titularidad de registros marcarios sin utilización, comercializados en el extranjero por competidores, tiene la potencialidad de obstaculizar el ingreso o expansión de competidores en Chile. Al mismo tiempo, la FNE considera que dicha situación se ve favorecida por la inexistencia de la institución de caducidad por el no uso de los registros marcarios, circunstancia que constituye una particularidad en relación a los ordenamientos jurídicos comparados, en la regulación nacional sobre propiedad industrial contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 20 de junio de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial («Ley de Propiedad Industrial»).

CUARTO: Con el objeto de dar pronto término a la investigación Rol Nº 2139-12, Polifusión se ha acercado voluntariamente a la FNE con el propósito de adoptar las medidas que se señalan en las cláusulas siguientes, con el objeto de evitar que a futuro pueda materializarse alguna restricción, entorpecimiento o impedimento a la libre competencia en el mercado investigado. Lo anterior no representa en modo alguno una aceptación o reconocimiento de conductas atentatorias a la libre competencia por parte de Polifusión S.A., sociedad que sostiene que su actuar en asuntos marcarios ha estado siempre basado en la buena fe comercial y éste actuar ha sido consecuencia sólo de las necesidades de comercialización de sus productos considerando los proyectos y productos al momento del requerimiento del registro de cada una de las marcas que mantiene bajo su dominio.

QUINTO: Con el objeto de resguardar a futuro un actuar conforme a la normativa de libre competencia, por este acto:

1.- Polifusión se obliga a mantener un comportamiento de buena fe en lo referente a su política vinculada a marcas comerciales. En general, y como parte de lo anterior, Polifusión deberá prevenir todo efecto actual o potencial de bloqueo o cierre de mercado respecto de sus competidores, que pudiera derivarse del ejercicio abusivo y/o arbitrario de los derechos de Polifusión bajo la Ley de Propiedad Industrial que puedan derivar en, u orientada a, impedir, restringir o entorpecer a aquéllos la producción, distribución, comercialización y publicitación de productos que forman legítimamente parte de su portafolio. Asimismo, dentro de esta obligación, se entenderá también que Polifusión, y cualquiera de sus personas relacionadas en los términos del artículo 100 de la Ley Nº 18.045, se obliga a no inscribir en el futuro, en cualquiera de las Clases del Registro, marcas comerciales de tubos: (i) respecto de las cuales no exista un uso en el comercio, o a lo menos un proyecto de uso, concreto y acreditable, en un futuro razonablemente próximo; y, (ii) que constituyan marcas notorias y famosas, en Chile y/o el extranjero, actualmente comercializadas -en el mercado relevante- por competidores actuales o potenciales de Polifusión.

2.- Adicionalmente, como forma de dar cumplimiento desde ya a la obligación individualizada en el numeral 1 anterior, Polifusión se obliga a solicitar e instar por la cancelación ante el INAPI de los siguientes registros marcarios, actualmente vigentes:

Polifusión se obliga a solicitar la cancelación de los registros marcarios singularizados en el párrafo precedente dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que el presente Acuerdo entre en vigencia, de conformidad con el numeral sexto. Asimismo, Polifusión deberá acreditar ante la FNE el cumplimiento de esta obligación de hacer, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo antes señalado, mediante el envío de la correspondiente solicitud de cancelación.

En este sentido, Polifusión se obliga a realizar todas las gestiones, pagos y demás acciones necesarias para que se haga efectiva la cancelación de los registros marcarios por parte del INAPI y acreditar las gestiones realizadas dentro del plazo acordado ante la FNE.

3. Por último, Polifusión se obliga a no ejercer el derecho de oposición, contemplado en el artículo quinto de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de los siguientes registros marcarios, los que declara utilizar actualmente en la comercialización de sus productos:

Respecto de la marca Ekoplastic, la obligación contenida en este numeral 3 sólo aplicará en caso que sea la empresa holandesa Wavin N.V., titular originaria del registro de marca, quien la inscriba en Chile y/o comercialice productos que contengan la referida marca, sea directamente o a través de cualquier tipo de acuerdos con terceros.

En el caso de la marca Fusiotherm, la obligación contenida en este numeral 3 sólo aplicará para los registros marcarios correspondientes a las Clases 6, 11,17 y 19, manteniendo Polifusión todos los derechos que le asisten en relación a las Clases 7 y 8.

SEXTO: Los términos del presente Acuerdo comenzarán a regir una vez que la resolución dictada por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que lo apruebe, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 39 letra ñ) del DL 211, se encuentre ejecutoriada. Copia de este Acuerdo deberá ser comunicado por la Fiscalía Nacional Económica al INAPI, para su conocimiento.

SÉPTIMO: La personería de don Felipe lrarrázabal Philippi para representar y obligar a la Fiscalía Nacional Económica en el presente Acuerdo Extrajudicial, consta de su respectivo Decreto Supremo de nombramiento Nº 211, de fecha 3 de agosto de 201O. La personería de don Juan Pedro Thiry Yung y don Nicolás Anselmo Mingo Rojas para representar y obligar a Polifusión S.A., consta en escritura pública de fecha 03 de noviembre del año 2005, otorgada en la Notaría Pública de Santiago  de don Gonzalo de la Cuadra  Fabres,  Repertorio  Nº21.433/2005.