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Las patentes (y los derechos de propiedad intelectual en general) pueden operar como barreras de entrada para los agentes que no pueden costear el royalty exigido por el titular de la patente. Esto es particularmente sensible si el acceso a la tecnología patentada es necesario para cumplir con un estándar técnico de la industria (a estas patentes se las denomina standard essential patents o “SEPs”). Si el agente no puede acceder a la tecnología protegida por la SEP, entonces no podrá participar de los efectos de red de la industria.
Un ejemplo de estándar técnico protegido por SEPs es el estándar “Long Term Evolution” (LTE). Este estándar, administrado por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (entidad privada dedicada al desarrollo de estándares), consiste en un protocolo para transmitir datos entre dispositivos móviles. Las características tecnológicas de este estándar se encuentran protegidas por patentes de titularidad de distintas empresas, entre ellas, Huawei Technologies Co. Ltda (Huawei). En particular, esta empresa es titular de la patente EP 2090050B1, que protege un aparato y procedimiento para el establecimiento de una señal de sincronización, cuyo uso sería necesario para implementar el estándar LTE en dispositivos móviles.
En la práctica, una de las soluciones que se han ideado para corregir o mitigar los riesgos anticompetitivos asociados al uso estratégico de las SEP consisten en el “compromiso FRAND” (Frand commitment). Este es un compromiso que pueden exigir las denominadas Standard Setting Organizations (SSOs) y/o las autoridades de competencia a los titulares de una SEP, para que estos ofrezcan términos justos, razonables y no discriminatorios en sus licencias (“FRAND” es la sigla de “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory”).
Sin embargo, la vaguedad del concepto de “FRAND” dificulta su aplicación práctica. En este contexto, los autores Nicolas Petit (del Instituto Universitario Europeo) y Amadine Léonard (del Universidad de Edimburgo) publicaron un reciente artículo titulado “Frand Royalties: Rules v. Standards”, en el cual se proponen algunos criterios jurídico-económicos para optimizar la aplicación del compromiso FRAND. Estos criterios se construyen sobre la distinción entre “reglas” y “estándares”.
Las SEP son patentes que protegen una tecnología que forma parte de un estándar técnico de la industria. Estos estándares son desarrollados por los agentes de la misma industria (fabricantes, desarrolladores, implementadores, etc.) y consisten en determinadas características de productos o procesos asociadas tanto a su calidad y seguridad, como a su capacidad para ser compatibles e interoperables con dispositivos de distintos productores.
En general, la adopción de estándares técnicos genera beneficios para los consumidores pues: (i) permite asegurar cierto nivel de calidad y seguridad, (ii) genera sustituibilidad técnica (de modo que los usuarios pueden comparar y elegir entre productos de distintos oferentes pero igualmente compatibles), e (iii) induce a la competencia por la vía de permitir a nuevos entrantes aprovecharse de los efectos positivos de red que genera la adopción común del estándar (al respecto, ver statement de la FTC “Standard Setting in a Netword Economy”).
En la actualidad, los estándares técnicos normalmente se fijan a través de las Standard Setting Organizations (SSOs), como el Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE SA) o el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones. Estos estándares son comunes en la industria automotriz, de generación eléctrica y la de telecomunicaciones, entre otras.
Como se indicó al comienzo, los elementos que conforman un estándar técnico pueden ser protegidos por patentes (las SEP). Esto ocurre porque, para que los estándares en cuestión puedan asegurar cierto nivel de calidad y seguridad, deben aplicar tecnologías avanzadas y técnicamente eficaces, las cuales, por su misma naturaleza, pueden ser susceptibles de patentamiento. Esto genera un problema por dos razones.
La primera razón es que, dado que las patentes confieren un derecho de exclusividad sobre la tecnología protegida, su titular tendrá el control sobre el estándar técnico. Así, el titular de la SEP podría aprovecharse de su posición para excluir la entrada o la expansión de agentes del mercado (tendrá incentivos para esto si está verticalmente integrado con un fabricante), o bien, cobrar royalties supra-competitivos bajo la amenaza de negar la licencia de la patente. Este último es el problema del “patent hold-up” (al respecto, ver artículo de C. Shapiro y M. Lemley, “The Role of Antitrust in Preventing Patent Hold-up” y nota anterior de CeCo).
De este modo, el titular de una SEP puede exigir un royalty supra-competitivo que refleje no solo el valor de la innovación tecnológica patentada, sino que además el valor que adquirió la tecnología por el mero hecho de haber sido declarada como un estándar técnico de la industria. En otras palabras, el problema de las SEP es que éstas sean utilizadas oportunísticamente por sus titulares para capturar las externalidades positivas de la estandarización.
En la práctica, una circunstancia que induce al problema del hold-up de las SEP es la incertidumbre que enfrentan los agentes “implementadores” (aquellos que deben aplicar el estándar técnico en su producto) en el proceso de diseño y desarrollo de un estándar técnico. Este proceso toma un tiempo, durante el cual los implementadores realizan inversiones para avanzar en el desarrollo del estándar y ensayar la configuración técnica de sus productos. Durante este periodo, los titulares de SEP pueden ocultar la existencia de su patente hasta que ésta sea incorporada al estándar. En este escenario, los implementadores descubrirán las patentes involucradas luego de que el estándar es adoptado, quedando en una situación de lock-in respecto al titular (a esto se denomina “emboscada de patente” o “patent ambush”). Esto es aún más complejo cuando el estándar técnico involucra no una sino una “maraña de patentes” (patent thicket).
Para prevenir los efectos negativos del patent hold-up, una autoridad o una SSO puede exigir a los titulares de las SEPs un “compromiso FRAND” (FRAND commitment). Mediante este compromiso, el titular de una SEP asume ante una SSO la obligación de licenciar la tecnología en términos justos, razonables y no-discriminatorios. Los beneficiados de este compromiso son los implementadores.
Naturalmente, para prevenir el lock-in de los implementadores, las SSO exigen este compromiso ex ante, es decir, desde el momento en que el titular de la SEP solicita a la SSO que su patente sea incluida en un estándar técnico (es decir, antes de la fijación del estándar).
Ahora bien, el problema del concepto FRAND es su vaguedad (o su “textura abierta”). En efecto, si bien es fácil consensuar la idea de que los términos de una licencia deben cumplir con el criterio “FRAND”, resulta complejo determinar el alcance de lo que es “justo”, “razonable” y “no discriminatorio” en un caso concreto. Precisamente en la resolución de este problema se enmarca el trabajo de Petit y Léonard.
Petit y Léonard se preguntan si es más conveniente -para el sistema- aplicar el compromiso FRAND como un “estándar” o como una “regla”.
Siguiendo las conceptualizaciones de L. Kaplow (1992), una “regla” es un precepto normativo que diferencia la conducta legal de la ilegal de una forma simple y ex ante (por ejemplo: “el límite máximo de velocidad es de 60 km/h”). En cambio, un estándar diferencia la conducta legal de la ilegal sobre la base de un criterio abierto, el cual debe ser especificado ex post por el juez (por ejemplo: “se debe conducir con precaución”).
En términos generales, la ventaja comparativa de las reglas es que sus costos de aplicación son bajos, pues el juez y las partes solo deben discutir sobre los hechos, pero no sobre el alcance de la regla. Sin embargo, el costo de diseño de las reglas es alto, pues el órgano que la emite (legislador, autoridad administrativa, etc.) debe recabar información para determinar su contenido. De modo inverso, los estándares tienen altos costos de aplicación, pero bajos costos de diseño.
Ahora bien, en términos generales, de acuerdo al análisis económico del derecho, un buen criterio para determinar si es más conveniente regular un asunto determinados a través de un “estándar” o una “regla” es la frecuencia con la que se aplicará el precepto normativo. Si la frecuencia es alta, entonces es conveniente utilizar una regla, pues los ahorros en los costos de cumplimiento superarán el costo de diseño. En cambio, si la frecuencia es baja, resulta más conveniente aplicar un estándar, postergando su definición a los pocos casos que llegarán a ser conocidos por el juez.
Un compromiso FRAND puede tomar la forma de un estándar o de una regla. Una mejor forma de decir esto es que un compromiso FRAND se puede ubicar en un espectro que comienza en una norma con forma de estándar y que termina en una norma con forma de regla.
En este sentido, un compromiso FRAND cercano al extremo de la forma de regla sería, por ejemplo, fijar una metodología específica para calcular el royalty de la licencia de una SEP (a modo de referencia, se ha propuesto el método de avaluación “smallest saleable patent practicing unit”, también explicado por N. Petit en otro trabajo). Otro ejemplo de compromiso FRAND en modo de regla, es que el royalty de la licencia de la SEP no sea mayor al costo en que deberían incurrir los implementadores para cambiarse a otra tecnología. En contraste, un compromiso FRAND cercano al extremo de estándar sería simplemente exigir que el royalty sea razonable y no-discriminatorio. ¿Qué es lo más conveniente?
Para responder a esta pregunta Petit y Léonard introducen dos ideas:
Frecuencia de casos FRAND y costos
En primer lugar, la pregunta es empírica porque el factor frecuencia es empírico. Si bien en principio es razonable pensar que por la propia naturaleza de los estándares técnicos (elementos que interesan a todos los agentes de una industria) éstos tenderán a generar una alta frecuencia de casos, esto no se observa con claridad en la práctica.
De acuerdo a las cifras expuestas por Petit y Léonard a nivel de la Unión Europea, de un total de 448 casos referidos a licencias de patentes durante el periodo 2010-2019, 121 casos se relacionaron a FRAND (37°%). Con todo, si se observa una tendencia al alza (lo que es consistente con la creciente complejización técnica de las industrias):
Fuente: N. Petit y A. Léonard (2022), Figura 1
De acuerdo a Petit y Léonard, esta estadística demuestra un aumento de casos FRAND en el tiempo, lo que haría razonable promover la adopción de reglas (en vez de estándares). Sin embargo, ella no permite obtener conclusiones categóricas, pues deberían ser cotejadas con las estadísticas del universo general de casos que involucran patentes en Europa.
La naturaleza del agente que diseña el compromiso FRAND impacta en los costos de la regla
A diferencia de un estándar, una regla supone altos costos de diseño que consisten en: (i) la obtención de la información necesaria para diseñar adecuadamente la regla (costo de información), y (ii) el convencimiento de los agentes cuya voluntad es necesaria para promulgar la regla (costo transaccional).
Ambos tipos de costos varían dependiendo de la naturaleza del agente encargado de diseñar la regla. Si bien un agente determinado puede enfrentar costos de diseño altos (ex ante), éstos pueden ser compensados por la reducción de los costos del cumplimiento de la regla (ex post). Este análisis puede apreciarse en la siguiente matriz:
| Agencia | Costos de diseño de la regla | Costos de cumplimiento | Resultado |
|---|---|---|---|
| SSO | Costo de información bajo (es una entidad especializada) Probable costo transaccional alto (las SSO funcionan en base a consenso) | Altos (sus decisiones no son vinculantes ni para la autoridad administrativa ni para los tribunales) | Costos de cumplimiento son muy altos y existe incertidumbre |
| Agencia administrativa | Costo de información medio (entidad relativamente especializada) Costo transaccional medio (decisión unilateral) | Incierto (dependerá del grado de deferencia de los tribunales) | Costos de cumplimiento son medios y existe incertidumbre |
| Legislador | Costo de información alto (es una entidad no-especializada) Costo transaccional alto (funciona en base a consenso) | Potencialmente altos (costos de adaptación y de asesoría legal) | Costos de diseño y cumplimiento son altos (y dependerá de la frecuencia de casos) |
| Tribunales | Costo de información medio (no es especializado pero puede requerir información a industria) Costo transaccional bajo (decisión unilateral) | Potencialmente altos, pero pueden ser mitigados (dependerá de si se adopta un enfoque deferente con las SSO o las agencias administrativas, y del valor del precedente) | Es la solución menos imperfecta (costos pueden ser mitigados) |
| Fuente: Resumen de Tabla 2 del artículo de N. Petit y A. Léonard (2022) | |||
Como se desprende de la tabla anterior, de acuerdo a Petit y Léonard, la alternativa menos imperfecta es que sean los tribunales los encargados del diseño de reglas de compromiso FRAND. Esto pues, a la vez que sus costos de diseño son medios o bajos, sus costos de cumplimiento pueden ser moderados (especialmente si el tribunal adopta un enfoque deferente respecto a las reglas de las SSO y/o agencias administrativas, y si le otorga fuerza a sus propios precedentes).
De hecho, hasta la presente fecha no se conoce un estatuto legal que establezca una regla específica de FRAND. En cambio, sí existen diversos casos y declaraciones emanados de tribunales en las que se adoptan reglas FRAND (por ejemplo, el caso Ericsson v. D-Link Systems, Inc. de 2014, en EE.UU).
Por último, Petit y Léonard sugieren que una forma de optimizar la operatividad de un estándar es por la vía de combinarlo con una regla (a esto le denominan “hibridizar” el estándar). Esta hibridización permitiría mejorar la capacidad de deducción de los operadores legales, de modo tal de reducir los costos de cumplimiento del estándar. En materia de FRAND, un ejemplo de esto sería la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Huawei vs. ZTE (2015), en que se adoptó un mecanismo procedimental para descartar que las conductas de un titular de una SEP pueda ser calificada como anticompetitiva.
Petit y A. Léonard (2022), Frand Royalties: Rules v. Standards.
FTC (2000), Standard Setting in a Netword Economy (public statement).
Shapiro y M. Lemley (2019), The Role of Antitrust in Preventing Patent Hold-up.
Kaplow (1992), Rules versus standards: An economic analysis.
Reglamento del Servicio de Normalización del INN
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Huawei vs. ZTE (2015)
