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En marzo de este año, la plataforma especializada en derecho y economía de la competencia “Concurrences” (fundada el 2004), otorgó los “Antitrust Writing Awards” a los mejores artículos académicos sobre libre competencia publicados durante el año 2022.
El Comité Editorial de Premios de Concurrences revisó los 345 artículos académicos que se nominaron para la categoría “Best Academic Articles”, seleccionando a un conjunto de ganadores por cada sub-categoría (i.e., antitrust general, prácticas concertadas, conductas unilaterales, fusiones, propiedad intelectual, enforcement privado, temas de fronteras, aspectos procesales, digital y economía).
En CeCo, con miras a difundir las discusiones y análisis que ofrecen estos artículos (principalmente enfocados en EE.UU. y Europa) entre los practicantes y académicos de nuestra región, asumimos la tarea de revisar y resumir la gran mayoría de los artículos que ganaron este premio. Esto, sin perjuicio de que aquellas piezas que no cubrimos en este especial, puedan ser tratadas con posterioridad.
Esta nota se refiere al artículo titulado “Antitrust and Trademark Settlements”, escrito en coautoría por C. Scott Hemphill y Erik Hovenkamp, que fue el ganador de la categoría de propiedad intelectual.
En él, los autores explican que el derecho de marcas no genera una inmunidad a la intervención del derecho de la competencia frente a los acuerdos conciliatorios en el marco de procesos por violaciones marcarias.
Advierten que este campo ha sido poco explorado por la doctrina y las cortes, siendo hoy un aspecto de la mayor importancia en el mercado de la publicidad en plataformas de búsqueda en internet. Además, señalan que el derecho de la competencia puede beneficiarse en el estudio de restricciones sobre marcas de las doctrinas aplicadas sobre “pagos por retardo” (pay-for-delay) en patentes.
El texto se divide en cinco partes, la introducción, tres bloques de contenido y unas conclusiones. La primera de las tres partes centrales, trata sobre los efectos restrictivos de los acuerdos en procedimientos judiciales por violaciones marcarias. La segunda, señala los efectos restrictivos de las conciliaciones en estos procedimientos bajo un enfoque probabilístico de las marcas registradas e identifica cuándo dichos acuerdos no son razonables. La tercera, presenta una evaluación de las justificaciones potencialmente procompetitivas.
A continuación, abordamos el artículo siguiendo la estructura del paper.
Las conciliaciones judiciales en procesos marcarios en el mercado de la publicidad en motores de búsqueda en internet (o publicidad de pago en buscadores), pueden generar problemas de libre competencia. La publicidad de pago en buscadores se caracteriza por la muestra de anuncios “teledirigidos” a los usuarios en los motores de búsqueda a partir de las “palabras clave” ingresadas en el buscador. Estas palabras clave son subastadas por la plataforma, siendo los anuncios del mejor postor los que se muestren en los resultados.
Se trata de publicidad que puede generar información de gran valor para los consumidores, tanto sobre precios como sobre las características más relevantes de los bienes y servicios que publicitan las marcas. Sin embargo, esta característica de la publicidad en internet también puede generar incentivos para que las marcas adelanten acuerdos restrictivos que limiten el flujo de información que beneficia a los consumidores.
En el artículo se busca llenar el vacío de la literatura especializada y la casuística, sobre las restricciones a la libre competencia producto de acuerdos para el uso de marcas en el marco de procesos judiciales sobre violación marcaria.
La relación entre la publicidad y la competencia a través de plataformas genera diferentes aspectos de interés, por ejemplo, desde la propia naturaleza del derecho de marcas, se busca evitar la confusión de los consumidores sobre el origen empresarial de los productos. Otro ejemplo, sin embargo, es la preocupación del derecho de la competencia respecto de los acuerdos entre competidores que, invocando el derecho marcario, restringen la competencia.
Este último problema se vio reflejado en la demanda interpuesta por 1-800 Contacts, empresa líder en la venta de lentes de contacto, en contra de la cadena farmacéutica Walgreens, por el uso que esta hacía de la marca de 1-800 Contacts en las palabras clave del buscador para ofrecer publicidad en línea. Situación que, según la demandante, generaba un riesgo de confusión de las marcas de cada empresa.
Posteriormente, 1-800 Contacts concilió con Walgreens acordando que ninguna de las empresas realizaría publicidad que involucrara el nombre de la otra empresa competidora.
Cabe destacar que, con el acuerdo, 1-800 Contacts obtuvo un mejor resultado que lo que hubiera obtenido de una decisión favorable a su demanda en el juicio. Lo anterior, puesto que el juicio no involucraba un acuerdo mutuo para que las marcas no apareciesen en todos resultados de búsqueda de marcas ajenas, sino solo aquellos que se prestarían para confusión.
Además, 1-800 Contacts también celebró acuerdos similares con otras trece empresas competidoras, que sumadas representan la mayor parte del mercado de ventas de lentes de contacto en línea.
Los autores señalan que esta clase de acuerdos son comunes en otras industrias, tales como la aeronáutica, la hotelera y la de tarjetas de crédito, y que pueden privar a los consumidores de información importante sobre la existencia de productos competidores. Fundamentalmente, advierten que estos acuerdos tienen la capacidad de restringir la efectividad de la competencia en precios en el mercado de ventas en línea. Lo anterior, especialmente cuando los competidores menos conocidos y con menores precios no pueden transmitir información a los consumidores sobre sus ventajas.
Atendiendo a estos hechos, los autores se preguntan: ¿bajo cuáles circunstancias los acuerdos para terminar, o evitar, juicios por violaciones marcarias atentan contra el derecho de la competencia?
Para responder esta pregunta, los autores primero proponen diferenciar dos tipos de acuerdo: (i) los que limitan la habilidad de un competidor para elegir la marca de sus productos; y (ii) los que limitan la habilidad de un competidor para dirigir su publicidad a sus ventajas comparativas respecto de otro producto de otra marca.
Un ejemplo del primer tipo, puede ser un acuerdo para que una empresa de limpieza no utilice su marca de limpiador de pisos en un nuevo producto desinfectante de cocina, donde competiría con otra empresa que tiene una marca para desinfectar cocinas que puede generar confusión a los consumidores. Este aspecto fue discutido en el caso Clorox Co. V. Sterling Winthrop (117 F.3d at 52–54), donde se concluyó que dicho acuerdo no presentaba riesgos de libre competencia.
Sin embargo, los autores precisan que de esta tipología de acuerdos sí se pueden derivar efectos adversos a la competencia. Estos serían: (i) desincentivar la entrada de una marca ya reconocida por los consumidores a un nuevo mercado por razón de los costos que puede generar la creación y posicionamiento de una nueva marca y; (ii) generar que el uso exclusivo de un término o nombre genérico que sirve para denotar un producto cause el incremento de los costos a los competidores para diferenciar sus productos.
Por su parte, un ejemplo del segundo tipo de acuerdos lo encontramos en el asunto California Dental (526 U.S. 756 (1999)). En este caso la Federal Trade Commission (“FTC”) intentó impugnar la implementación de un código de ética para la práctica de la odontología que prohibía la publicidad referida a la calidad de los servicios y la oferta de descuentos.
La Asociación de Odontólogos de California indicó que dichas restricciones eran necesarias para evitar información engañosa, porque los destinatarios carecían de la experticia para evaluar la calidad y los descuentos en dicho mercado por su propia cuenta. Argumento que fue acogido por la Corte Suprema.
Los autores critican este fallo, señalando que ya existían acciones jurídicas para proteger a los pacientes en caso de que ocurrieran problemas de publicidad engañosa (p. ej., las que emanan de la sección 5 de la FTC Act). Además, argumentan que se trataba de un acuerdo que no diferenciaba entre los elementos procompetitivos y anticompetitivos que puedan surgir de esta clase de publicidad.
A partir de los casos anteriores, en el artículo se diferencian dos tipologías de restricciones a la competencia que pueden generar las conciliaciones judiciales en procesos marcarios. Una relacionada con límites al uso de la propia marca para entrar a un nuevo mercado y otra relacionada con la prohibición del uso de la marca de un competidor para entregar información a los consumidores sobre otras alternativas de consumo competidoras en mercados digitales. La primera generaría mayores costos a la empresa por la necesidad contractual de diferenciar sus productos de aquellos de la empresa incumbente; mientras que la segunda priva a los consumidores de información comparativa sobre la existencia, características y precios de productos menos conocidos en el mercado.
El caso 1-800 v. Wallgreen levanta la duda sobre la licitud de las restricciones para que un competidor dirija su publicidad en contra de otro producto de otra marca.
Al respecto, el artículo se plantea la necesidad de diferenciar entre restricciones que emanan de órdenes judiciales y las que derivan de acuerdos conciliatorios.
Las primeras implicarían verdaderas excepciones al derecho de la competencia, al tratarse de un procedimiento judicial que da primacía al derecho marcario sobre el derecho de la competencia. En las segundas, por el contrario, los competidores en conjunto crearían excepciones “artificiales” que podrían ser restrictivas de la competencia. Lo anterior, al extender de forma contractual y privada el alcance de los derechos de propiedad intelectual, más allá de lo establecido por la ley.
En este último escenario, es necesario señalar que el derecho de la competencia tiene la capacidad de prohibir acuerdos conciliatorios en procesos marcarios que sean más perjudiciales para los consumidores que cualquier otro resultado de dicho proceso. Al respecto, es relevante considerar si se trata de acuerdos: (i) excesivamente amplios, que dejan peor a los consumidores de lo que resultaría una sentencia que dé primacía al derecho marcario; o (ii) que configurarían un acuerdo colusorio, donde el titular de una marca reconocida induce a sus competidores a competir de una forma menos agresiva a cambio del pago de algunos valores o beneficios recíprocos por evitar la competencia.
Sobre el primer aspecto, los autores consideran que una forma de aproximarse a esta problemática puede ser a través del cálculo del resultado esperado del litigio marcario, como ha ocurrido en materia de patentes para los pagos “pay for delay” (ver notas de CeCo: California y la práctica de pay-for-delay; y Acuerdos Pay-for-delay entre farmacéuticas). Si el presunto infractor del derecho de marca tiene una probabilidad del 50% de ganar el caso, los consumidores tienen derecho a la mitad del beneficio esperado que resulte de dicho litigio. Con ello, el análisis requerido debería preguntase si acaso la conciliación genera un bienestar menor a los consumidores que dicho punto base del 50%.
Sin embargo, se preguntan ¿cómo un juez puede identificar supuestamente la probabilidad del titular de la marca de ganar un juicio como elemento contrafactual a una conciliación?
En estos términos, reconocen lo dicho por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “FTC v. Actavis, Inc.” (570 U.S. 136, 157 (2013)) donde se señala que tal análisis sería desgastante en tiempo, complejo y costoso. Así, indican que los jueces no tienen que preocuparse tanto por las probabilidades, sino sobre las consecuencias del proceso. Esto es, en primer lugar, indagar por la naturaleza de la conciliación, y, en segundo lugar, preguntarse y verificar si el acuerdo es más restrictivo de la competencia de lo que sería cualquier resultado final del proceso marcario.
En cuanto a la naturaleza del acuerdo, esta se referiría al conjunto de restricciones y pagos que se definen en él, y que demuestran que la conciliación se desvía del posible resultado de una decisión final y pueden causar un daño a los consumidores. Con esto, el análisis permite explicar los efectos restrictivos de una conciliación sin especular por las probabilidades de un resultado final.
Sobre el eventual efecto restrictivo del acuerdo, en comparación con el proceso marcario, los autores señalan que habría que identificar si se trata de acuerdos conciliatorios que pueden ser excesivamente amplios para dejar peor a los consumidores de lo que resultaría una sentencia que dé primacía al derecho marcario.
Al respecto, puede observarse el alcance del uso de la marca en el mercado y el alcance de la probabilidad de confusión con relación al acuerdo, comparando cada uno de ellos con el resultado que puede esperarse de una decisión favorable al demandante.
Por ejemplo, un acuerdo que iría más allá del alcance del uso de la marca en el mercado, podría ser la conciliación del asunto 1-800 Contacts, donde Walgreens acordó utilizar la marca de su rival como una “palabra clave negativa” (“negative keyword”). Esto es, solicitó al buscador que no se muestren resultados con los productos de la marca Walgreens cuando alguien busque “1-800 Contacts”.
En este caso, Walgreens estaría limitando su participación en el mercado y con ello la competencia existente entre las marcas, al limitar el buscador en la presentación de resultados cuando aparezca en la búsqueda “1-800 Contacts”. Así, el alcance del acuerdo conciliatorio iría más allá de lo que se puede esperar de una decisión final que favorezca al demandante 1-800 Contacts, en perjuicio de los consumidores.
Por su parte, sobre el alcance de la posibilidad de confusión, la infracción de un derecho marcario requiere evaluar la probabilidad de generar confusión en los consumidores, lo cual depende de las prácticas de mercadeo del demandado. Así, si lo que se consigue con el acuerdo es eliminar cualquier posibilidad de confusión en el mercado, dicho acuerdo conciliatorio puede ir más allá de lo que una decisión final podría conceder al demandante.
Por ejemplo, si el acuerdo conciliatorio determina que el demandante no puede realizar ningún tipo de anuncio sobre su marca donde aparezca la marca del demandante, dicho acuerdo excedería lo que efectivamente un demandante puede lograr en un juicio por violación del derecho de marcas.
Sobre la existencia de un acuerdo colusorio en el marco de una conciliación judicial en un proceso marcario, los autores realizan una analogía con los casos de patentes y las restricciones de naturaleza “pago por la demora”. En estos casos, los competidores acuerdan: (i) que el demandado solo entrará al mercado cuando expire la patente y; (ii) que el demandado recibirá un pago por parte del demandante u otro beneficio comparable, como por ejemplo, una restricción mutua de competencia.
La preocupación que generan dichos acuerdos para la libre competencia obedece a que, el pago que realiza el demandante al demandado por infracción al derecho de patentes le permite lograr restricciones mayores a la competencia que la que se lograría con una sentencia favorable. En igual sentido, sobre marcas, se puede identificar que por medio de un pago también se puede suprimir la publicidad competitiva entre el demandante y el demandado.
Por ejemplo, en el asunto 1-800 Contacts y Walgreens, se concilió que ninguna de las partes usaría la marca del otro como palabra clave de búsqueda en las plataformas de buscadores de internet. Esta práctica si bien no suspende totalmente la competencia entre dichas empresas, sí limita un canal de gran importancia para la comercialización de sus productos, que sería suficiente para una responsabilidad por un acuerdo restrictivo de la competencia.
En el marco de un procedimiento que atienda a los problemas de libre competencia que pueda generar los acuerdos conciliatorios en procesos judiciales sobre marcas, las partes están habilitados para presentar justificaciones procompetitivas de su conducta.
Entre las justificaciones que pueden ser ofrecidas, se encuentran: (i) evitar comportamientos de buscador de rentas (“free rider”); (ii) la falta de alternativas menos restrictivas; (iii) protección de los derechos de propiedad intelectual y disminución de costos litigiosos; (iv) administración del acuerdo en el marco de demandas recíprocas entre las partes; y/o (v) restricciones superfluas.
Los autores sostienen que el derecho de la competencia no puede ser usado para extender el derecho de marcas de un titular con el efecto de legitimar restricciones a la libre competencia y afectar el bienestar del consumidor. En este sentido, la evaluación de la justificación de un acuerdo conciliatorio no debe recaer en los problemas o deficiencias del régimen de propiedad intelectual, buscando soluciones particulares con un acuerdo que beneficie solamente a las partes.
Con el desarrollo del comercio electrónico a través de plataformas, los consumidores confían cada vez más en dicho medio para obtener información sobre los productos que desean adquirir. Este hecho hace que la intersección entre el derecho de marcas y la libre competencia cobre mayor importancia para el bienestar de los consumidores.
El derecho de la competencia no se ha preocupado mucho de cómo las conciliaciones en procesos judiciales sobre marcas pueden afectar las dinámicas de los mercados. El artículo propone un estudio que trata de llenar el vacío existente sobre esta relación, argumentando que no se debe presumir la inocuidad del derecho de la competencia sobre los acuerdos o conciliaciones que solucionan las disputas por violaciones marcarias.
La propuesta no busca impedir conciliaciones en el marco de procesos marcarios, sino que dicha institución no sea utilizada como un mecanismo que permite ampliar la protección de propiedad intelectual en favor de los intervinientes, pero en perjuicio del bienestar de los consumidores.
El trabajo propone como forma de análisis de las restricciones que generan dichas conciliaciones, el estudio de la naturaleza del acuerdo. En particular, indagar sobre su capacidad de ir más allá de lo que garantiza el derecho de marcas y con ello, del resultado que podría ocurrir si el demandante fuera el vencedor en el juicio. Para ello, se puede identificar, de un lado, las condiciones del acuerdo que van más allá de lo que garantiza el derecho de marcas y, de otro lado, si la conciliación constituye un acuerdo colusorio que pretende repartir beneficios de una restricción individual o mutua sobre el proceso competitivo, en especial, sobre la publicidad. En este último caso, los jueces pueden análogamente aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema en el asunto Actavis.
